COMPETENCIA DE LA CÁMARA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

TIENE LA POTESTAD DE ANALIZAR, SÍ LA ACTUACIÓN DEL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, INFRINGE LO DISPUESTO EN EL ART. 9 DE LA LMOSD LITERAL J), PUESTO QUE NO SUPONE LA DECLARACIÓN DE UN ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL; SINO QUE TIENE POR OBJETO LA INSCRIPCIÓN O NO DE LA MARCA O SIGNO

b. Con relación a lo anterior, esta Sala advierte que la pretensión de la demandante era que la Cámara se pronunciara en el sentido de declarar la ilegalidad de los actos impugnados con motivo de que la autoridad demandada no valoró la concurrencia de la prohibición para registro de una marca establecida en el art. 9 literal j) de la LMOSD, que se refiere a que por medio de esta se pueda perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.

En ese sentido, de conformidad con lo consignado previamente, la constatación previa de los supuestos enunciados en los artículos 8 y 9 de la LMOSD forma parte de la función administrativa que la ley le encomienda al registrador; por lo que, la Cámara tiene la potestad de analizar, oportunamente, a través de la sentencia si la actuación del registrador infringe lo dispuesto en el art. 9 de la LMOSD específicamente en lo que atañe al examen de la prohibición contenida su literal j). En consecuencia, la improponibilidad no obedece a un motivo válido. Y es que, se insiste, con dicho análisis no se está determinando o decidiendo si el registro de la marca constituye un acto de competencia desleal, sino, corresponde a un examen preventivo, en el cual se analice si de los elementos objetivos aportados, puede deducirse que la solicitud de registro se hizo para factibilizar la posibilidad de generar un acto de este tipo.

c. Ahora bien, según consta en auto definitivo venido en apelación, la Cámara basó su argumento para declarar la improponibilidad sobrevenida parcial de la demanda, en el hecho que el mismo Tribunal había emitido una serie de precedentes en los cuales consideraba que los hechos que se alegaren, vinculados a la competencia desleal, como lo previsto en el art. 9 literal j) de la LMOSD, es competencia de los tribunales en materia civil y mercantil.

De forma particular, el Tribunal a quo sostiene que al interpretar sistemáticamente los artículos 100, 101, 102 y 113 de la LMOSD, se concluye que “el legislador decidió darle competencia a los tribunales civiles y mercantiles —mientras no se creen los tribunales especializados en la materia— para la constatación y declaración del carácter ilícito de un presunto acto de competencia desleal […] la verificación de un acto de competencia desleal está encomendada a exclusivamente al área jurisdiccional mediante un proceso constitucionalmente configurado, en el que se brinden todas las garantías necesarias a todos los sujetos intervinientes. […] la LMOSD no otorga una potestad discrecional a las autoridades administrativas —sea esta el registrador, Director u otro con competencia en el procedimiento registral— para declarar una eventual o futura competencia desleal, sino que expresamente señaló que el interesado debe iniciar un proceso judicial para confirmar el ilícito; y, una vez comprobada tal circunstancia, se pueden realizar las gestiones pertinentes para la oposición —art. 9 letra “j”— o en su caso, la declaratoria de nulidad respectiva, tal como lo dispone el art. 39 de la LMOSD […]”

Conforme a lo establecido por la Cámara en la resolución recurrida, esta Sala insiste que el control judicial de los tribunales civiles y mercantiles a que hace referencia, es un control posterior al registro de una marca o signo distintivo, pues la competencia desleal que se ha de determinar en esa vía judicial ha de tener como premisa la utilización efectiva de la marca o signo distintivo, es decir, que ya se encuentre efectivamente inscrito.

No obstante, en el caso que nos ocupa, el examen que hace el registrador al analizar una marca sujeta a registro de los supuestos del art. 8 y 9 de la LMOSD, es un control preventivo, que no supone declaración alguna de un acto de competencia desleal; sino que tiene por objeto la inscripción o no de la marca o signo de que se trate. En este sentido, es errónea la estimación de la Cámara relativa a que carece de competencia para efectuar dicho examen.

Por el contrario, en virtud de la pretensión incoada en la primera instancia [que obliga la verificación de si la autoridad pública valoró o no, en el caso concreto, la concurrencia de la prohibición del art. 9 literal j) de la LMOSD]; la Cámara está en la obligación de realizar el análisis de los actos administrativos impugnados y corroborar si dicha valoración se verificó o no. Este control judicial en nada afecta la competencia de la Cámara pues el mismo se circunscribe a verificar, en los actos administrativos objetados, el análisis expreso de un elemento reglado de la potestad administrativa que se ejerció. Evidentemente, no se trata de que la Cámara determine la existencia de competencia desleal, sino de que dicho Tribunal establezca si hay una omisión de valoración en relación a la prohibición de la referida norma jurídica, lo cual no invade las competencias de los tribunales civiles y mercantiles de conformidad con el art. 113 de la LMOSD.

En este sentido, es necesario aclarar que la Cámara se debe limitar a verificar si en la resolución impugnada consta o no, el análisis del art. 9 letra j) de la LMOSD, con las consecuencias que esto conlleve. Este aspecto, es lo que representa el control judicial de la Cámara en relación a la función administrativa ejercida por las autoridades demandadas en este caso.

Así, y de conformidad con lo planteado por la parte actora en su demanda, la Cámara erró al declarar la improponibilidad sobrevenida parcial por falta de presupuestos materiales, pues no se estaba solicitando que dicho Tribunal calificara si existía o no competencia desleal por el registro de la marca “Keykin” con “diseño de Keykin” de vaquero; sino, que se pronunciare sobre el cumplimiento de la función administrativa encomendada al registro de la propiedad intelectual, de la verificación previo al registro de la marca, de cada uno de los supuestos previstos en los artículos 8 y 9 de la LMOSD, de entre los cuales se encuentra el establecido en el literal j) de esta última disposición y, sobre ello, determinar la procedencia o no de la inscripción de la marca que se solicitó.

Por lo dicho, de atenderse la tesis errada de la Cámara, se vaciaría de contenido el art. 9 literal j) de la LMOSD, suprimiéndose la eficacia normativa reconocida en el mismo y por lo tanto, la función administrativa encomendada al registrador en materia de inscripción de marcas y signos distintivos. Asimismo, el razonamiento de la Cámara invita a anular la potestad administrativa conservativa que el ordenamiento jurídico expresamente ha concedido al registrador en el presente caso, generando que la Administración pública carezca de un mecanismo de protección en el marco de la inscripción de signos distintivos y frente a eventuales prácticas de competencia desleal.”

 

19-24-RA-SCA