COMPETENCIA DE LA CÁMARA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
TIENE LA POTESTAD DE ANALIZAR, SÍ LA ACTUACIÓN DEL REGISTRADOR DE
LA PROPIEDAD INTELECTUAL, INFRINGE LO DISPUESTO EN EL ART. 9 DE LA LMOSD LITERAL
J), PUESTO QUE NO SUPONE LA DECLARACIÓN DE UN ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL; SINO
QUE TIENE POR OBJETO LA INSCRIPCIÓN O NO DE LA MARCA O SIGNO
“b. Con relación a lo
anterior, esta Sala advierte que la pretensión de la demandante era que la
Cámara se pronunciara en el sentido de declarar la ilegalidad de los actos
impugnados con motivo de que la autoridad demandada no valoró la concurrencia
de la prohibición para registro de una marca establecida en el art. 9 literal
j) de la LMOSD, que se refiere a que por medio de esta se pueda perpetrar o
consolidar un acto de competencia desleal.
En ese sentido, de conformidad
con lo consignado previamente, la constatación previa de los supuestos
enunciados en los artículos 8 y 9 de la LMOSD forma parte de la función
administrativa que la ley le encomienda al registrador; por lo que, la Cámara
tiene la potestad de analizar, oportunamente, a través de la sentencia si la
actuación del registrador infringe lo dispuesto en el art. 9 de la LMOSD
específicamente en lo que atañe al examen de la prohibición contenida su literal
j). En consecuencia, la improponibilidad no obedece a un motivo válido. Y
es que, se insiste, con dicho análisis no se está determinando o decidiendo si
el registro de la marca constituye un acto de competencia desleal, sino,
corresponde a un examen preventivo, en el cual se analice si de los elementos
objetivos aportados, puede deducirse que la solicitud de registro se hizo para
factibilizar la posibilidad de generar un acto de este tipo.
c. Ahora bien, según consta en auto definitivo venido en apelación,
la Cámara basó su argumento para declarar la improponibilidad sobrevenida
parcial de la demanda, en el hecho que el mismo Tribunal había emitido una
serie de precedentes en los cuales consideraba que los hechos que se alegaren,
vinculados a la competencia desleal, como lo previsto en el art. 9 literal j)
de la LMOSD, es competencia de los tribunales en materia civil y mercantil.
De forma particular, el Tribunal
a quo sostiene que al interpretar sistemáticamente los artículos 100,
101, 102 y 113 de la LMOSD, se concluye que “el legislador decidió darle
competencia a los tribunales civiles y mercantiles —mientras no se creen los
tribunales especializados en la materia— para la constatación y declaración del
carácter ilícito de un presunto acto de competencia desleal […] la verificación
de un acto de competencia desleal está encomendada a exclusivamente al área
jurisdiccional mediante un proceso constitucionalmente configurado, en el que
se brinden todas las garantías necesarias a todos los sujetos intervinientes.
[…] la LMOSD no otorga una potestad discrecional a las autoridades
administrativas —sea esta el registrador, Director u otro con competencia en el
procedimiento registral— para declarar una eventual o futura competencia
desleal, sino que expresamente señaló que el interesado debe iniciar un proceso
judicial para confirmar el ilícito; y, una vez comprobada tal circunstancia, se
pueden realizar las gestiones pertinentes para la oposición —art. 9 letra “j”—
o en su caso, la declaratoria de nulidad respectiva, tal como lo dispone el
art. 39 de la LMOSD […]”
Conforme a lo establecido por
la Cámara en la resolución recurrida, esta Sala insiste que el control judicial
de los tribunales civiles y mercantiles a que hace referencia, es un control
posterior al registro de una marca o signo distintivo, pues la competencia
desleal que se ha de determinar en esa vía judicial ha de tener como premisa la
utilización efectiva de la marca o signo distintivo, es decir, que ya se
encuentre efectivamente inscrito.
No obstante, en el caso que
nos ocupa, el examen que hace el registrador al analizar una marca sujeta a
registro de los supuestos del art. 8 y 9 de la LMOSD, es un control preventivo,
que no supone declaración alguna de un acto de competencia desleal; sino que
tiene por objeto la inscripción o no de la marca o signo de que se trate. En
este sentido, es errónea la estimación de la Cámara relativa a que carece de
competencia para efectuar dicho examen.
Por el contrario, en virtud de
la pretensión incoada en la primera instancia [que obliga la verificación de si
la autoridad pública valoró o no, en el caso concreto, la concurrencia de la
prohibición del art. 9 literal j) de la LMOSD]; la Cámara está en la obligación
de realizar el análisis de los actos administrativos impugnados y corroborar si
dicha valoración se verificó o no. Este control judicial en nada afecta la
competencia de la Cámara pues el mismo se circunscribe a verificar, en los
actos administrativos objetados, el análisis expreso de un elemento reglado de
la potestad administrativa que se ejerció. Evidentemente, no se trata de que la
Cámara determine la existencia de competencia desleal, sino de que dicho Tribunal
establezca si hay una omisión de valoración en relación a la prohibición de la
referida norma jurídica, lo cual no invade las competencias de los
tribunales civiles y mercantiles de conformidad con el art. 113 de la LMOSD.
En este sentido, es necesario
aclarar que la Cámara se debe limitar a verificar si en la resolución impugnada
consta o no, el análisis del art. 9 letra j) de la LMOSD, con las consecuencias
que esto conlleve. Este aspecto, es lo que representa el control judicial de
la Cámara en relación a la función administrativa ejercida por las autoridades
demandadas en este caso.
Así, y de conformidad con lo
planteado por la parte actora en su demanda, la Cámara erró al declarar la
improponibilidad sobrevenida parcial por falta de presupuestos materiales, pues
no se estaba solicitando que dicho Tribunal calificara si existía o no
competencia desleal por el registro de la marca “Keykin” con “diseño de Keykin” de vaquero;
sino, que se pronunciare sobre el cumplimiento de la función administrativa
encomendada al registro de la propiedad intelectual, de la verificación previo
al registro de la marca, de cada uno de los supuestos previstos en los
artículos 8 y 9 de la LMOSD, de entre los cuales se encuentra el establecido en
el literal j) de esta última disposición y, sobre ello, determinar la
procedencia o no de la inscripción de la marca que se solicitó.
Por lo dicho, de atenderse la
tesis errada de la Cámara, se vaciaría de contenido el art. 9 literal j) de la
LMOSD, suprimiéndose la eficacia normativa reconocida en el mismo y por lo
tanto, la función administrativa encomendada al registrador en materia de
inscripción de marcas y signos distintivos. Asimismo, el razonamiento de la Cámara
invita a anular la potestad administrativa conservativa que el ordenamiento
jurídico expresamente ha concedido al registrador en el presente caso,
generando que la Administración pública carezca de un mecanismo de protección
en el marco de la inscripción de signos distintivos y frente a eventuales
prácticas de competencia desleal.”
19-24-RA-SCA