PROCESO DE NULIDAD DE INSCRIPCIÓN
REGISTRAL DE MARCA
PROCEDE CASAR LA SENTENCIA POR HABER INCURRIDO LA CÁMARA EN APLICACIÓN INDEBIDA DE LEY, EN VIRTUD QUE EN EL FALLO OBJETO DE IMPUGNACIÓN RAZONÓ RESPECTO DE LA FALTA DE CONFIGURACIÓN DE COMPETENCIA DESLEAL SIN QUE FUERA PARTE DEL OBJETO LITIGIOSO DE LA DEMANDA
“En lo que atañe a la
denuncia casacional en cuestión, es imperioso determinar, si tal como lo afirma
el recurrente, la pretensión de declaratoria de competencia desleal formaba
parte o no de las pretensiones en el proceso de autos, y de ser así, realizar
la constatación de la aplicación en la fundamentación de la sentencia impugnada
de los presupuestos normativos que atañen a dicha pretensión estatuidos en los
Arts. 100, 101 y 102 de la Ley de Marcas que definen, delimitan y determinan
quiénes son sujetos de la acción de competencia desleal, de tal forma que, una
vez verificada la configuración o no del vicio objeto de análisis, tenga lugar
la estimación del recurso de que se trata, con el pronunciamiento de fondo
respectivo o se declare la desestimación del mismo, según sea el caso.
Respecto a la pretensión
de competencia desleal
Al realizarse el análisis
correspondiente del escrito de demanda, así como del escrito de evacuación de
prevenciones agregados respectivamente de fs. […], este Tribunal observa, que
si bien, la sociedad impetrarte al fundamentar fáctica y jurídicamente su
pretensión, hace alusión en cuanto a la inscripción indebida de la marca demandada
“CHIKUNDENG OFF” (que dicho sea de paso, añade ha sido en empleo de la misma
“grafía” o “letra” estilizada), lo que –a su juicio- conlleva un provecho
indebido y se configura en una competencia desleal en perjuicio de [...], en la parte expositiva de la demanda específicamente a
fs. […], el actor impetrante aclara, que la pretensión radica en la
declaratoria de “[…] nulidad del registro de la marca “CHIKUNDENG OFF” […]”, lo
que –vale dentar- es concordante con el petitorio relacionado en dicha demanda
a fs. […].
No está demás remarcar,
lo argumentado por el recurrente en el escrito de casación, y que fue
relacionado expresamente en la demanda (fs. […]), en lo relativo a la finalidad
ilustrativa para el juez de la causa, el hecho que se haya incorporado prueba
atinente al diseño de la marca “OFF” (estilización de la letra), así como del
color naranja característico en los envases utilizados en la comercialización
del producto “OFF” particularidades que –a juicio del recurrente- han sido
imitados por la marca “CHIKUNDENG OFF”, que -en definitiva--derivan en competencia
desleal conforme lo regulado en el arts. 100 y siguientes de la Ley de Marcas,
por lo que el licenciado […] puntualizó, que en nombre de su mandante –citamos
literalmente-:“[…] se reserva el derecho de hacer cesar mediante acciones
judiciales respectivas, una vez se declare la nulidad del registro “CHIKUNDENG
OFF”. […]”
En razón de lo ut supra
expuesto, esta Sala de casación, puede concluir, que la declaratoria de
competencia desleal nunca formó parte de las pretensiones objeto de decisión en
el proceso de autos pudiendo afirmar de forma indubitable, que la única
pretensión contenida en la demanda consiste en la declaratoria de nulidad de la
inscripción registral de la marca “CHIKUNDENG OFF” propiedad de la sociedad
demandada [...].
En relación a la
aplicación indebida de los arts. 100, 101 y 102 de la Ley de Marcas.
En cuanto a la
configuración del vicio de fondo objeto de examen, ha podido constatarse la
comisión del mismo en la sentencia impugnada, pues si bien, la aplicación de
los arts. 100, 101 y 102 de la Ley de Marcas no ha sido relacionada
expresamente en el fallo, sus presupuestos normativos si lo han sido en la
motivación jurídica de la sentencia, ello ante el criterio del Tribunal ad
quem, respecto a que el medio idóneo para la acreditación de la confusión de
las marcas contendientes lo constituye la practica e incorporación al proceso
de autos del dictamen pericial de estudio de mercado respectivo [criterio en
referencia, que se encuentra evidenciado en el párrafo segundo del numeral
5.1.8.) al fs. […] de la sentencia de segunda instancia]. Lo anterior, no
obstante, que tal prueba técnica, es de pertinencia para el establecimiento -en
este caso- de la competencia desleal, pretensión que se remarca, no forma parte
de la demanda objeto del proceso de que se trata, pues en diferentes
precedentes jurisprudenciales este Tribunal amparado en el art. 330 inciso 2°
CPGM, se ha valido del medio probatorio de cotejo sucesivo marcario –entre
otros-, para el establecimiento de los extremos de la pretensión de la demanda.
De igual forma, a lo
largo de la parte argumentativa o justificativa de la sentencia objeto de
impugnación, la Cámara ad quem evoca directamente a la competencia desleal al
realizar las acotaciones perfiladas en el numeral 5.1.9) del fs. […] de la
sentencia de segunda instancia, así: a) riesgo de confusión debido a la
imitación desleal, b) efectos producidos por la competencia desleal, que
afectan directamente a un competidor, pero con la aclaración, de que en los
casos en que el comerciante desleal goza de posición dominante en el mercado,
esto conlleva a la limitación o restricción significativa de una proba o sana
competencia, en que no solo se ven afectados los derechos económicos de un
competidor, sino también los intereses de una colectividad de mercado, la que
–refieren- es una conducta susceptible de tutela; c) desarrolla como acusación
desleal, la forma de ofrecer un producto en el mercado, que genera en la
representación mental del potencial consumidor, un riesgo de confusión con otro
comercializado con interioridad.
En el párrafo primero
parte final del numeral 5.1.11) del fs. […] vuelto de la pieza de segunda
instancia, la Cámara Ad quem vuelve a perfilar la aplicación indebida de los
arts. 100, 101 y 102 de la Ley de Marcas, pues niega la procedencia de
declaratoria de nulidad de la marca demandada, al plasmar la, exigencia
implícita para el establecimiento de la confusión entre la marca preponderante
“OFF” y la marca “CHIKUNDENG OFF”, de la necesidad de una prueba técnica de
estudio de mercado, en tanto afirma, que no se ha establecido el riesgo de
confusión, en virtud de que se intentó “[...] el establecimiento de la
similitud entre ellas, e incluso el uso de la misma en el comercio, pero no se
vertió prueba alguna de la imitación del producto amparado con la marca
demandante, por medio de un conglomerado susceptible de ser confundido, es
decir, el consumidor. [...]” (sic)
En lo que al peritaje
privado de cotejo marcario se refiere, éste fue realizado a instancia de la
parte actora, y el Tribunal ad quem, razonó su desestimación probatoria en la
insuficiencia de aquél para la acreditación de la “[...] violación marcaria
[...]”, basando tal razonamiento en que el mismo es deficiente para probar el
elemento de confusión en el consumidor, que derive en la nulidad de inscripción
de la marca “CHIKUNDENG OFF”, pues tal medio técnico –a criterio del Tribunal
ad quem-, “[...] debe tener la cualidad y capacidad de poner en evidencia
técnica, que al exponerse los productos en el mercado pueden crear en el
consumidor una confusión, de tal manera que puede existir un aprovechamiento
ilícito de un distintivo en relación a otro que está inscrito y que supone ser
el aceptado por su calidad y prestigio, configurándose la competencia desleal
en términos de aprovechamiento de fama comercial de la marca. [...]" […].
En el literal 5.1.14 que
consta a fs. […], el Tribunal de Segunda Instancia insiste en la falta de acreditación
probatoria para estimar los actos de competencia desleal, a que considera que
ante la situación “[...] previamente planteada y del análisis de la prueba
pericial aportada, se denota que ninguna de las pruebas aportadas fue dirigida
al sector de la población denominado público consumidores.-- (...) habiendo
evaluado los elementos que constituyen el riesgo de confusión se estima que no
se logró acreditar que existieran actos de competencia desleal, capaces de
producir un efecto de confusión o asociación en los productos que se analizan
en el mercado consumidor, en vista de lo cual, no puede inferirse el riesgo
alegado por parte de la sociedad demandante, por lo que acoge el punto de
apelación planteado. [...]”
Finalmente la Cámara
Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, concluye su sentencia
acotando que, “[...] en el caso de que se trata, la prueba aportada en el
proceso no es útil para determinar que una marca contendiente, pueda llevar a
los consumidores a un riesgo que induzca a confundirla con otra marca
registrada, sea ésta notoria o no, debiendo suministrarse evidencia de campo
que permita verificar que puede darse una probabilidad de error al momento de
adquirir un producto amparado en una marca. [...]” Consecuentemente, el Tribunal
en referencia, revocó la sentencia recurrida, y ordenó fallar lo que conforme a
derecho corresponde, es decir, declarando la desestimación de la pretensión de
nulidad de la marca “CHIKUNDENG OFF”, y eximiendo a la parte demandada de la
respectiva condena en costas procesales.
En concordancia con la
dialéctica argumentativa planteada por la Cámara ad quem, esta Sala ha
constatado la configuración del motivo casacional planteado por el recurrente
licenciado […], pues –en efecto- en la sentencia objeto de impugnación se ha
razonado respecto a la falta de configuración de la competencia desleal por parte de la marca propiedad de la
sociedad demandada, lo que derivó en la
desestimación de la pretensión de la
nulidad marcaria, ello no obstante, que la declaratoria de actos de competencia
desleal no formaba parte del thema
decidendi (tema a decidir) u objeto litigioso contenido en la
demanda. Lo anterior –indubitablemente-, ha conllevado en la
configuración del vicio de fondo de aplicación indebida de los arts. 100, 101 y
102 de la Ley de Marcas, por lo que de conformidad a lo estatuido en el art.
537 inciso 1° CPCM habrá que casar la sentencia recurrida y pronunciar la que
corresponde.”
PROCEDE ACOGER LA PRETENSIÓN DE NULIDAD AL HABERSE ESTABLECIDO LOS PRESUPUESTOS DE LA INFRACCIÓN MARCARIA
“VII. DIAGNOSIS DE LA
SENTENCIA
VII.I. FUNDAMENTOS DE
HECHO Y DERECHO DE LA PRETENSIÓN
- PARTE ACTORA
Del escrito de demanda y
del escrito de evacuación de prevenciones interpuestas por el licenciado […],
en carácter de apoderado de la sociedad [...]. Se
extrae, que la misma se conforma de una sola pretensión, la cual la constituye
la declaratoria de nulidad de la inscripción de la marca “CHIKUNDENG OFF”,
registrada al número ********** del libro ********** del Registro de la
Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros, con la correspondiente
condena de costas procesales.
Dentro de la teoría
Táctica planteada en la demanda agregada de fs. […] de la pieza de primera
instancia, el licenciado […] alega la existencia de violación a los derechos
que confiere a su representada la inscripción con antelación de la marca “OFF”,
en virtud del registro posterior de la marca “CHIKUNDENG OFF” propiedad de la
demandada sociedad [...], la cual ampara productos
contemplados en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios
para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación de Niza), por lo que, el
demandante especifica que la marca infractora es empleada para la
comercialización de repelentes contra insectos, utilizándola “incluso” con el
mismo tipo de letra (grafía estilizada), tal cual es utilizada por la marca
propiedad de la parte actora.
En lo que respecta al
fundamento jurídico de la pretensión, este se basa en la transgresión del art.
39 inciso 1° y 9 literal b) de la Ley de Marcas, los cuales establecen, por un
lado, la acción de nulidad marcaría, los sujetos de la misma y la remisión a
los diferentes presupuestos de la nulidad pretendida-, y el presupuesto
normativo específico en el hace cimentar la declaratoria de nulidad pretendida,
que radica en el registro de la marca “CHIKUNDENG OFF”
conteniendo como uno de sus elementos la denominación OFF, no obstante
–sostiene-, que ésta guarda una “[...] evidente semejanza gráfica, fonética e
ideológica entre las marcas, puesto que la marca que se pretende anular difiere
únicamente la palabra “CHIKUNDENG”, lo cual es un elemento descriptivo que hace
relación a enfermedades conocidas, término sobre el cual no puede pretenderse
exclusividad. [...]”
En términos sustanciales
el apoderado de la parte actora advierte, que basta con una simple comparación
entre las marcas “CHIKUNDENG OFF” y “OFF”, para percatarse de la identidad
gráfica o visual que existe entre las mismas, pues “OFF” es un elemento de la
marca infractora " CHIKUNDENG OFF". En lo relativo a la confusión por
semejanza auditiva, considera el demandante que siendo “OFF” el elemento
preponderante que debe cotejarse, debe considerarse la doctrina que plantea
Diego Chijane Dapkevicius, en su obra “Derecho de Marcas” Pág. 382, en cuanto a
que. “[...] puede concluirse que las denominaciones son altamente semejantes,
ya que ese orden de distribución producirá la sonoridad global de las marcas,
la que impactará y se gravará en la mente de los consumidores. [...]” Al hacer
referencia a configuración de la confusión entre las marcas contendientes por
la semejanza ideológica, alude el licenciado […], que la identidad de las
mismas es indiscutible, pues ambas generan la misma idea o concepto, ya que -
afirma- que la marca “OFF” goza de antigüedad registral y de reconocimiento en
el mercado de repelentes que está bien posicionada en la mente del consumidor
como líder en este sector comercial, por lo que -a su criterio-, se genera una
asociación lógica entre las marcas contendientes al incorporar la marca “OFF”
en la marca cuya nulidad se pretende, más aun cuando las mismas amparan
productos idénticos, es decir, repelentes, que se contemplan en la Clase 5 de
la Clasificación de Niza-, por tanto, concluye que, tal confusión afecta otros
derechos de su representada [...] tal como la dilución
o pérdida del poder distintivo de su marca. “OFF”.
En razón de haber sido prevenido por la Jueza 2 Segundo Civil y Mercantil a fs. […] de la pieza de primera instancia, el actor adecuó el petitorio de su demanda al cuerpo de la misma delimitando el fundamento jurídico de la pretensión de nulidad de registro de marca, basándose el mismo en lo estipulado en los arts. 39 inciso 1° y 3°, y 9 literal b) de la Ley de Marcas. Asimismo, con la finalidad de determinar la causal de nulidad invocada, incorporé al proceso de mérito el dictamen pericial de parte agregado de fs. […] de la pieza de primera instancia. De igual forma, para la acreditación de la representación legal de la sociedad demandada, se anexaron al proceso las certificaciones registrales de constitución de la sociedad demandada [...], y de la credencial de elección de administrador único y suplente de dicha sociedad que constan a fs. […] de la pieza de primera instancia; y tal como se había requerido por la jueza de primera instancia se proporcionó el número de identificación tributaria de dicha sociedad...
VII.II FIJACIÓN DE LA
PRETENSIÓN Y DE LOS TÉRMINOS DEL THEMA DECIDENDI (TEMA A DECIDIR.) U OBJETO
LITIGIOS
VI. II. A) FIJACIÓN DE LA
PRETENSIÓN
La parte actora en su
calidad de propietaria de la marca “OFF”, fundada en la acción de nulidad de
registro marcario estatuida en el art. 39 de la Ley de Marcas, en razón de la
contravención del presupuesto contemplado en el art. 9 literal b) de la
precitada ley, pretende que en el proceso de mérito sea declarada la nulidad
registral de la marca infractora “CHIKUNDENG OFF”, inscrita a favor de la
Sociedad [...] al número **********, del libro ********** del
Departamento de Marcas y otros Signos Distintivos del Centro Nacional de
Registros.
VI.II b) ANÁLISIS DE LA
ACREDITACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS NORMATIVOS DE LA PRETENSIÓN DE NULIDAD
MARCARIA
De acuerdo al jurista
argentino Jorge Otamendi, “[...] marca es el signo que distingue un producto de
otro o un servicio de otro [...]”, tal definición bastante simplista, puede
complementarse con otras funciones que la marca cumple, de tal forma que la
definición de marca dispuesta en el art. 2 de la Primera Directiva del Consejo
de las Comunidades Europeas 89/104/CEE:(https: //wipolex.wipo.int/es text/
12681-5), preceptúa que “[...] Podrán constituir marca todos los signos que
puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras
incluidos los nombres de personas, dibujos, las letras, las cifras, la forma
del producto o su representación, a condición de que tales signos sean
apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de
otras. [...]”
El derecho a la propiedad
intelectual que contempla –entre otros- al derecho marcario, se encuentra
constitucionalmente configurado en el art. 103 Cn, y tal precepto de carácter
primario constituye la base para la regulación secundaria en materia de
propiedad intelectual, y en lo que a marcas concierne, ha dado origen a la
promulgación de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en que descansa la
base jurídica de la pretensión objeto del proceso de que se trata.
En el art. 39 de la Ley
de Marcas que desarrolla lo referente a la nulidad del registro marcario, se
dispone: “[...] A pedido de cualquier persona interesada y previa audiencia del
titular del registro de la marca, la autoridad judicial competente declarará la
nulidad del registro de una marca si éste se efectuó en contravención de alguna
de las prohibiciones previstas en los aras. 8 y 9 de esta Ley. (...) Un pedido
de nulidad fundado en una contravención del Art. 9 deberá iniciarse dentro de
los cinco años posteriores a la fecha del registro. La acción de nulidad no
prescribirá cuando el registro impugnado se hubiese efectuado de mala fe.
[...]” El art. 9 literal b) de la precitada ley en lo pertinente estatuye:
“[...] No podrá ser registrado ni usado como marca o como elemento de ella, un
signo cuando ello afecte a algún derecho de tercero, en los siguientes casos:
(...) b) Si el signo por semejanza gráfica, fonética, olfativa o ideológica con
otras marcas y demás signos distintivos ya registrados o en trámite de registro
a favor de un tercero desde una fecha anterior, para mercancías o servicios
relacionados con productos o servicios protegidos por una marca registrada o en
trámite de registro, dé a probabilidad de confusión. [...]”
La parte actora
recurrente –tal como se ha afirmado en párrafos que anteceden-, fundamenta su
pretensión en la inobservancia en el registro de la marca demandada de lo
dispuesto en el art. 9 lit b) de la Ley de Marcas, en ese sentido, los
presupuestos normativos que la inscripción marcaria debe contravenir para la
configuración de la nulidad pretendida constituyen los siguientes: a) que la
marca propiedad de la actora se encuentre registrada o en trámite de registro
con anterioridad a la marca infractora; b) existencia de semejanza gráfica,
fonética, olfativa o ideológica con la marca demandante; c) que la marcas
infractora ampare mercancías o servicios relacionados con productos o servicios
que distingue la marca registrada o en trámite de registro; y, d) que la
semejanza o similitud entre las marcas enfrentadas dé probabilidad a originar
confusión en el público consumidor.
En este punto –vale
señalar-, que la semejanza o identidad de las marcas puede producirse desde una
perspectiva fonética, gráfica olfativa o conceptual, ámbitos que deben ser
analizados separadamente, y para la apreciación de la existencia de riesgo de
confusión será suficiente la semejanza en cualquiera de estos éstos siempre y
cuando concurra el efecto ulterior de riesgo de confusión.
En el caso de que se
trata, es de significar, que de acuerdo al tratadista español Carlos
Fernández-Nóvoa, las denominaciones susceptibles de convertirse en marcas
pueden tener un significado en el lenguaje común o pueden carecer del mismo. De
ahí, que dicho jurista, así como el tratadista argentino Jorge Otamendi, a este
tipo de denominaciones carentes de significado propio, las clasifiquen como
marcas denominativas caprichosas o de fantasía. En ese sentido, las
denominaciones dotadas de significado propio pueden constituir marcas
sugestivas (Fernández-Nóvoa) o evocaticas (Otamendi) que aluden indirectamente
a la naturaleza o a las características del producto; o bien marcas arbitrarias
cuyo significado no guarda relación alguna con la naturaleza o las
características del producto respectivo.
La pretensión de mérito,
conlleva a la contraposición de la marca denominativa simple propiedad de la
actora “OFF” y la marca denominativa compleja denunciada como infractora
“CHIKUNDENG OFF”, por tanto, tal como se ha realizado en el precedente
jurisprudencial referencia 20-CAM-2017 de las doce horas treinta y cinco
minutos del tres de julio de dos mil diecisiete, para efectos ilustrativos de
las marcas objeto de análisis comparativo, se plasmaran las denominaciones
marcarlas enfrentadas tal constan en sus respectivas inscripciones en el
registro de la propiedad intelectual, aclarando, que en los asentamientos
regístrales respectivos, no se verificó ningún tipo de reserva en torno al
color, tamaño, tipo de letra, etc...
b.a.) Análisis
Comparativo de Similitud en el plano Ideológico, Fonético y Visual.
“OFF” “CHIKUNDENG
OFF”,
b.a.1.) Análisis de la Confusión
por Similitud Ideológica.
Este plano comparativo de
acuerdo a-Jorge Otamendi en su obra Derecho de Marcas, “[…] Es la que deriva
del mismo o parecido contenido conceptual de las marcas. Es la representación o
evocación a tina misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor
distinguir una de otra. “[…] En otras palabras, es la relación que la
denominación marcaria tiene con el producto que ampara o a las características
del mismo.
En lo tocante a la
dimensión conceptual o ideológica de las marcas en litigio, en el caso de
autos, este Tribunal de casación tiene por acreditado a través de la admisión
tácita de la parte demandada fundada en el art. 284 inciso 4° CPCM, la
naturaleza de los productos que amparan las marcas en contienda, pues no
obstante, que al contestarse la demanda expresamente se alega la falta de
acreditación de cuál es el uso en el comercio de las marcas “OFF”, y
“CHIKUNDENG OFF”, así como también, que sean productos similares, tal
afirmación es contradictoria con su análisis comparativo de las mismas en el
plano ideológico contenido en el literal 3.2.16 del escrito de contestación de
la demanda que consta a fs. […] de la pieza de primera instancia, en el que se
afirma que “OFF” llega a confundirse con las características del producto o
servicio, y –de acuerdo a su criterio- no cumple con el objetivo de
distinguirse en el mercado, pues de su lectura afirma que se piensa en el
significado de dicho anglicismo es decir “fuera”, y refiere en particular que
esta marca no es arbitraria, y que inclusive se evidencia la apropiación de un
término de uso común para repelentes sea o no de insectos, remarca que la idea
de un repelente es mantener lejos o fuera, y –afirma- que también evoca
repudiar, rechazar, apartar, desechar, lanzar, por tanto, concluye atribuyendo,
el carácter débil de la marca OFF como signo distintivo. De ahí, que al
arrogarle la naturaleza evocativa a la marca “OFF”, implica -de acuerdo al
jurista Jorge Otamendi-, que se está imponiendo al consumidor relevante una
idea clara respecto a la característica del producto que dicha marca va a
distinguir, en este caso, productos consistentes en repelentes.
En ese sentido, ante la
afirmación categórica del abogado […] en el escrito de demanda respecto a que
el producto “OFF” cuenta con un “[…] reconocimiento en el mercado de repelentes
que está bien posicionada en la mente del consumidor como líder en este sector
comercial […], lo cual puede deducirse del plazo en que la misma ha estado
inscrita a favor de la parte actora –que dicho sea de paso-, data del año mil
novecientos setenta y nueve, y la admisión tácita del demandado recurrido ut
supra advertida, conlleva a que a este Tribunal de casación, le resulte
indubitable, que tanto la marca “OFF” como la marca. “CHIKUNDENG OFF” amparan
productos consistentes en repelentes, pero en el caso de “OFF” sin
especificarse que se trate o no insectos, y con respecto a la marca demandada,
dado cine el primer elemento que la compone se forma de la unión de dos raíces
de nombres de enfermedades transmitidas por el zancudo, debe entenderse que el
producto que ampara se constituye en repelentes para mosquitos o zancudos.
En la indagación del
vocablo dominante de la marca denominativa compleja infractora “CHIKUNDENG
OFF”, se advierte que el término “OFF”, constituye el elemento común entre las
marcas en contienda, dado que el resto del sintagma infractor es completamente
diferente, pero –reiteramos- alude a enfermedades transmitidas por los mosquitos O zancudos, que precisamente,
son prevenidas por el uso de repelentes. La determinación del elemento
preponderante de una marca denominativa compleja, tiene su relevancia en que al
confrontar esta con una marca denominativa –para el caso- simple, conlleva el
establecimiento del vocablo o elemento de naturaleza distintiva que con mayor
fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina por
lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la
mente del público, de tal forma, que si la identidad o similitud entre las
marcas de repelentes en pugna, radica en el término “OFF” como elemento
preponderante o dominante, cabría lugar a la existencia de probabilidad de
confusión en el público consumidor al que va dirigido el producto que ampara la
marca propiedad de la sociedad [...] (criterio
desarrollado por la doctrina alemana denominada Prägetheorie o Teoría de la
impresión producida, así como, también ha sido aplicado por el Tribunal Supremo
Español, lo que el tratadista Carlos Fernández Novoa, señala como factor
negativo para denegar prima facie el rango de dominante a un elemento de una
marca denominativa compleja, ello dado la ineptitud que representa un vocablo
genérico o descriptivo para erigirse dicha categoría marcaria.)
De acuerdo al sitio web
oficial de la Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS) https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detailichikungunya,
la “FIEBRE CHIKUNGUNYA” “[…] es una enfermedad vírica transmitida al ser humano
por mosquitos infectados. Además de fiebres y dolores articulares, produce
otros síntomas, tales como dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas,
cansancio y erupciones cutáneas. […]”, y en lo relativo a la enfermedad del
“DENGUE” la OMS https://www.who.int/topics/dengue/cs/,
la define como “[…] una infección vírica transmitida por la picadura de las
hembras infectadas de mosquitos del género Aedes. Hay cuatro serotipos de virus
del dengue (DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4). El dengue se presenta en los climas
tropicales y subtropicales de todo el planeta, sobre todo en las zonas urbanas
y semiurbanas. Los síntomas aparecen 3-14 días (promedio de 4-7 días) después
de la picadura infectiva. El dengue es una enfermedad similar a la gripe que
afecta a lactantes, niños pequeños y adultos.--- Los síntomas son una fiebre
elevada (40C°) acompañada de dos de los síntomas siguientes: dolor de cabeza
muy intenso, dolor detrás de los globos oculares, dolores musculares y
articulares, náuseas, vómitos, agrandamiento de ganglios linfáticos o
sarpullido. ---El dengue grave es una complicación potencialmente mortal porque
cursa con extravasacion de plasma, acumulación de líquidos, dificultad
respiratoria, hemorragias graves o falla orgánica.
[…]”
De ahí, que la
conjugación de dos raíces de nombres de enfermedades transmitidas por mosquitos
o zancudos, constituyan un término de naturaleza genérica o usual de
accesibilidad registral por lo que, al asociado con otro u otros elementos
dotados de mayor distintividad que lo individualizan y especifican, la
comparación ha de realizarse prescindiendo de los elementos genéricos de la
denominación marcaria. Respecto al vocablo “CHIKUNDENG”, dada su naturaleza
genérica, no puede ser invocado con valor creativo o distintivo y excluyente en
un cotejo determinado, pues carece de relevancia para contraponerse a una marca
de naturaleza distintiva registrada con antelación al signo cuyo registro se
pretende nulidad.
Así puses, cabe denotar,
que la confusión ideológica o conceptual es concebida por el jurista argentino
Jorge Otamendi, como aquella “[…] que deriva del mismo o parecido contenido
conceptual de las marcas. Es la representación o evocación a una misma cosa,
característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de Otra. […]”
En ese sentido, al
realizar el análisis del elemento preponderante de las marcas objeto de cotejo,
se advierte que el mismo recae en la denominación “OFF”, y no obstante, que la
marca infractora cuenta con el elemento adicional diferenciados “CHIKUNDENG”,
este – reiteramos- dado su carácter usual que atañe a las enfermedades
prevenidas por su uso, como elemento no dominante en la impresión general
producida por la marca, conlleva a que este Tribunal, concluya en la existencia
de similitud ideológica entre las marcas en contraposición, pues se significa
la acreditación de lo siguiente.: a) existencia de identidad entre el segundo
elemento preponderante de la marca infractora “CHIKUNDENG OFF” y el signo
primigenio “OFF”-, pues en lo que respecta a la naturaleza evocativa, tal alude
a las propiedades del producto que distinguen, es decir, que su uso mantiene
“fuera, repudia rechaza, aparta, desecha y/o lanza” insectos, va sean éstos
-entre otros- mosquitos o zancudos, por lo que se reconoce el derecho de
exclusividad registral al titular de la marca “OFF”, en razón de que, existe
una disponibilidad de palabras sinónimas a la traducción de “OFF en la lengua
castellana, cuya traducción al idioma inglés perfectamente pudo haberse
empleado para efectuar la evocación; b) el hecho admitido por ambas partes, de
que la marca “OFF” distingue productos consistentes en repelentes (a través de
la admisión tacita a que ya se ha hecho referencia), así como también, que la
marca infractora “CHIKUNDENG OFF” distingue repelentes contra mosquitos o
zancudos (especificidad deducida de la denominación de naturaleza común
“CHIKUNDENG”, que alude a enfermedades de transmisión por tales insectos); y c)
en consideración a la antigüedad en el registro del signo propiedad de la
actora -que supera los treinta y cinco años--, puede concluirse, por un lado,
que “OFF” tiene una presencia o posicionamiento en el mercado de repelentes, y
que el consumidor promedio tiene la idea de que tanto “OFF” como su similar
“CHIKUNDENG OFF”, distinguen productos consistentes en repelentes, pero en el
caso de la marca infractora el término evocativo “CHIKUNDUNG” alude específicamente
a productos consistentes en repelentes contra mosquitos y zancudos.
Ahora bien, ha de
subrayarse que en el caso de que se trata, el riesgo de confusión en que se ha
incurrido es el indirecto (distinción doctrinaria acotada por el tratadista
argentino Jorge Otamendi, en su obra Derecho de Marcas), pues la similitud
entre las marcas enfrentadas no es capaz de dar lugar a que el comprador
adquiera el repelente que ampara “CHIKUNDENG OFF” en la creencia de que está
comprando la marca propiedad de la sociedad actora “OFF”, sino que en este
caso, el yerro en que el consumidor puede incurrir es en la adquisición del
producto bajo la idea de que el repelente ha sido fabricado por la empresa
propiedad de la sociedad actora o que dicho producto pertenece a una línea de
productos fabricados por la aludida sociedad.
b.a.2) Análisis de
Similitud Fonética o Auditiva.
Sala en sentencia de
casación clasificada bajo el número de referencia 20-CAM-2017 de las doce horas
treinta y cinco minutos del tres de julio de dos mil diecisiete estableció, que
en lo concerniente “[…] a la comparación en el plano fonológico, vale
preponderar, que si éste arroja un saldo favorable a la existencia de
semejanza, habrá que concluir –en la mayoría de las veces- que las marcas
confrontadas son confundibles.
Ahora bien, esta
conclusión será objeto de rechazo tan solo en la hipótesis excepcional de que
el significado directo de una o ambas denominaciones elimine el riesgo ele
confusión prima facie existente. A criterio de esta Sala, si bien, en la
verificación del examen fonético de las marcas, pueden emplearse criterios o
pautas concretas de mayor complejidad tales como, identidad de la sílaba
tónica, ordenación de las vocales, relieve del factor tópico y la transposición
de los elementos integrantes de las denominaciones comparadas; ello no es
óbice, para que tal equiparación deba materializarse a través de una sencilla
percepción auditiva o –en su caso- un análisis visual simplista, al margen de
la descomposición o aquilatamiento técnico de los elementos confrontados, ni
que descienda a disquisiciones o razonamientos de naturaleza lógico
gramaticales.
En esa línea de
pensamiento, se significa, que en el contraste tanto fonético como visual de
las marcas objeto del proceso de mérito, perfectamente pueden verificarse
mediante una simple equiparación de la apreciación de las impresiones fonéticas
o gráficas que a través de los sentidos corporales del oído o de la vista han
de recibir las personas destinatarias de los productos que amparan las marcas
en cuestión, sin necesidad de acudir a profundos y sofisticados estudios
gramaticales o etimológicos de los términos literales que componen tales
marcas, y –que dicho sea de paso- no están al alcance de la generalidad de las
personas a la que los productos que amparan las marcas van destinados y más
aún, ante la existencia de identidad entre el elemento preponderante de la
marca denominativa compleja propiedad de la demandada y la marca denominativa
simple propiedad de la Sociedad [...].
Partiendo de lo argüido,
es de remarcar, que la confusión auditiva tiene lugar cuando la pronunciación
de las palabras tiene una fonética idéntica o similar, de tal suerte, que la
misma puede ser la correcta o deformada, importando nada más, cuál es la
pronunciación que una buena parte del público efectúa de la palabra en
cuestión. Así, puede ocurrir que a determinada palabra extranjera, le sean
atribuidas dos pronunciaciones, la que le otorgarían las personas que conocen
el idioma y la que le concederían los que lo desconocen.
Al verificarse la
respectiva contraposición de las marcas en disputa, este Tribunal, considera
que existe similitud fonética o auditiva entre la marca propiedad de la
sociedad actora “OFF” y la marca infractora “CHIKUNDENG OFF”, pues al
vocalizarse la primera seguidamente de la segunda, se cuenta con el hecho, que
si bien, la segunda cuenta con el elemento “CHIKUNDENG” al inicio de la marca,
éste carece de relevancia distintiva por ser de naturaleza genérica o usual
[aspecto abordado en el literal b.a.1) de las consideraciones jurídicas de
mérito], ello en uno que el mismo se conforma de dos raíces de nombres de
enfermedades que son prevenidas por medio del uso del producto que ampara dicha
marca.
De tal suerte, que la
indubitable similitud en el plano fonético o auditivo entre las marcas
denominativas simple “OFF” y compleja “CHIKUNDENG OFF”, viene determinada
porque el segundo elemento que conforma la marca infractora –y que dicho sea de
paso, es el preponderante o dominante en ésta-, lo constituye “OFF”; dicho en
otras palabras, que la marca infractora contiene en forma literal al signo
distintivo propiedad de la sociedad [...], palabra que al
ser vocalizada en el idioma castellano se pronuncia y se escucha tal como se
lee, solo que con un leve alargamiento sonoro en la verbalización de la letra
“F”, pues dicho anglicismo se escribe con doble “F”.
b.a.3) Análisis de
Similitud Visual.
En lo que atañe al
análisis de similitud gráfica o visual de las marcas denominativas sean simples
o compuestas, ésta, de acuerdo al jurista Jorge Otamendi alude a la semejanza,
sea ésta constitutiva de palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro,
por su simple observación. De ahí, que resulta de suma importancia destacar,
que la doctrina argentina ha denominado a esta confusión como “confusión
gráfica”, pero ha sido unánime en denotada como “visual”, ello con la finalidad
de incluir todo aquel signo que pueda ser visto, y no tan solo impreso. Lo
anterior, obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se
representa, manifiesta o expresa el signo. De Ahí, que la confusión -visual
puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, dada la similitud
de dibujos o envases y combinaciones de colores, más allá de que puedan
concurrir también la confusión ideológica y auditiva.
Partiendo de lo
discurrido, esta Sala se limitará a realizar un
análisis de similitud de palabras o elementos entre las marcas, ya que al
recurrirse a las fotocopias certificadas de las certificaciones de las
inscripciones marcadas en conflicto agregadas de fs. […] de la pieza de primera instancia, se observa,
que lo único que fue objeto de tutela marcaría registral fueron las
denominaciones distintivas “OFF” y “CHIKUNDENG OFF” sin que se haya incluido
algún tipo de letra o tamaños de ésta en específico, diseño de empaques o
envoltorios, etc..., y de las que cabe denotar, solo la titular de la marca
“OFF” constituyó como derecho de reserva el uso del signo solo o acompañado de
leyendas.
Partiendo de lo
discurrido, se procederá a la verificación del cotejo visual entre las marcas
en contienda, pasando solamente por la determinación de semejanza de los
elementos de la marca denominativa simple “OFF” y la marca denominativa
compleja “CHIKUNDENG OFF”, en ese sentido, al analizar las mismas de forma
sucesiva, resulta innegable la similitud visual de las marcas en cuestión, pues
es más que evidente la identidad del vocablo “OFF” en ambos signos, pues la
marca demandante “OFF” se constituye solo por este término, y el segundo
elemento de la marca denominativa compleja infractora –a criterio de este
Tribunal, preponderante-, también es constituido por el vocablo “OFF”. De ahí,
que ante la variante de la marca infractora consistente en que se complementa
con la denominación “CHIKUNDENG”, no puede dar lugar a la existencia de
identidad visual entre las marcas, pero es definitivo, que visualmente las
mismas son similares o semejantes, en razón de un elemento común preponderante
“OFF”.
c) ANÁLISIS DE LA
ACREDITACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS NORMATIVOS DE LA PRETENSIÓN
Del análisis comparativo
entre las marcas “OFF” y CHIKUNDENG OFF”, este Tribunal tiene claridad
indubitable de las similitudes de las mismas en los ámbitos ideológico,
fonético y visual (de los cuales ya se ha hecho referencia en párrafos
precedentes), pues el registro de la marca “CHIKUNDENG OFF” a favor de la
Sociedad demandada para distinguir repelentes contra mosquitos y zancudos,
viola el derecho exclusividad y de uso que conlleva el registro previo de la
marca “OFF” a favor de la sociedad demandante [...],
pues a juicio de esta Sala, y al margen de cotejo en el ámbito gráfico, por
ejemplo, entre diseños de empaques (que es impertinente para el establecimiento
de los extremos de la pretensión de que se trata), es plausible que las
similitudes apuntadas podrían inducir a confundir –tal como se ha acotado en el
párrafo final del literal B.a.1. de las consideraciones jurídicas de mérito- de
forma indirecta al público consumidor, generándose un riesgo de asociación
entre la marca inscrita primariamente y “CHIKUNDENG OFF” , pues el registro de
la segunda ha tenido lugar en contravención a lo estipulado en el art. 9
literal b) de la Ley de Marcas.
En esa línea
argumentativa, la adición a la marca “OFF” (que goza de presencia y
reconocimiento en el mercado de repelentes), de otro elemento compuesto de
raíces de los nombres dos enfermedades de transmisión por mosquitos o zancudos
–que dicho sea de paso, no solo es de naturaleza genérica sino también de
escasa eficacia diferenciadora o distintiva susceptible de toda la tutela de
derechos que ampara el registro marcario-, no excluye el riesgo de confusión
que la ley de la materia aplicable trata de evitar, y en tal sentido, la declaratoria
de la nulidad pretendida salvaguarda tanto el interés particular de quien ha
inscrito en el registro el signo distintivo “OFF” propiedad de la sociedad
actora, así como también, el interés general de los consumidores, que son los
auténticos beneficiarios de la función tutelar que la marca cumple, al
garantizarse el uso legítimo de la misma.
Consecuentemente, el
Tribunal de casación, en el establecimiento de la adecuación o correspondencia
jurídica de los presupuestos de hecho planteados en la demanda, advierte: a) la
marca “OFF” fue inscrita con antelación a la marca infractora según consta a
fs. […] de la pieza de primera
instancia; b) de acuerdo a los fundamentos expresados en el análisis
comparativo de las marcas en contienda, éste refleja una semejanza ideológica,
fonética y visual. Lo anterior, en razón, de que ambas marcas distinguen
productos pertenecientes a la Clase 5 de la Clasificación de Niza, los cuales
consisten en repelentes, y cuyo elemento denominativo diferenciador entre
dichas marcas, lo constituye la conjugación de dos raíces de nombres de
enfermedades transmitidas por mosquitos y zancudos, es decir, “CHIKUNDENG”, la
cual –reiteramos-, carece de carácter distintivo en el cotejo marcario; c) que
la marca “CHIKUNDENG OFF” ampara la distinción de repelentes contra mosquitos o
zancudos, por lo que, en relación a la marca “OFF” propiedad de la actora, el
signo infractor denota que cumple una función de naturaleza especializada, al
generar en la mente del consumidor la idea que es efectivo en repeler el tipo
de insectos a los que alude el elemento genérico de la misma; pero no por ello,
tal elemento diferenciador, deja de provocar confusión en el público al que van
dirigidos los productos que distinguen dichas marcas, pues dadas las similitudes
apuntadas –reiteramos-, se genera un riesgo de confusión de tipo indirecto,
pues el consumidor promedio podría adquirir el repelente “CHIKUNDENG OFF” al
asociarlo a la marca “OFF”, es decir, en la creencia que el producto que
adquiere tiene como fabricante la o las empresas de la sociedad actora o que
ese producto pertenece a una línea de productos derivada de la marca “OFF”.
En razón de todos los argumentos expuestos, esta Sala de casación, concluye que se han acreditado los extremos de la pretensión fundada en la acción de nulidad de registro marcario de la marca “CHIKUNDENG OFF” estatuida en el art. 39 de la Ley de Marcas, en virtud de haberse verificado tal registro, en contravención a lo estatuido en el art. 9 literal b) de la precitada ley, por lo que deberá accederse a la pretensión de nulidad de la marca infractora “CHIKUNDENG OFF”, inscrita a favor de la sociedad [...] al número **********, del libro ********** del Departamento de Marcas y otros Signos Distintivos del Centro Nacional de Registro, así como también deberá ordenarse la correspondiente cancelación registral."