MARCAS
PARÁMETROS
Y CARACTERÍSTICAS DE CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS
“IV.2
Del derecho marcarlo.
Las
marcas sirven para identificar y distinguir en el mercado los productos o
servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o
similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore,
diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la
calidad del producto o servicio.
Según
la Real Academia de la Lengua Española marca es el distintivo o señal que el
fabricante pone a los productos de su industria, y cuyo uso le pertenece
exclusivamente.
Asimismo, el artículo 4 de la
LMOSD, establece que: "Las marcas podrán consistir, entre otros, en
palabras o conjuntos de palabras, incluidos los nombres de personas, letras,
números, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados,
viñetas, orlas, líneas, y franjas, sonidos, olores o combinaciones y
disposiciones de colores. Pueden asimismo consistir, entre otros, en la forma,
presentación o acondicionamiento de los productos, o de sus envases o
envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios
correspondientes. Las marcas también podrán consistir en indicaciones
geográficas"
Doctrinariamente se ha
sostenido que las marcas son susceptibles de clasificación de acuerdo a
determinados parámetros y características.
Marcas
fuertes: entendidas como aquellas marcas que cuanto mayor sea la capacidad
distintiva y diferenciadora, mayor será su fortaleza; es decir, cuanto mayor
sea el grado de fantasía de la marca mayor será su grado de exclusividad.
Situación que favorecerá su protección legal; y,
Marcas
débiles: Los adjetivos calificativos son aceptados corno marcas cuando no
tienen relación cercana con los bienes o servicios que pretenden designar.
Estos signos tienen
menor capacidad distintiva, por lo que pueden convertirse en signos débiles. La
doctrina indica que es débil la marca que está conformada por signos de
utilización libre o de uso común, por lo que se tendrá menos fuerza para
impedir que otros escojan signos cercanos también de libre uso. Es decir, no se
puede tener derecho de exclusión sobre a locución genérica o sobre raíces,
terminaciones, sufijos y prefijos de uso común.
Al
respecto, Bertone asevera que marcas débiles son: "(...) aquellas que se encuentran solamente protegidas contra la
imitación total, y a las fuertes como aquellas que son protegidas mucho más intensamente,
llegando a prohibirse todas las marcas que incluyan modificaciones y
variaciones que dejan persistir la identidad de la marca que se desea
tutelar". (BERTONE, Luis Eduardo. "Derecho de
Marcas". Tomo 1. Editorial Enasta. S.R.L. pág. 247).
En
el mismo orden de ideas, con relación a la utilización de signos comunes o
usuales, se ha manifestado que determinado vocablo puede ser común para varias
marcas, no siendo posible apropiársele en exclusividad, en dicho sentido cuando
de una locución—común se trata su protección legal no es sencilla, ya que no se
podrá evitar que los competidores registren o usen marcas similares.
Los
vocablos que pasan a constituirse como de uso común para identificar productos
o servicios carecen de distintividad, y ninguna persona puede apropiarse de
ellos. No obstante, al utilizar una palabra de uso común combinado con otro
vocablo, también de uso común, si se obtiene un conjunto marcario distintivo,
podría ser concedido el registro.”
AL
NO EXISTIR LA PALABRA NI LA EXPRESIÓN EN EL IDIOMA INGLES NO EXISTE NINGUNA
PALABRA A SER CONSIDERADA COMO DE USO GENÉRICO
“En
el presente caso las marcas en contienda son "Super Kid'Z" propiedad
de DIVECO, S.A. y "KidzSleeper" (marca
que se pretende inscribir) propiedad de INDUFOAM, S.A. DE C.V., de las cuales
se advierte que una marca utiliza la expresión Kid'z y la otra, la palabra Kidz, situación que refleja que no se utiliza
ninguna palabra en común por ambas marcas.
Por
otra parte, al no existir la palabra Kidz, ni la expresión Kid'z en
el idioma oficial inglés, no existe ninguna palabra a ser considerada como de
uso genérico, por tanto, el argumento que se analiza no resulta aplicable en el
presente caso.
Sin embargo, al ser tan
parecida su escritura, se procederá en el apartado siguiente a realizar un
análisis sobre si las marcas en contienda contienen otros elementos que generen
distintividad.”
CUANDO LAS MARCAS TIENEN DIFERENTES
VOCABLOS Y EN UNO DE ELLOS HAY COINCIDENCIA LA DETERMINACIÓN DEBE CENTRARSE EN FUNCIÓN DE SI EL VOCABLO NO
COINCIDENTE ES SUFICIENTEMENTE DISTINTO EN AMBAS
“Además
cuando analizamos marcas de diferentes titulares y éstas se encuentran formadas
por dos o más vocablos, pero en uno de ellos existe coincidencia, la
determinación debe centrarse en función de si el vocablo no coincidente es
suficientemente distinto en ambas marcas. JALIFE, D., Mauricio. "Marcas,
aspectos legales de las marcas en México". Editorial SISTA, S.A. de
C.V., México D.F., México, 2000, pág. 66.
IV.3 Con estos antecedentes, y a efecto de
controlar la legalidad de las resoluciones impugnadas, esta Sala hará un examen
pormenorizado de las marcas en contienda, haciendo un análisis gráfico,
fonético e ideológico, de esa forma, fijará la existencia o no de la semejanza
cuestionada por la parte opositora. Por lo que, a continuación, se procederá a
efectuar el análisis, conforme los parámetros anteriores, de la forma
siguiente:”
BAJO
EL ANÁLISIS GRÁFICO NO SE ORIGINA IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS, FRASES,
DIBUJOS, ETIQUETAS O CUALQUIER OTRO SIGNO POR TENER DIFERENCIAS EN UBICACIÓN DE
OBJETOS, TIPOS DE LETRAS, FRASES
“a)
Análisis gráfico.
El
doctrinario argentino Jorge Otamencli, en su obra Derecho de Marcas, asevera
que: «la confusión visual o gráfica es la confusión causada por la identidad
o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o
cualquier otro, por su simple observación (…) la confusión visual puede ser
causada por semejanzas ortográficas o gráficas». Derecho de Marcas, Abeledo
Perrot, 3a edición, 1999, págs. 173 y 174.
La
similitud visual ortográfica se presenta cuando coinciden las letras en los
nombres comerciales en confrontación, influye la secuencia de vocales, la
longitud y cantidad de sílabas, las radicales o terminaciones comunes. Debe
decirse que la apreciación de una marca, como un todo, significa que la persona
que la aprecia debe imponerse
de ella al verla junto a otras marcas, sin compararlas, y sin particularizar
las diferencias que entre ellas existan, de manera que la impresión de conjunto
que queda en su mente sea determinante para no confundirla con otra.
Respecto
a la similitud ortográfica se observa que la tipografía es diferente, debido a
que la palabra "Kid'z" en la marca de DIVECO, S.A. aparece con
letras de diferentes tamaños, colores y tipo de letra, siendo unas más delgadas
que otras y en su mayoría angostas; en cambio en la marca que se pretende
registrar se advierte que las letras tienen un contorno negro y en su interior
tienen diferentes colores cada una, y son anchas en su tipografía, y forman una
misma palabra "KidzSleeper", en cambio la de la marca
opositora son varias palabras separadas las que conforman la marca.
Aunado
a ello, cada marca tiene su referencia al productor en la marca "Super
Kid'z", además de tener un apostrofe, tiene la denominación de ser
marca Olympia y otras señales de publicidad comercial como "ergonomically
designed for kids, Porque ser niño es parte de tu vida"; por otra
parte, la marca "KidzSleeper" conforma una sola palabra unida
y tiene como leyenda "Exclusively By Camas Ergonómicas indufoam" y
como señales de publicidad "Building The Future" "Kids
Support".
Además,
aunque ambas marcas contengan un dibujo de oso, son totalmente diferentes, ya
que el de la marca inscrita es un oso de color blanco, de tamaño totalmente
diferente al que se pretende inscribir, así mismo posee caracteres bien
definidos como ojos, cejas, una sonrisa, lengua, orejas, sus manos tienen dedos
separados, incluso en la mano izquierda la tiene cerrada en forma de puño y la
mano derecha la tiene un poco alzada y abierta, tiene pies con dedos, un
ombligo y camisa de color azul y como un pañal en la parte inferior del oso.
Por
otra parte, la marca que se pretende inscribir, si bien tiene un oso, éste es
de color café oscuro, está de pie como saludando alzando su mano izquierda, no
está vestido, y, aunque tenga manos, pies, ojos y orejas, no están bien
definidos como los de la marca inscrita y se encuentra ubicado al lado derecho
de la marca mixta; en cambio, el oso que se encuentra en la marca inscrita se
encuentra ubicado al lado izquierdo de la marca mixta.
En
conclusión, se aprecia de las marcas cotejadas que, bajo el análisis gráfico
efectuado, no se origina identidad o similitud de signos, frases, dibujos,
etiquetas o cualquier otro signo que por su simple observación de lugar a
confusión.”
LA CONFUSIÓN FONÉTICA O
AUDITIVA SE PRODUCE CUANDO LA PRONUNCIACIÓN DE LAS PALABRAS QUE CONFORMAN LA
MARCA O DISTINTIVO TIENEN UNA FONÉTICA SIMILAR
“b)
Análisis Fonético.
La confusión fonética o
auditiva se produce cuando la pronunciación de las palabras que conforman la
marca o distintivo tienen una fonética similar.
Según
lo expuesto por Emilio Alarcos Llorach, en su obra Gramática de la Lengua
Española: «(...) los rasgos distintivos que oponen entre sí los fonemas
consonánticos del español configuran un sistema de cinco series y de cuatro
órdenes de localización, a saber: serie oclusiva, serie sonora, serie
fricativa, serie nasal y serie líquida; orden labial, orden dental, orden
palatal y orden velar».
Al
realizar una vocalización de las marcas citadas, se puede determinar que su
sonido es distinto, aunque ambas contengan la palabra "Kidz", se
pronuncian de forma diferente,
ya que la marca "KidzSleeper" es una sola palabra y la marca "Super
Kid'z" son dos palabras que no se encuentran unidas.
En atención a lo anterior,
debe concluirse que existe una diferencia fonética necesaria entre ambas marcas
comerciales que no genera confusión auditiva.”
LA CONFUSIÓN IDEOLÓGICA
DEVIENE DEL PARECIDO CONTENIDO CONCEPTUAL DE LAS MARCAS O DISTINTIVOS
“c)
Análisis Ideológico.
La
confusión de naturaleza ideológica o conceptual es la que deviene del parecido
contenido conceptual de las marcas o distintivos, al respecto Jorge Otamendi
señala lo siguiente: "Es la representación o evocación a una misma
cosa, característica o idea que impide al consumidor distinguir una de
otra". (Derecho de Marcas, editorial Abeledo Perrot, tercera edición,
1999, página 182).
En
el presente caso, al realizar el análisis ideológico, se constata que, no
obstante los productos de las marcas en discusión tanto de la sociedad
demandante como de la sociedad oponente pertenecen a la clase 20 internacional,
debe tenerse en cuenta que la marca que se pretende inscribir se denomina "KidzSleeper",
y la palabra "Sleeper" se traduce como "durmiente",
por lo que esta marca evoca o hace referencia a que el uso o destino del
producto es para que los niños duerman.
En
cambio, la marca de la parte opositora se denomina "Super Kid'z", que
hace referencia a que la cama posee un elemento extra que otras, o una idea de
que el producto es de mejor calidad o tiene mejores características que otros
productos de la misma especie o finalidad. Es decir, que la idea que transmiten
ambas marcas cuando se analizan íntegramente es totalmente distinta y no
permite confusión alguna al consumidor medio.
Con
base en las anteriores consideraciones, es procedente declarar la ilegalidad de
los actos administrativos impugnados, por haber violado lo prescrito en los
artículos 9 letras a) y b) y 29 de la LMOSD.”
PARA
QUE HAYA VIOLACIÓN AL DERECHO DE PROPIEDAD Y DE USO EXCLUSIVO DE LA MARCA DEBE
SER INSCRITA, LA PROPIEDAD SE ADQUIERE DESDE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
“IV.4
Violación al derecho de propiedad y de uso exclusivo de la marca
"KidzSleeper"
(artículos 5 y 26 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos).
La
parte demandante considera que al haberse acogido la oposición se le ha violado
su derecho de propiedad y uso exclusivo de la marca que pretende registrar;
argumentando que INDUFOAM tiene derecho a que se registre la marca
"KidzSleeper", ya que no se encuentra en ninguna de las prohibiciones
legales para su inscripción.
Por
lo que no ha podido gozar, desde la denegatoria de la inscripción, los derechos
que confiere el registro y que se encuentran enumerados en el artículo 26 de la
LMOSD.
El
derecho de propiedad se entiende como la facultad que tiene una persona para
disponer libremente de sus bienes, en el uso, goce y disfrute de ellos, sin ninguna
limitación que no sea generada o devenida por la ley o la Constitución.
Al
respecto, el artículo 5 inciso 1° de la LMOSD regula: "La propiedad de
las marcas y el derecho a su uso exclusivo se adquiere mediante su registro de
conformidad con esta ley".
Por otra parte el artículo 26 de la LMOSD regula los derechos conferidos al titular de una marca para actuar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento, realice actos que perjudiquen su marca, como reproducir, usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, entre otros.
En el presente caso la sociedad INDUFOAM, S.A. DE C.V. ha pretendido inscribir la marca "KidzSleeper", sin embargo, al realizar el análisis marcario los registradores acogieron la oposición e impidieron la inscripción, es decir, que la sociedad demandante no tenía aún el derecho de propiedad de la marca "KidzSleeper", debido a que el mismo se obtiene mediante su registro de conformidad al artículo 5 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en consecuencia, no se puede violar un derecho que aún no se ha adquirido, por lo que dicho motivo de ilegalidad es desestimado.”