PROCESO DE INFRACCIÓN MARCARIA Y COMPETENCIA DESLEAL

DIAGNOSIS JURÍDICA DE LA PRUEBA CONFORME LO PRECEPTÚA EL ARTÍCULO 416 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL

"De la demanda y su ampliación se extrae que la misma se conforma de tres pretensiones, a saber: a) Declaratoria de Existencia de Infracción Marcaria en lo relativo a lo presupuestado en los Arts. 26 Literal e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de marcas); b) Declaratoria de Competencia Desleal derivada del uso en el comercio de la marca “L´ORIVÉL” por haberse incurrido en los presupuestos normativos estatuidos en el Art. 100 y 101 literales a), f) y g) de la Ley de Marcas; y c) Indemnización de daños y perjuicios Art. 90 literal f) y 91 literal b) ambos de la Ley de Marcas.

Con la finalidad de establecer los extremos de la pretensión de declaratoria de infracción de derechos marcarios protegidos, al contravenirse lo dispuesto en el Art. 26 literal e) de la Ley de Marcas, es indispensable el análisis de semejanzas o similitudes entre la marca “L´ORÉAL”, y la marca infractora “L´ORIVÉL”, por lo que, de obtenerse un resultado positivo, procederá verificar si tal similitud podría ser susceptible de causar confusión en el público consumidor, respecto de la marca propiedad de la parte demandante, pues una de las prohibiciones básicas susceptibles de bloquear el acceso de una marca al registro o su uso, consiste en la existencia de un riesgo de confusión de la marca solicitada o usada con una previamente solicitada o registrada.

En concordancia con lo expresado, este Tribunal de Casación, al contraponer las marcas en disputa con la finalidad de verificar la existencia o no de semejanza o similitud de las mismas, denota lo siguiente:

a) Análisis Similitud Ideológica. En lo tocante a la dimensión conceptual de las marcas en litigio, en el caso de autos, ésta no es susceptible de ser verificada, pues tratándose, tanto la marca “L´ORÉAL” como “L´ORIVÉL”, de denominaciones carentes de significado, éstas constituyen o encajan en lo que la doctrina ha nominado como marcas denominativas caprichosas o de fantasía, respecto de las cuales, de acuerdo al jurisconsulto en Derecho Marcario –entre otros- Carlos Fernández Novoa[1], deriva en improcedente la comparación aludida;

b) Análisis de Similitud Auditiva. En lo que respecta a la comparación en el plano fonológico, vale preponderar, que si éste arroja un saldo favorable a la existencia de semejanza, habrá que concluir –en la mayoría de las veces- que las marcas confrontadas son confundibles. Ahora bien, esta conclusión será objeto de rechazo tan solo en la hipótesis excepcional de que el significado directo de una o ambas denominaciones elimine el riesgo de confusión prima facie existente. A criterio de esta Sala, si bien, en la verificación del examen fonético de las marcas, pueden emplearse criterios o pautas concretas de mayor complejidad tales como, identidad de la sílaba tónica, ordenación de las vocales, relieve del factor tópico y la transposición de los elementos integrantes de las denominaciones comparadas; ello no es óbice, para que tal equiparación deba materializarse a través de una sencilla percepción auditiva o –en su caso- un análisis visual simplista, al margen de la descomposición o aquilatamiento técnico de los elementos confrontados, ni que descienda a disquisiciones o razonamientos de naturaleza lógico gramaticales. De ahí, que el contraste tanto fonético como visual de las marcas objeto del proceso de mérito, perfectamente pueden verificarse mediante una simple equiparación de la apreciación de las impresiones fonéticas o gráficas que a través de los sentidos corporales del oído o de la vista han de recibir las personas destinatarias de los productos que amparan las marcas en cuestión, sin necesidad de acudir a profundos y sofisticados estudios gramaticales o etimológicos de los términos literales que componen tales marcas, y –que dicho sea de paso- no están al alcance de la generalidad de las personas a la que los productos que amparan las marcas van destinados.

Partiendo de lo argüido, es de significar, que la confusión auditiva tiene lugar cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética idéntica o similar, de tal suerte, que la misma puede ser la correcta o deformada, importando nada más, cuál es la pronunciación que una buena parte del público efectúa de la palabra en cuestión. Así, puede ocurrir que a determinada palabra extranjera, le sean atribuidas dos pronunciaciones, la que le otorgarían las personas que conocen el idioma y la que le concederían los que lo desconocen.

Al verificarse la respectiva contraposición de las marcas en disputa, este Tribunal, considera que es inexistente la confusión fonética entre la marca propiedad de la sociedad actora “L´ORÉAL” y la marca infractora “L´ORIVÉL”, pues al vocalizarse la primera seguidamente de la segunda, se cuenta con el hecho que, si bien, ambas marcas son coincidentes en iniciar con la sílaba “L´O” (sin que en nuestro idioma el apóstrofe revele algún tipo de acentuación), por lo que la misma, no constituye la sílaba con la mayor acentuación del signo en análisis. Al referirnos al cotejo de la segunda sílaba de las marcas en litigio, consistente en “RÉ” respecto a “L´ORÉAL” y “RI” en cuanto a “L´ORIVÉL”, se advierte que tales vocalizaciones no representan similitudes en el plano fonético que puedan generar confusión entre las marcas en cuestión. Asimismo, al realizar el cotejo de la última sílaba de que se compone la marca actora “AL”, con respecto a la sílaba mixta “VÉL” que conforma la parte final de la marca infractora “L´ORIVÉL”, al igual que en los casos anteriores, no se advierten similitudes en el plano vocal, pues ambas marcas tienen identificada la prominencia fonética en la sílaba “RÉ” y la sílaba mixta “VÉL” (de las marcas L´ORÉAL y L´ORIVÉL respectivamente), cuya ubicación de los signos de acentuación –en nuestro idioma-, conllevan una entonación vocal de mayor intensidad, por lo que, al verificarse la respectiva vocalización, ésta no guarda similitud entre las sílabas simples y mixtas objeto de análisis.

Finalmente, en refuerzo argumentativo de la falta de confusión de las marcas en litigio, ante la carencia de similitud fonética, es de precisar, que el orden de las sílabas podría constituir un aspecto determinante para la acreditación de la confundibilidad de una marca por identidad o similitud al ser verificada su vocalización, pero en el caso en examen, tal proximidad –en el caso de mérito- no puede tener acogida probatoria, ello en virtud de que en la sílaba inicial de ambas marcas sub-examine, no obstante, ser idénticas, en éstas no recae la mayor entonación vocal, así como también, nos encontramos ante la falta de coincidencia en el orden de las vocales.

c) Análisis de Similitud Visual. En lo que respecta al análisis de similitud gráfica o visual de las marcas denominativas, conviene denotar que ésta elude a la semejanza, sea ésta constitutiva de palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, por su simple observación. De manera preponderantemente, resulta de suma importancia destacar, que la jurisprudencia ha denominado a esta confusión como “confusión gráfica”, pero ha sido unánime en denotarla como “visual”, ello con la finalidad de incluir todo aquel signo que pueda ser visto, y no tan solo impreso.[2]  Lo anterior, obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo. De Ahí, que la confusión visual puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, dada la similitud de dibujos o envases y combinaciones de colores, más allá de que puedan concurrir también la confusión ideológica y auditiva

Partiendo de lo discurrido, esta Sala procederá a la verificación visual de las marcas en contienda judicial, pasando primero al desarrollo del examen de similitud ortográfica de las mismas, para ulteriormente efectuar el análisis de similitud gráfica marcaria de que se trata, no sin antes denotar, que dado que las sentencias judiciales deben de motivarse de forma tal, que a los justiciables, los apoderados judiciales, Tribunales en general, entre otros, no les quede duda alguna, respecto al análisis verificado en razón del cotejo entre las marcas objeto del litigio, por consiguiente, se ha estimado pertinente agregar en esta sentencia, el escaneo de las imágenes de los empaques y diseños que han sido objeto de análisis, a la postre, que tal práctica ilustrativa en providencias judiciales, ya se ha estado realizando en diferentes Tribunales Europeos.[3] 

Análisis de Similitud Ortográfica.

En lo concerniente a la similitud ortográfica, este Tribunal observa que, no obstante, las diferencias de las letras empleadas en las marcas confrontadas, en tanto, que las que corresponden a la marca L´ORIVÉL son de inferior tamaño a las empleadas en la marca “L´ORÉAL”, lo cierto, es que ambas cuentan con un tipo de letra semejante, con la diferencia que esta última ha sido diseñada con un sutil alto relieve. Asimismo, al verificarse el cotejo simultáneo de las marcas, consignadas en los productos de tintes para cabello objeto de análisis, podemos aseverar –inequívocamente- que dada la clara coincidencia de la ubicación de los apóstrofes tanto de la sílaba mixta “L"OR” (“L´ORÉAL”-”L´ORIVÉL”) y la vocal “É” (“L´ORÉAL”-”L´ORIVÉL”), a simple vista la primera impresión que deja la aprehensión fresca y espontánea de los vocablos de la marca preponderante “L´ORÉAL”, respecto de la marca infractora “L´ORIVÉL”, es que se trata de la misma, y a ello, hay que sumarle el hecho de que justo abajo de las dos marcas en disputa, en el diseño de los empaques confrontados se ha consignado la denominación “PARÍS” (que se remarca, no ha sido objeto de reserva alguna por parte de la actora), la cual ha sido plasmada con el mismo tipo de letra y características apuntadas previamente, pero –vale aclarar- que se ha consignado en una letra de menor tamaño en relación a las empleadas en las marcas contendientes.  

Análisis de Similitud Gráfica. 

[...] En lo tocante al análisis de similitud gráfica de las marcas en contienda, se observa, que en sus respectivos empaques se ha consignado cada una de las marcas en la parte superior frontal con letras semejantes pero con distinto tamaño, ambas en color dorado con la pequeña variante que la tonalidad empleada en los productos amparados bajo la marca “L´ORÉAL” es nacarada o con brillo, a diferencia del utilizado en los productos de tinte para cabello de la marca “L´ORIVÉL”, cuyo tono de color se advierte dorado mate o sin brillo.

Así pues, continuando con el examen de similitud gráfica de las marcas en disputa, se denota, que en el caso de los tintes para cabello de la marca preponderante “L´ORÉAL”, considerando el material probatorio que obra en el proceso de autos, consistente en periódicos, revistas informativas, promocionales y de publicidad agregadas en los fs. [...], así como, las impresiones de fotos digitales de exhibidores de tintes y diferentes productos para cabello y rostro amparado bajo la marca en cuestión agregados de fs.[...] de la Cuarta Pieza de Primera Instancia, resulta indiscutible, que tanto la modelo como el largo y color de cabello que aparece en la parte frontal del empaque, varía dependiendo del color del tinte contenido en el mismo, de tal forma, que si el tinte es negro, la modelo será  de cabello negro, y si el tinte es color rojo, la modelo será pelirroja, y así pues, tanto la modelo como el color de su cabello dependerá de la tonalidad del producto, aunque es de destacar, que el diseño del empaque es el mismo para todos los tintes de cabello de la marca “L´ORÉAL” PARÍS, solo que con la variante previamente apuntada.

Continuando el análisis comparativo para la determinación de semejanza gráfica de los signos distintivos sub-examines, en lo que respecta a la forma en que los productos de la marca “L´ORIVÉL” evidencia el tono del tinte en el empaque, vale denotar, que éstos difieren de los productos “L´ORÉAL” objeto de confrontación probatoria, ya que en todos los productos amparados bajo la marca en examen, aparece la misma imagen de una modelo de cabellera larga rubia (que de acuerdo a los apoderados de la parte actora se trata de la actriz estadounidense “HILARY DUF”, lo cual no ha sido objeto de refutación o controversia por los apoderados de la sociedad “[...], verificándose la identificación de la tonalidad del tinte por medio de un mechón de cabello –a todas luces- sintético, que puede ser –según las cinco muestras anexas al proceso de que se trata- en colores café oscuro, rojo medio, negro, rubio y rojo fantasía, o en cualquiera de los matices que aparecen en los diferentes productos de tintes para cabellos objeto de secuestro con listado de inventario amparados bajo la marca “L´ORIVÉL”, y que –dicho sea de paso- también forman parte del proceso de que se ha hecho mérito.

En este punto de nuestro análisis, cabe resaltar, que la leyenda “PARIS” no se encuentra inscrito como parte de las reservas de la marca demandante “LORÉAL”, lo cierto es, que como parte de la protección que confiere la ley en virtud del registro de una marca se encuentra, que no se emplee la marca protegida o una semejante capaz de generar confusión el público consumidor en productos de la clase 03 –para el caso-, tinturas y colorantes de cabello. De ahí, que si bien, la ley de la materia no tutela la protección registral marcaria de forma plena, respecto del diseño de los empaques de tintes para cabellos de la marca preponderante “L´ORÉAL” (anexos al proceso de que se trata), así como lo relativo a la leyenda “PARIS” consignada de la manera ut supra relacionada, lo cierto es, que tanto el diseño como la denotada leyenda, que se ha acreditado son utilizados en los empaques de productos amparados bajo la marca “L´ORÉAL” consistentes en tintes para cabello, no pueden ser objeto de imitación en la elaboración de productos idénticos o semejantes a los que ampara la marca protegida, pues ello –definitivamente-, deriva en confusión de los consumidores, ya sea porque la primera impresión al contacto visual con la marca infractora, remite a aquéllos con la adquisición errada de la marca preponderante o porque puede generar la idea equivocada de que se está obteniendo una marca derivada de la marca protegida “L´ORÉAL” (obviamente de menor calidad, y en consecuencia, a un menor precio).   

Ahora bien, resulta oportuno significar, que siempre y cuando la demanda haya sido legalmente admitida, tal admisibilidad produce el efecto procesal de litispendencia, que a su vez, se desenvuelve en otra serie de derivaciones particulares, pero para el caso, interesa destacar las implicaciones de la configuración de la figura procesal a que hemos hecho referencia, la cual conlleva la inmutabilidad de las cosas existentes al momento de la demanda, ello independientemente de cualquiera que sea la variación externa que se produzca a lo largo de toda la tramitación del proceso. Esto es así, no solo por la evidente razón de salvaguardar el derecho de defensa, sino también por la necesidad de preservar una tramitación procesal ordenada.

En esa línea argumentativa, cabe advertir, que ni el escrito de demanda como el de su modificación, incluyen la pretensión de infracción a derechos conferidos por registro marcario y/o competencia desleal por el uso en el comercio de tintes para cabello amparados en la marca “L´ORVÉL”, en perjuicio de la sociedad francesa “L´ORÉAL” (titular de los derechos adjudicados por el registro de la marca “L´ORÉAL”). De tal suerte, que ante la falta de inclusión en la demanda de la pretensión en los términos expuestos, resulta plausible el hecho que dentro del cotejo marcario a realizarse a través del medio de prueba de inspección judicial, no comprenda la confrontación de la marca registrada, con los productos que además de ampararse con la marca “L´ORIVÉL”, también se identifican en el mercado con el signo distintivo de “L´ORVÉL”. De ahí, que la práctica probatoria en referencia, derive en manifiestamente infructuosa, pues –reiteramos- que respecto a la marca “L´ORVÉL”, no se verificó denuncia de infracción marcaria o competencia desleal previa a la verificación de la constitución de litispendencia, en ese sentido, al no formar parte de la pretensión la determinación de las aludidas infracciones, el respectivo cotejo marcario –insistimos- derivaría en inútil e impertinente, por lo que no procede verificarlo."

ANÁLISIS DE LAS EXPRESIONES UTILIZADAS EN LOS EMPAQUES DEL PRODUCTO

"ANÁLISIS DE LAS EXPRESIONES “Studioline”, UTILIZADA EN DETERMINADO PRODUCTO RESPALDADO BAJO LA MARCA “L´ORÉAL”, y “Studiotine” EMPLEADO EN LA PARTE ANVERSA Y REVERSA DE LOS EMPAQUES DE TINTES PARA CABELLO DE LA MARCA “L´ORIVÉL”.

En lo tocante a la utilización de la expresión “Studiotine” en los empaques de los productos que ampara la marca “L´ORIVÉL”, es de denotar, que este Tribunal no advierte, similitud alguna que sea capaz de generar confusión en el público consumidor, respecto de los tintes para cabello de la marca “L´ORÉAL”, pues la parte actora ha establecido a través del producto protegido en litigio, que la expresión “Studioline”, no se emplea en los empaques de sus productos de tintes para cabello, sino en otros productos de belleza amparados bajo la marca protegida, de igual forma, tampoco se ha acreditado en el proceso de mérito, que la expresión sea objeto de reservas a que se refiere el Art. 10 literal e) de la Ley de Marcas o de inscripción registral marcaria. Por consiguiente, dado que la confusión en el consumidor tiene que verificarse al momento de la selección para compra del producto, es que podemos aseverar de forma indubitable, que la utilización de la expresión “Studiotine” en los empaques de la marca “L´ORIVÉL”, no es susceptible de tener incidencia en una decisión equívoca del consumidor. (por lo que para fines eminentemente demostrativos, nos remitimos a la ilustración del empaque del producto “L´ORÉAL, que consta en el análisis visual en el aspecto gráfico de las presentes consideraciones jurídicas, de igual forma, a la impresión de la fotografía digital de un producto determinado respaldado bajo la marca “L´ORÉAL”, en el que se utiliza la expresión “Studioline” agregado a fs. [...] de la segunda pieza de Primera Instancia.)

ANÁLISIS DE LAS EXPRESIONES “EXCELLENCE Creme” UTILIZADA EN LOS EMPAQUES DE LA MARCA “L´ORÉAL”, Y LA DENOMINACIÓN “EXCELLENOE “CREME”  UTILIZADA EN LOS TUBOS QUE CONTIENEN EL COLORANTE DE LA MARCA INFRACTORA “L´ORIVÉL”.  […]

En lo concerniente, a la expresión “EXCELLENOE CREME”, utilizada en los tubos que contienen el colorante de los tintes para cabello de la marca infractora, es imperioso aclarar, que se lee de forma completa así: “AN CLASSIC SALON PRODUCTS”, y justo debajo de esta leyenda se encuentra la palabra “EXCELLENOE”, separada con línea debajo de por medio por la expresión compuesta “PERMANENT  HAIRCOLOR”, y de forma inmediata inferior la leyenda “CREME”. Expresión compuesta –reiteramos-, que es empleada en el diseño de los tubos que contienen los colorantes que se encuentran al interior de los empaques de los productos para cabello de la marca “L´ORIVÉL”. Verificada que ha sido la descripción de la expresión compuesta anterior, se significa, que la similitud con suficiencia para acarrear confusión en el público consumidor, los recurrentes la hacen recaer en la semejanza de dicha expresión, con la empleada en los productos de la marca “L´ORÉAL”, consistente en “EXCELLENCE Creme” (véase la ilustración del empaque del tinte para cabello de la marca L´ORÉAL, empleado o utilizado en las consideraciones jurídicas de mérito, al verificarse el análisis gráfico de los productos en litigio).

En relación a lo anterior, dado que el énfasis visual de la expresión “AN CLASSIC SALON PRODUCTS”, y justo debajo de ésta se encuentra la leyenda  “EXCELLENOE” dividida con línea debajo de por medio por la expresión compuesta “PERMANENT  HAIRCOLOR”, y de forma inmediata inferior la leyenda “CREME”, puede afirmarse que se constata un marcado énfasis visual entre las palabras “EXCELLENOE” y “CREME”  (esta última palabra, vale denotar, escrita con letra visiblemente igual a la utilizada en el empaque de la marca “L´ORÉAL”), por lo que, para este Tribunal de Casación, es indubitable la similitud de las expresiones objeto de análisis, empleadas en los productos que amparan las marcas en pugna, ello dado a la relativa imperceptibilidad visual de las leyendas “AN CLASSIC SALON PRODUCTS” y “PERMANENT HAIRCOLOR”, esto debido a la ubicación y tamaño de la letra utilizado en el tubo. Por consiguiente, partiendo de las argumentaciones esgrimidas, se advierte, que las similitudes entre las aludidas expresiones o denominaciones de que se tratan, no son capaces de generar confusión en el público consumidor al momento de que éste verifique la selección para compra de los tintes para cabello de la marca “L´ORIVÉL” respecto a la marca registrada “L´ORÉAL”, pues la expresión compuesta -visualmente casi idéntica - “EXCELLENOE […] CREME”, se ha utilizado –reiteramos- en los tubos que contienen el colorante que se encuentran dentro del empaque, por lo que tal similitud o semejanza, no es susceptible de incidir en la decisión del consumidor, pues para los efectos de los extremos a acreditarse, la similitud debe evidenciarse en el diseño de los empaques de los productos amparados bajo las marcas en contienda. Ahora bien, no está demás señalar, que la similitud observada, si es capaz de incidir en la convicción del Juzgador, respecto a la intención de imitación que conlleva el empleo de las dos expresiones apuntadas en el producto respaldado por la marca infractora, al ser considerado en contraposición del diseño de los productos amparados bajo la marca “L´ORÉAL”. 

Verificado que ha sido el cotejo marcario respectivo, cabe denotar que tanto el peritaje judicial como el de parte, son coincidentes respecto a la similitud de las marcas en contienda judicial, pero en ambos medios probatorios de carácter técnico, la Cámara Ad-quem, desestima el aspecto conclusivo referente a que las apuntadas similitudes de la marca infractora “L ´ORIVÉL” con la marca preponderante “L´ORÉAL”, son capaces de generar confusión, y consecuentemente error en el público consumidor al momento de seleccionar para compra tales productos.

El argumento principal para desestimar la apuntada desestimación en los términos señalados, ha radicado en que para la verificación de los peritajes no se contó con entrevistas, muestreo… en el que se cuestionara directamente a los consumidores respecto a si se generaba o no confusión en ambas marcas. Al respecto, es de significar, que para la determinación de la confusión de productos a raíz de las similitudes de las marcas respectivas, no es requisito probatorio indispensable que –para el caso- los dictámenes periciales se efectúen en los términos que exige el criterio aplicado por la Cámara Ad-quem, pues para la determinación de la reiterada confusión, cuando se trata de productos simples y de fácil accesibilidad, es el “Juez el único en definitiva que puede decidir si dos marcas son o no confundibles. Por tal razón es innecesaria la actuación de peritos que den su opinión sobre las posibilidades de confusión.”[4] Ahora bien, esta Sala considera imperioso aclarar, que no puede adoptarse de forma absoluta la doctrina Argentina apuntada, pues cuando se trata de productos de mayor complejidad y de acceso a un sector reducido de consumidores, en cuyo análisis de confundibilidad el Juez no pueda ubicarse en la posición del consumidor, definitivamente cabe apegarse a la mayoría de doctrina Europea, en la que probatoriamente resulta relevante el dictamen pericial, cuyo muestreo necesariamente debe ser dirigido al consumidor directo del producto amparado bajo la marca protegida, en consecuencia, es de las derivaciones de dicho muestreo que el Juzgador debe crearse la convicción de la existencia o no de confusión en los términos relacionados.   

En concordancia con la dialéctica jurídica planteada, el análisis de la confusión de que se trata, perfectamente puede ser determinada por el Juzgador al realizar el respectivo cotejo marcario (colocándose en una posición o perspectiva de consumidor), y la opinión de los peritos –como acreditados expertos de determinada ciencia-, si bien, no es vinculante para el Juzgador, tales dictámenes producto de las experticias no se ven afectados probatoriamente, de tal forma, que con los mismos y el cotejo marcario realizado por este Tribunal, de manera inequívoca se ha acreditado la similitud entre las marcas objeto de litigio. De ahí, que tal como lo denuncian los impetrantes, sea asequible la denuncia casacional de que se trata, por lo que procede declarar ha lugar a casar la sentencia de mérito, por el motivo de fondo de Infracción de ley, por Inaplicación del Art. 416 CPCM, y así se impone declararlo." [...]

COLOFÓN JURÍDICO DE LA SENTENCIA PARA DECLARAR LA EXISTENCIA DE INFRACCIÓN MARCARIA Y SUS CONSECUENCIAS

"En la línea argumentativa planteada, esta Sala Casacional, considera que –de forma indubitable- se ha acreditado la similitud visual entre la marca preponderante “L´ORÉAL”, y la marca infractora “L´ORIVÉL”, por lo tanto, es indispensable que los Magistrados que conformamos este Tribunal Colegiado, en adopción de una postura del público consumidor, determinemos la existencia o no de confusión de los productos que amparan las marcas en litigio. Ahora bien, vale remarcar, que no obstante, el análisis y decisión requiere una valoración eminentemente objetiva, este Tribunal, más allá de cuestionase, si en nuestro carácter personal respectivo podríamos incurrir en confusión, la interrogante debe encaminarse a dilucidar si el público consumidor ha de confundirse en la selección del producto que pretendía adquirir, ello en la creencia de encontrarse frente a la marca registrada o un producto amparado en una sub-marca o marca derivada del signo distintivo preponderante “L´ORÉAL” .

Partiendo del análisis comparativo verificado en párrafos precedentes, por medio del que este Tribunal ha arribado a la conclusión de la inequívoca acreditación de similitud visual de las marcas contendientes –que cabe denotar, cuyo cotejo respectivo ha sido realizado de forma simultánea, tal cual se evidencia de las ilustraciones que contienen las consideraciones jurídicas de esta sentencia-, al verificarse la confrontación de las marcas en litigio de manera sucesiva, es decir, examinándolas una seguida de la otra, podemos concluir que, si bien, existen ciertas variantes entre las marcas “L´ORÉAL” y “L´ORIVÉL”, en cuanto al diseño del empaque del tinte para cabello de la marca preponderante propiedad de la actora, específicamente en cuanto a la tonalidad “RUBIO CLARO DORADO” Número “8³”, resulta palmaria la gran similitud que guarda con la tintura para cabello importado con fines de ser comercializado por parte de la sociedad demandada, ya que primeramente –reiteramos- que en el campo visual ortográfico y gráfico se aprecia una semejanza en las marcas principales de ambos productos, pues respecto tales signos distintivos –de forma independiente entre ellos- se observa lo siguiente: a) Que se han ubicado en la parte anversa superior central del empaque; b) Que se han escrito con un tipo de letra muy similar en color dorado; c) Que la colocación de los apóstrofes y tildes se ha verificado de una forma ópticamente semejante; d) Que en ambas marcas principales, se ha consignado la expresión “PARIS” escrita en color dorado, y que además, se ha ubicado en la parte próxima inferior de los empaques de los productos que amparan las marcas principales contendientes ; e) Que ambos empaques cuentan con el rostro de una modelo de tez blanca, cabello rubio y largo; y de rasgos muy semejantes aunque no iguales; f) Que ambos empaques, si bien, no cuentan con un fondo y diseños utilizando colores idénticos, sí se emplearon en éstos, fondos claros muy semejantes, pues en el caso de “L´ORÉAL”, el color del fondo de la parte frontal del empaque ha sido elaborado en un tono rosado suave degradado, así como también, se ha utilizado un tono ocre o vino dentro de un rectángulo horizontal colocado en la parte inferior del frente del relacionado empaque, esto con la finalidad de indicar en letras color blanco, en qué consiste el producto, es decir, en “Crema colorante protectora y revitalizante”; de igual forma, se señala que el producto en referencia contiene el componente proteínico de “PRO-KERATINA”.

En lo que respecta al empaque del tinte para cabello amparado bajo la marca “L´ORIVÉL” se han utilizado en su parte frontal dos colores como fondo, la tonalidad crema para la parte superior, y el color lila suave o pastel para la parte inferior del empaque en cuestión, de igual forma, también se ha empleado en la parte inferior del diseño de que se trata, un rectángulo mediano con esquinas ovaladas y un apéndice cuadrado con un círculo en medio en la tonalidad lila, ambas figuras geométricas en color púrpura rojizo, debiendo denotarse que en el rectángulo se ha escrito la expresión “ANTI-FRIZZ” también con letras color blanco, en este punto esta Sala, no puede dejar de advertir, la gran coincidencia de este rectángulo y su apéndice, con el rectángulo empleado en el producto determinado de la marca “L´ORÉAL”, cuya impresión digital consta en la parte superior del fl. 282 de la segunda pieza de Primera Instancia, con la variante de que el color de fondo del rectángulo es amarillo, y en el diseño en cuestión, la expresión “INSTANT TEXTURE”, se consignó en letras color negro, y el círculo del apéndice cuadrado con esquinas ovaladas es de color blanco, lo cual –a juicio- de este Tribunal, si hubieran concurrido determinadas circunstancias de carácter probatorio, podrían haber abonado al carácter emulativo de la marca “L´ORIVÉL” en lo que se refiere a los productos consistentes en tintes para cabello, y que han sido objeto de secuestro judicial como medida precautoria, pero tal semejanza no puede dar lugar a la confusión del consumidor de los tintes para cabello de la marca “L´ORÉAL”, pues aunque son amparados bajo las mismas marcas en contienda judicial, que pertenecen a la misma clase de la Clasificación de Niza, constituyen productos de diferente naturaleza. (con fines eminentemente ilustrativos, bajo este párrafo se plasman las ilustraciones de los empaques de los productos a que hemos hecho referencia). […]

En consideración a que parte de los objetivos de la Ley de Marcas, radica en impedir o evitar la coexistencia de signos distintivos confundibles, de acuerdo al análisis comparativo esgrimido en los párrafos que preceden por medio del cual se han destacado una serie de elementos de semejanza entre las marcas en litigio, aunado al hecho de que dichas marcas distinguen productos que pertenecen a la misma clase de la clasificación de Niza (ver certificación del registro de la marca “L´ORÉAL” a favor de la sociedad francesa “L´ORÉAL” fs. [...] de la cuarta pieza de Primera Instancia), en forma definitiva, este Tribunal es del criterio, que la coexistencia de los tintes para cabello de la marca “L´ORIVÉL”, con los tintes para cabello de la marca “L´ORÉAL”, se verificaría en contravención a los derechos que confiere la Ley de Marcas en virtud de la inscripción registral del signo distintivo “L´ORÉAL”, pues dicha concomitancia marcaria –indubitablemente- conllevaría a la posibilidad de confundir a la generalidad del sector de consumidores de productos de tintes para cabellos a la hora de seleccionarlos y adquirirlos, ya sea de que obtengan el tinte para cabello de la marca “L´ORIVÉL”, en la creencia de que se trata de un producto “L´ORÉAL”, o bien, de un producto respaldado por una sub-marca o marca derivada de ésta.

Aunado a lo anterior, es de preponderar, que la compra de la marca infractora representa un pago inferior al valor de mercado de los tintes para cabello de la marca “L´ORÉAL”, esto según se extrae de las facturas que corren agregadas de fs. 283/284 de la Octava Pieza de Primera Instancia, contrastadas con las noticias promocionales de periódicos de circulación nacional que constan a folios [...] de la Segunda Pieza de Primera Instancia, lo cual conllevará las pertinentes derivaciones jurídicas, al momento de analizarse la configuración o no de los actos de competencia desleal.

En esa dialéctica jurídica, atendiendo a las similitudes ut-supra delimitadas, y la posibilidad latente de confusión que implicaría la existencia en el mercado de los tintes para cabello de la marca “L´ORIVÉL”, en lo que respecta a la pretensión de declarar la existencia de infracción a los derechos conferidos por el registro de la marca “L´ORÉAL”, en virtud de la importación con fines comerciales de la marca infractora con características visuales semejantes en productos de idéntica naturaleza, procede estimar dicha pretensión en los términos planteados por la parte actora, ello en virtud de haberse contravenido a lo estatuido en el Art. 26 literal h) relacionado al literal e) de la Ley de Marcas, y por tanto, de conformidad a lo preceptuado en el Art. 90 literales b), c), g) e inciso final del citado cuerpo normativo, como consecuencia de la declaratoria en referencia, deberá prohibírsele a la Sociedad “[...]”, la realización de acciones tendientes a la importación y comercialización de los tintes para cabello de la marca “L´ORIVÉL”, así como también deberá abstenerse de realizar cualquier acto que sea susceptible de constituirse en infracción marcaria en perjuicio de la Sociedad “L´ORÉAL”, por tanto, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de tales medidas judiciales, deberá librarse oficio al Director General de Aduanas, para que éste verifique las acciones administrativas pertinentes, que de manera efectiva impidan a la Sociedad [...] realice la importación de tintes para cabello de la marca “L´ORIVÉL”.

Como fundamento jurídico en la adopción de las medidas adoptadas en el párrafo que precede, importa denotar, que la Ley de Marcas y otros Signos distintivos, fue promulgada por nuestro legislador con la finalidad de implementar los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante ADPIC), y entre los puntos que se regularon (como normas mínimas de protección que ha de prever cada país Miembro), se encuentran los procedimientos y recursos internos encaminados a la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Asimismo, es de significar que tales Acuerdos con carácter de normativa interna, establecen algunos principios generales aplicables en todos los procedimientos de observancia a los Derechos de Propiedad Intelectual, y además, contiene regulaciones marco sobre procedimientos y recursos tanto civiles como administrativos, medidas provisionales, prescripciones especiales,  medidas en frontera, y procedimientos penales, en las que se especifican con un relativo detalle los procedimientos y recursos que deben existir para que los titulares de Derechos de Propiedad Intelectual, puedan efectivamente hacerlos valer.

Dentro de los ámbitos de la propiedad intelectual que abarcan los Acuerdos ut-supra referidos, interesa al caso de mérito, el derecho de marcas regulado en el Art. 15 numeral 1 de los ADPIC, y en lo que a medidas de protección de derechos y prevención de infracciones de Propiedad Intelectual se refiere, al caso de autos, resultan aplicables los derechos conferidos estatuidos en el Art. 16 de los ADPIC, en tanto, que el titular de la marca protegida, en este caso “L´ORÉAL”, tiene derecho exclusivo de impedir que la Sociedad […], utilice en el curso de sus operaciones comerciales la marca similar “L´ORIVÉL para promover o realizar la comercialización de tintes para cabello, pues tal como se ha argumentado previamente, la misma genera probabilidad de confusión en el público consumidor de la marca preponderante. Por consiguiente, acreditados que han sido los extremos de la pretensión de infracción marcaria, la orden judicial dirigida al Director General de Aduanas se encuentra jurídicamente sustentada en forma absoluta.

Advirtiéndose el deterioro en algunas las muestras de los productos infractores, este Tribunal, considera inviable la verificación del análisis respecto a la procedencia o no de la donación de dichas mercancías a que se refiere el Art. 90-A de la Ley de Marcas, por lo que atendiendo a que se trata de productos con contenidos químicos y de difícil degradación, deberá ordenarse que oportunamente en coordinación con las autoridades medio ambientales respectivas, tales productos sean destruidos en su totalidad, diligencia judicial que deberá ejecutarse por el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de esta ciudad, quien decretó las respectivas Medidas Cautelares o Precautorias de Secuestro con formación de Inventario de los productos de tintes para cabellos de la marca “L´ORIVÉL”, cuyo expediente se encuentra clasificado bajo el número de Referencia [...], en consecuencia, deberá librarse el oficio correspondiente con inserción de la correspondiente certificación de esta sentencia.

Asimismo, una vez que la sentencia definitiva objeto de la vía recursiva de mérito, adquiera estado de firmeza, la sociedad demandada […] –a su costa-, deberá publicar esta providencia, así como las respectivas notificaciones a las partes interesadas. De igual forma, deberá solicitarse a la demandada proporcione a la Sociedad “L´ORÉAL”, cualquier información referente a sus contactos, intermediarios o proveedores nacionales y/o extranjeros, o los canales de producción o canales de distribución relacionados con la marca infractora, y en general de noticia de cualquier aspecto de carácter informativo, que tenga relación con los productos de tintes para cabello de la marca “L´ORIVÉL”, cuya existencia en el mercado salvadoreño perjudica a la marca preponderante “L´ORÉAL”.”