MARCAS

DEFINICIÓN Y OBJETO

“IV.3 Del derecho marcario.

El artículo 2 de la LMOSD menciona que marca es cualquier signo o combinación de signos que permiten distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase. 

De acuerdo con el anterior concepto, es elemento esencial de una marca la distintividad; es decir, la capacidad del signo o signos para diferenciar un producto o servicio de otro idéntico, similar o diferente, según se trate, aludiendo a las características intrínsecas o extrínsecas de estos.

De esta manera, el objeto primordial de una marca y su registro es la plena y real distinción entre productos y servicios de diferentes sujetos. Con el fin de mantener un nivel de control con respecto a la distinción de las marcas inscritas y las sujetas a inscripción, el legislador estableció, por medio del artículo 14 de la LMOSD, un procedimiento para verificar si una marca a registrar incurre en alguna de las prohibiciones de los artículos 8 y 9 de la citada ley. Tales disposiciones regulan las marcas inadmisibles por razones intrínsecas y las marcas inadmisibles por derechos de terceros.”

 LA CALIFICACIÓN REALIZADA AL SIGNO POR LA ADMINISTRACIÓN NO ES DEFINITIVA, PUES NO IMPIDE, LA OPOSICIÓN CONTRA LA MARCA EN PROCESO DE REGISTRO POR UN TERCERO

“Con el examen en referencia se pretende que la entidad que califica el signo o signos presentados verifique, de acuerdo con las prohibiciones legales, si es viable o no el registro de una marca, tomando en cuenta la totalidad de marcas que al momento de la presentación existen o se encuentren en proceso de inscripción.

No obstante, la calificación realizada por la Administración no es definitiva, pues no impide, de acuerdo con el artículo 16 de la misma ley, la oposición contra la marca en proceso de registro por un tercero (como sucedió en el presente caso), alegando cualquiera de las prohibiciones enmarcadas en los mencionados artículos.

Para el caso en comento, la oposición fue presentada por la licenciada Morena Guadalupe Zavaleta Nova, en calidad de apoderada de la sociedad Philip Morris Products, S.A. Dicha oposición se fundó en las letras a) y b) del artículo 9 de la ley mencionada, disposición que establece: “No podrá ser registrado ni usado como marca o como elemento de ella, un signo cuando ello afecte a algún derecho de tercero, en los siguientes casos: (...) a) Si el signo fuera idéntico o similar a una marca u otro signo distintivo ya registrado o en trámite de registro a favor de un tercero desde una fecha anterior, para mercancías o servicios relacionados con las mercancías y servicios protegidos por una marca registrada o en trámite, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión; b) Si el signo por semejanza gráfica, fonética, olfativa o ideológica con otras marcas y demás signos distintivos ya registrados o en trámite de registro a favor de un tercero desde una fecha anterior, para mercancías o servicios relacionados con productos o servicios protegidos por una marca registrada o en trámite de registro, dé a probabilidad de confusión (...)”

En la norma citada se observa que el legislador utiliza el concepto jurídico indeterminado «semejanza», el cual se refiere a esferas de realidad cuyos límites no aparecen bien precisados, situación que por su naturaleza no admite una determinación rigurosa, pero que, presentada en los casos concretos, debe ser analizada.”

FUNCIONES DE LA MARCA

“En virtud de lo anterior la marca se define como aquel signo que distingue un producto o servicio de otro. Las funciones que la misma tiene están relacionadas con la aptitud para identificar y distinguir productos o servicios producidos o comercializados por una sociedad de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario los identifique, valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen y la calidad de la mercancía.”

LA DETERMINACIÓN CUANDO EXISTE SEMEJANZA ENTRE UNA MARCA Y OTRA, ADMITE UNA ÚNICA SOLUCIÓN JUSTA, CUYA POTESTAD LA LEY OTORGA A LA ADMINISTRACIÓN, QUE ES JUDICIALMENTE REVISABLE

“La determinación de cuándo existe semejanza entre una marca y otra admite una única solución justa, cuya potestad la ley otorga a la Administración, que es judicialmente revisable. El ejercicio de tal potestad supone para la Administración una labor cognoscitiva e interpretativa de la ley en su aplicación al caso concreto, a fin de determinar si el último reducto del concepto «semejanza» tiene aplicación en el supuesto que se presenta.

Sin embargo, el examen de semejanza es relevante y apropiado cuando las marcas en contienda son fuertes o gozan de ese elemento deseado en el derecho marcario de distintividad o tratándose de marcas débiles, respecto de las palabras que no son de uso genérico; ya que es impensable que el registro ceda exclusividad a nombres genéricos porque, en caso de hacerlo, se estaría incentivando justamente lo contrario que el derecho marcario protege, que es la diferenciación de una marca versus todas las demás.”

CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS

“IV.4 Clasificación de marcas débiles y fuertes.

Como ya se ha explicado en el punto anterior, el elemento sine qua non de la protección marcaria es la distintividad frente a otras, ya que si entre marcas de productos sustitutos no existe ese elemento diferenciador se vuelve dificultoso para el consumidor distinguir cuál productor ofrece el bien que satisface mejor sus gustos y necesidades. En esta línea, es responsabilidad del productor crear una marca distinta de las demás, que genere reconocimiento en el mercado objeto, con el fin de crear una reputación e imagen que lo haga incomparable frente a otros bienes de la misma categoría (principalmente).

Las marcas son una guía indispensable en el consumidor para reconocer el producto que busca en el mercado y así discriminar el bien que prefiere frente a otros productos sustitutos de la misma categoría, es por esta razón que se considera que el buen desarrollo de una marca es un activo invaluable en una compañía.

Es así como la Administración Pública tiene una gran influencia a la hora de permitir que coexistan diferentes marcas que protegen bienes sustitutos, buscando lograr un balance saludable entre una enérgica competencia (al permitir una amplia gama de marcas para el mismo bien) para promover la variedad entre los productos que los consumidores pueden elegir, versus la protección al productor y, sobre todo, la protección a su ingenio y creatividad para posicionar su marca frente a todos los terceros que quieren lucrarse de su buen nombre.

Bajo esta lógica, surge una clasificación que corresponde al nivel o grado de creatividad que ostenta una marca, separándolas en débiles y fuertes.

a) Las marcas fuertes son aquellas que cuanto mayor sea la capacidad distintiva y diferenciadora, mayor será su fortaleza; es decir, cuanto mayor sea el grado de fantasía de la marca, mayor será su grado de exclusividad. Situación que favorecerá su protección legal.

b) Las marcas débiles, en contraposición, se determinan como aquellas que poseen signos con menor capacidad distintiva, por lo que pueden convertirse en signos débiles, a. este tipo de categoría pertenecen las marcas evocativas y descriptivas del producto o servicio que representa respecto de ellas. Su protección legal no es sencilla, ya que no se podrá evitar que los competidores registren o usen marcas similares. También se consideran marcas débiles a las formadas simplemente por letras, números o siglas.

La doctrina indica que es débil la marca que está conformada por signos de utilización libre o de uso común, por lo que tendrá menos fuerza para impedir que otros escojan signos cercanos, también de libre uso. Es decir, no se puede tener derecho de exclusión sobre una locución genérica o sobre raíces, terminaciones, sufijos y prefijos de uso común.

Al respecto Bertone asevera que marcas débiles son: «(...) aquellas que se encuentran solamente protegidas contra la imitación total, y a las fuertes como aquellas que son protegidas mucho más intensamente, llegando a prohibirse todas las marcas que incluyan modificaciones  y variaciones que dejan persistir la identidad de la marca que se desea tutelar». (BERTONE, Luis Eduardo, Derecho de Marcas, Tomo 1, Editorial Heliasta. S.R.L, Buenos Aires, 2003, pág. 247).

Asimismo la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI-, a través del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e indicaciones Geográficas, al establecer los motivos de denegación para todos los tipos de marcas, estableció que en general en la legislación en materia de marcas se reconoce una serie de signos que carecen de carácter distintivo, como lo son: a) los signos que son necesarios en el lenguaje corriente o profesional; b) designaciones genéricas o habituales del producto o del servicio; c) signos utilizados para indicar una característica del producto o del servicio, en particular, la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción de los productos o de prestación de los servicios; y d) los signos consistentes exclusivamente en la forma impuesta por la naturaleza o la función del producto o que confieran al producto su valor esencial. (Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, OMPI., “Motivos de denegación para todos los tipos de marcas”, vigésima primera sesión Ginebra, 2009, pág.5).

Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá electos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. (OTAMENDI, Jorge. “Derecho de marcas”. Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2010, pág. 215 ).”

EL DERECHO DE USO EXCLUSIVO DEL QUE GOZA EL TITULAR DE UNA MARCA, DESCARTA QUE PALABRAS DESCRIPTIVAS O USUALES PUEDAN SER UTILIZADAS ÚNICAMENTE POR UN TITULAR MARCARIO

“El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de una marca, descarta que palabras descriptivas, genéricas o usuales puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos de dominio público no se puede impedir que los competidores en el mercado los sigan utilizando.

Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones genéricas, de uso común o descriptivas, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Si bien la ley prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones genéricas, comunes o descriptivas, las palabras o partículas genéricas, de uso común o descriptivas -artículo 8 letra c) de la LMOSD-, al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.”

LOS VOCABLOS DE USO COMÚN CARECEN DE DISTINTIVIDAD Y NINGUNA PERSONA PUEDE APROPIARSE DE ELLOS

“Sin embargo, los vocablos de uso común carecen de distintividad y ninguna persona puede apropiarse de ellos, por lo que el titular de dicha marca no puede impedir que las palabras genéricas, de uso común o descriptivas que conforman su marca, puedan ser utilizadas por otros para una determinada clase, ello en virtud de ser una marca débil, lo cual debilita su fuerza de oposición, ya que no se podrá oponer a que otros usen la misma marca nominativa para otros productos o servicios en la misma clase del primer registro; es decir, que las partículas genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario, debiendo únicamente realizar el análisis marcario de semejanza en la parte que no contiene las partículas citadas.

En el presente caso, el Registrador al realizar el análisis marcario ha concluido que la palabra “sensaciones” es un término genérico y de uso común; clasificación que compartimos en virtud de que la palabra “sensaciones”, además de ser un término genérico y de uso común, indica una característica de la mayoría de productos que se pretenden comercializar con la marca “Belmont sensaciones” (clase 34), es decir, que la marca pretende dar a conocer al consumidor que su producto le brindará una sensación; aunque puede ser que no todos los productos protegidos por dicha marca tengan esa característica.

El punto principal a dirimir es establecer si existe semejanza capaz de originar riesgo de error o confusión entre las marcas Diplomat Sensations y Derby Sensations, frente a Belmont Sensaciones.

Cuando analizamos marcas de diferentes titulares y éstas se encuentran formadas por dos o más vocablos, pero en uno de ellos existe coincidencia, la determinación debe centrarse en función de si el vocablo no coincidente es suficientemente distinto en ambas marcas. (JALIFE, D., Mauricio. “Marcas, aspectos legales de las marcas en México”. Editorial SISTA, S.A. de C.V., México D.F., México, 2000, pág. 66 ).

Teniendo en cuenta lo anterior se puede constatar que en el presente caso la palabra común en las marcas en contienda es “sensaciones”, aunque las marcas ya registradas utilicen dicha palabra en idioma inglés (Sensations), pero habiéndose determinado que dicha palabra es un término genérico y de uso común, el estudio marcario debe realizarse sobre la otra palabra que compone a las marcas en contienda, es decir, sobre las palabras “Diplomat, Derby y Belmont”.”

LA CONFUSIÓN VISUAL O GRÁFICA ES LA CONFUSIÓN CAUSADA POR LA IDENTIDAD O SIMILITUD DE LOS SIGNOS, SEAN ÉSTOS PALABRAS, FRASES, DIBUJOS, ETIQUETAS O CUALQUIER OTRO, POR SU SIMPLE OBSERVACIÓN

“Con estos antecedentes, y a efecto de controlar la legalidad de las resoluciones impugnadas, esta. Sala hará un examen pormenorizado de las marcas en contienda, haciendo un análisis gráfico, fonético e ideológico, y podrá, de esa forma, fijar la existencia o no de la semejanza cuestionada por la parte actora. Por lo que, a continuación, se procederá a efectuar el análisis, conforme los parámetros anteriores, de la forma siguiente:

Análisis gráfico.

El doctrinario argentino Jorge Otamendi, en su obra Derecho de Marcas, asevera que: «la confusión visual o gráfica es la confusión causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, por su simple observación (...) la confusión visual puede ser causada por semejanzas ortográficas o gráfica.».(Derecho de Marcas, Abeledo Perrot, 3ª edición, 1999, pág. 173 y 174).

La similitud visual ortográfica se presenta cuando coinciden las letras en los nombres comerciales en confrontación, influye la secuencia de vocales, la longitud y cantidad de sílabas, las radicales o terminaciones comunes. Debe decirse que la apreciación de una marca, como un todo, significa que la persona que la aprecia debe imponerse de ella al verla junto a otras marcas, sin compararlas, y sin particularizar las diferencias que entre ellas existan, de manera que la impresión de conjunto que queda en su mente sea determinante para no confundirla con otra.

Según se aprecia de las marcas cotejadas se concluye que, bajo el análisis gráfico efectuado, no se origina identidad o similitud de signos, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo por su simple observación, es decir, que no existe una similitud gráfica entre las marcas citadas; así como tampoco existe una similitud ortográfica, ya que las palabras “Diplomat, Derby y Belmont”, no se escriben de igual forma, ni tienen elementos en común, por lo que, bajo el análisis gráfico efectuado, dichas marcas se diferencian.”

LA CONFUSIÓN FONÉTICA O AUDITIVA SE PRODUCE CUANDO LA PRONUNCIACIÓN DE LAS PALABRAS QUE CONFORMAN LA MARCA O DISTINTIVO TIENEN UNA FONÉTICA SIMILAR

“Análisis Fonético.

La confusión fonética o auditiva se produce cuando la pronunciación de las palabras que conforman la marca o distintivo tienen una fonética similar.

Según lo expuesto por Emilio Alarcos Llorach, en su obra Gramática de la Lengua Española:«(...) los rasgos distintivos que oponen entre sí los fonemas consonánticos del español configuran un sistema de cinco series y de cuatro órdenes de localización, a saber: serie oclusiva, serie sonora, serie fricativa, serie nasal y serie líquida; orden labial, orden dental, orden palatal y orden velar».

Al realizar una vocalización de las marcas citadas, se puede determinar que su sonido es distinto, ya que ambas tienen letras diferentes, no inician ni terminan igual, por lo tanto tienen una pronunciación y vocalización diferente «DIPLOMAT», «DERBY» y «BELMONT». En atención a lo anterior, debe concluirse que existe una diferencia fonética necesaria entre ambas marcas comerciales que no genera confusión auditiva.”

LA CONFUSIÓN IDEOLÓGICA DEVIENE DEL PARECIDO CONTENIDO CONCEPTUAL DE LAS MARCAS O DISTINTIVOS

“c) Análisis Ideológico.

La confusión de naturaleza ideológica o conceptual es la que deviene del parecido contenido conceptual de las marcas o. distintivos, al respecto Jorge Otamendi señala lo siguiente: “Es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea que impide al consumidor distinguir una de otra”. (Derecho de Marcas, editorial Abeledo Perrot, tercera edición, 1999, página 182).

En el presente caso, al realizar el análisis ideológico, se constata que no obstante los productos de las marcas en discusión tanto de la sociedad demandante como la sociedad oponente pertenecen a la clase 34 internacional, no existe una semejanza ideológica entre ellas, debido a que las palabras «DIPLOMAT», «DERBY» y «BELMONT», no evocan a una misma cosa, característica o idea que produzca confusión en el consumidor.

En conclusión, respecto de este punto, se afirma que no existe la ilegalidad señalada por la sociedad demandante, en consecuencia, no se ha violentado lo prescrito en el artículo 9 letras a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.”

IMPOSIBILIDAD DE EVITAR REGISTRO DE MARCAS SIMILARES CUANDO SE FORMAN CON PALABRAS GENÉRICAS

“IV.5 Sobre la violación al derecho de propiedad y seguridad jurídica.

La Sala de lo Constitucional en el proceso de amparo con referencia 424-2000, por medio de sentencia pronunciada el diez de octubre de dos mil uno, ha perfilado el significado de la seguridad jurídica, de la siguiente manera: « (...) nuestra Constitución, la prevé como categoría jurídica fundamental, a través de ella se obtiene la certeza de que una situación jurídica determinada no será modificada más que por procedimientos regulares y autoridades competentes, establecidas previamente. (...) La seguridad jurídica es la certeza del imperio de la ley, en el sentido de que el Estado protegerá los derechos tal y como la ley los declara, principio que impone al Estado el deber insoslayable de respetar y asegurar la inviolabilidad de los derechos constitucionales, asegurando así que todos y cada uno de los gobernados, tengan un goce efectivo de los mismos».

Por otra parte, el derecho de propiedad se entiende como la facultad que tiene una persona para disponer libremente de sus bienes, en el uso, goce y disfrute de ellas, sin ninguna limitación que no sea generada o devenirla por la ley o la Constitución.

Al respecto, el artículo 5 inciso 1º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos regula: “La propiedad de las marcas y el derecho a su uso exclusivo se adquiere mediante su registro de conformidad con esta ley”.

En el presente caso, como se ha mencionado en líneas anteriores, la parte demandante es propietaria de las marcas “Diplomat Sensations y Derby Sensations”, las cuales tienen palabras genéricas, de uso común o descriptivas, que las hacen débiles.

De ahí que la sociedad demandante no se podrá oponer a que otros usen la misma palabra genérica que compone su marca amparando productos o servicios en la misma clase; en consecuencia, no se ha vulnerado el derecho de propiedad y seguridad jurídica.”