PROCESO DE INFRACCIÓN MARCARIA Y COMPETENCIA DESLEAL
LAS MARCAS CUMPLEN
UNA FUNCIÓN INFORMATIVA EN UN MERCADO DE LIBRE COMPETENCIA Y EL DERECHO SOBRE
ELLAS CONSTITUYE UN BIEN JURÍDICO DIGNO DE PROTECCIÓN
“3.1) En el proceso
de mérito, la parte actora sociedad L’ORÉAL, pretende que en sentencia se
declare que existe riesgo de confusión entre las marcas L’ORÉAL y L’ORIVÉL, en
perjuicio de la mencionada demandante, habiéndose infringido por parte de la
sociedad demandada los derechos marcarios que le pertenecen a través de cometer
actos constitutivos de competencia desleal.
3.2) En ese
contexto, siendo la marca uno de los más importantes signos distintivos, parece
evidente que sirve para distinguir los productos o servicios de un empresario
en el mercado. De esto, el ordenamiento jurídico sanciona la reproducción e
imitación de una marca registrada ajena, pues más allá de constituir una
violación del derecho de exclusiva sobre un signo distintivo, genera confusión
entre los consumidores en cuanto al origen empresarial del producto o del
servicio. Esto da buena cuenta de por qué el legislador se ha preocupado por
preservar los intereses de los consumidores a ser expuestos a que el prestigio
de una marca de determinadas características, pueda orientar indebidamente su
decisión de compra, y por ello se constituye como un bien jurídico digno de
protección.
Así las cosas, las
marcas son útiles a los efectos de preservar los derechos de los consumidores,
pues ellas permiten distinguir productos de distinto origen. La marca,
asimismo, puede condensar las características de un determinado producto o
servicio, pues el precio y la calidad de los mismos quedan asociados o
identificados con ella, lo que supone una importante fuente de información para
el público. Este signo distintivo es portador de datos necesarios para que el
consumidor, que es el gran juez del mercado, no tome su decisión en la más
absoluta oscuridad, tomando en consideración que en múltiples ocasiones el
comprador, se interesa más por la marca que por el producto y, en todo caso,
éste se halla cubierto por las características y garantías que emanan de ésta.
En consecuencia,
puede afirmarse que las marcas cumplen una función informativa en un mercado de
libre competencia: es indicadora del origen y calidad de los productos o
servicios ofrecidos en el mercado, facilitando de este modo la elección del
consumidor, que constituye un principio esencial de la economía de mercado ya
que, de este modo, actúa como árbitro dando la victoria a un competidor."
HECHOS
EN QUE HA DE BASARSE LA APRECIACIÓN GLOBAL DEL RIESGO DE CONFUSIÓN EN
CONSIDERACIÓN A LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA, O CONCEPTUAL DE LAS MARCAS
"3.3) En ese orden
de ideas, el cliente suele percibir la marca como un todo, sin recordar sus
detalles, razón por la que se considera improcedente, a los fines de efectuar
una correcta comparación entre las marcas confrontadas, descomponer los
elementos denominativos que las integran y, por ello, atender a unos y no a
otros. Lo anterior no obsta a tener en cuenta que, a pesar de la percepción de
conjunto del consumidor, su atención suele centrarse en los elementos
dominantes y particularmente distintivos.
En tal sentido, la
jurisprudencia ha sostenido que la apreciación global del riesgo de confusión,
en consideración a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas de
que se trate, ha de basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas.
Por ello, la misma debe examinarse a través de una visión de conjunto sintética
de la totalidad de sus elementos integrantes, sin descomponer su unidad
fonética y gráfica, en donde la estructura prevalezca sobre sus componentes
parciales."
LA MARCA NECESITA MATERIALIZARSE A TRAVÉS DE COSAS TANGIBLES PARA SER PERCIBIDA POR LOS SENTIDOS Y OBJETO DE PROTECCIÓN
"3.4) En síntesis, la marca es un bien inmaterial, intangible, en virtud que no tiene una existencia sensible, por lo que necesita materializarse a través de cosas tangibles para ser percibida por los sentidos; siendo además susceptible de ser reproducida ilimitada y simultáneamente en diversos lugares; de ahí que no todo distintivo constituye marca sino sólo cuando éstos se materializan y para que sea protegible debe en sí volverse tangible. Contrariamente, cuando no logra concretarse un distintivo en sus funciones, no puede pretenderse su protección. Así, la marca como signo tiene la cualidad de distinguir un producto de entre otros de su misma clase, denotando además quién los produce o los brinda.
Esta nace como
resultado del ingenio y la creatividad, cuya introducción al intercambio de
bienes y servicios en el mercado mediante su asignación diferenciadora a un
producto o servicio, la torna económicamente activa trascendiendo en el
comercio en sí, volviéndose jurídicamente protegible.
Así, la misma puede
considerarse un mecanismo para la identificación y subsiguiente elección de
productos y servicios, permite además elegir a éstos a través de su
individualización, haciendo posible que la oferta de los productos de una misma
clase sea transparente para el consumidor. Mediante la identidad marcaria, el
empresario logra captar la clientela por la calidad que ofrece, de tal forma
que el derecho marcario constituye un elemento esencial del sistema de
competencia en un mercado."
CARACTERÍSTICA
ESENCIAL QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA PODER SER REGISTRADO COMO MARCA
"3.5) Ahora bien, existe
una característica esencial que debe reunir un signo para poder ser registrado
como marca, la cual es, su aptitud distintiva, pues de esta manera se pueden
diferenciar con respecto a los de otro.
Esto es de una
importancia fundamental, dado que existen términos, figuras y formas que pueden
resultar genéricos o usuales y, por tanto, son inapropiados para individualizar
determinados productos o servicios, a los cuales se le suelen atribuir cuatro
funciones, todas ellas estrechamente ligadas entre sí. Estas son: la indicadora
de procedencia, la de calidad, la de prestigio, y la publicitaria.
3.6) Por tanto, la
imitación con aprovechamiento del esfuerzo ajeno, debe limitarse a la emulación
de prestaciones originales de un tercero, mediante el empleo de especiales
medios técnicos que permiten la multiplicación del original a bajo coste, de
ahí que la deslealtad venga determinada por ahorro de gastos que se obtiene
gracias a la reproducción; por ello, la "imitación" consiste en la
copia de un elemento o aspecto esencial, no accidental o accesorio, que incide
sobre lo que se denomina "singularidad competitiva" o
"peculiaridad concurrencial" que puede identificarse por un
componente o por varios elementos.
Por eso, no puede
registrarse un signo que sea capaz de infundir la creencia en el consumidor, de
que está adquiriendo un producto o servicio que posee unas determinadas
características en cuanto a su calidad o naturaleza distintas a las que
realmente ofrece, incluso dar una falsa indicación de la procedencia del mismo.
Para el caso, se han
señalado como actos o aspectos de la conducta que se imputa a la demandada, el
de la reiteración en sacar al mercado productos que constituyen imitación de
los comercializados por L"ORÉAL en su concepto, presentación, denominación
comercial y segmento del mercado al que van dirigidos, una vez que se conoce
que funcionan comercialmente y copiando sobre todo las características que los
hacen atractivos, lo que tiene lugar en espacio de pocos meses, de una manera
continuada y claramente parasitaria.
En ese sentido, la
sucesión y reiteración de actos de imitación, por su número y coincidencia en
el tiempo, revelan, a juicio de los recurrentes, un comportamiento buscado de
propósito como una estrategia comercial claramente desleal, tendente a limitar
los esfuerzos inherentes a la creación y desarrollo de nuevos productos."
RIESGO DE
CONFUSIÓN: PRINCIPIO FUNDAMENTAL DEL DERECHO DE MARCAS
"3.7) EL PRIMER
PUNTO DE APELACIÓN, consiste en la existencia de un vicio en la valoración de
la prueba, en razón que según los interponentes, se presentó documentación con
la que se comprobaba el riesgo de confusión entre las marcas L’ORÉAL y L’ORIVÉL;
observando este Tribunal que en el transcurso del proceso, la parte demandante,
ahora recurrente, acreditó los siguientes hechos:
a) La propiedad de
la marca L’ORÉAL, y, por ende, su legitimación procesal activa, con la
certificación literal del certificado de renovación de la marca de fábrica y de
comercio que consta a fs. […];
b) El uso en el
comercio de la marca L’ORIVÉL, por parte de la sociedad demandada […], puesto
que con las medidas cautelares de secuestro con formación de inventario de los
productos en la Aduana Marítima de Acajutla, se determinó que la referida demandada,
importó tales mercancías;
c) La comparación
entre ambas marcas, por medio de informe pericial realizado por la licenciada […],
de fs. […], con productos de las marcas L’ORÉAL y L’ORIVÉL.
3.7.1) Por su
parte, la administradora de justicia, en su sentencia, manifestó que la
demandante, no probó el Riesgo de Confusión, en virtud que del peritaje
practicado por la licenciada […], de fs. […], dicha perito expresó que el mismo
fue realizado con un informe que se le presentó, y no con productos de las
marcas contendientes, y por ello, dicha situación, no permite establecer
efectivamente, si los consumidores pueden ser inducidos a confundir ambos
productos.
3.7.2) Cabe aclarar,
que la marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo que en su
vertiente negativa, le permite prohibir que cualquier tercero utilice en el
tráfico económico un signo idéntico o similar a la marca registrada. Éste
ejercicio, por supuesto, no se puede ejercer contra cualquier signo que se use
en el mercado sin consentimiento del titular, sino sólo contra aquellos cuya
identidad o semejanza con una marca anteriormente solicitada para registro o ya
registrada, sea capaz de inducir al público a error. Estamos, de este modo,
ante otro de los principios fundamentales del derecho de marcas, el cual es el
riesgo de confusión.
3.7.3) Es de
señalar que, dicho riesgo es abstracto, pues no es necesario demostrar una
concreta situación, sino que será suficiente verificar, a partir de una
comparación de los signos y productos en conflicto, la aptitud para generar
confusión en el mercado, no se exige probar la existencia de una verdadera confusión
en el consumidor, sino comprobar la posibilidad de la misma.
Y es así, que para
determinar el riesgo de confusión habrá que considerar todos los elementos en
juego, debiendo aportarse al proceso, los datos que permitan identificar al
sector del público que conoce e identifica la marca con los productos o
servicios que la misma abarca, pasando por la percepción del consumidor medio,
los canales de comercialización; e indudablemente también se debe de analizar
la similitudes, identidades visuales, fonéticas y conceptuales, entre los
productos de las marcas comparadas.
3.7.4) En
concordancia con lo anterior, la semejanza conceptual entre dos signos se
establece en función del significado de las denominaciones confrontadas. De
este modo, al comparar los signos habrá que tener en cuenta no solo su aspecto
puramente material, sino también las ideas que suscita su significado.
Demás está decir
que una semejanza fonética no se corresponderá necesariamente con una
conceptual, ni viceversa. Es de mencionar que el criterio conceptual puede ser
utilizado tanto para afirmar la existencia de riesgo de confusión, como para
descartarlo, puesto que debe tomarse en cuenta la impresión auditiva global que
produce el denominativo en el consumidor medio sin descomponer los elementos o
sílabas que lo formen."
AUSENCIA DE ERRÓNEA VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN PRIMERA INSTANCIA
"3.7.5) Procede
tener en cuenta que, en la sentencia recurrida, se realizó por parte de la
juzgadora, una valoración de la prueba aportada, en la cual se detallaron
factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos en
disputa, detallando para cada apartado el análisis de la prueba aportada:
a) En el literal A),
respecto a la pretensión de que se declare la existencia de las infracciones
marcarias, se valoró la prueba documental consistente en la certificación
literal del certificado de renovación de marca, la certificación de las
diligencias de ejecución de medidas precautorias de secuestro preventivo
extendidas por el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil, juez 2, los
peritajes realizados por las licenciadas […], y la declaración de ésta última.
b) En relación al
literal B), en cuanto a la pretensión de que se declare la existencia de actos
de competencia desleal, hizo relación al análisis del literal A), y se aclaró
que no constan en el proceso medios de prueba tendientes a acreditar la
imitación como elemento de la competencia, sin embargo, se valoró también el
informe pericial de la licenciada […], las publicaciones realizadas en la
Revista “El Economista” edición diciembre 2012-enero 2013, edición Abril-Mayo
2013; y finalmente;
c) En el literal C),
donde se analizó la pretensión de condena al pago de una indemnización por
daños y perjuicios a la parte demandada, se estableció que al no haberse
acreditado ni la infracción marcaria, ni los actos de competencia desleal, no existe,
por tanto, daño a algún derecho, por lo que no se accedió a dicha condena.
Cabe entonces tener
en cuenta, que los análisis de estos factores incluyeron la naturaleza, su
destino y utilización de tales medios probatorios, por lo que el considerar una
valoración de prueba errónea únicamente porque la misma no se ajustó a los
intereses ventilados por la parte que la aportó, no es motivo para considerar
que la misma está errada; en consecuencia, el punto de apelación esgrimido carece
de fundamento legal."
RECONOCIMIENTO JUDICIAL SOBRE EL COTEJO DE LAS MARCAS CONFRONTADAS; Y VALOR PROBATORIO DE ESTE MEDIO DE PRUEBA
"3.8) El SEGUNDO
PUNTO DE APELACIÓN, radica en que en la sentencia recurrida no se mencionó que
el reconocimiento judicial se realizó respecto de los productos de las marcas
L’ORÉAL y L’ORIVÉL, ello en razón que la jueza inferior, no hizo valoración
probatoria alguna relacionada con dicho medio de prueba practicado en la
audiencia probatoria y cuyo objeto era evidenciar el riesgo de confusión que ya
había sido acreditado con los informes periciales presentados en el proceso.
3.8.1) En cuanto a
ello, de la lectura de la sentencia de primera instancia, se advierte que en su
apartado B.3), efectivamente se omitió referirse al valor probatorio del reconocimiento
judicial que se practicó por la juzgadora, ya que aún y cuando se menciona que
el mismo se llevó a cabo sobre cinco de los objetos secuestrados, y que fueron
reconocidos en la audiencia probatoria, en donde fueron descritos, no se
efectuó pronunciamiento alguno sobre si los productos inspeccionados tenían similitudes,
siendo esa la finalidad por la que se solicitó ese medio de prueba, y por tal
motivo, corresponderá a esta Cámara su valoración.
El reconocimiento
judicial consiste, en la percepción sensorial directa realizada por el Juez o
persona designada al efecto sobre cosas, lugares o personas con el objeto de
verificar cualidades, condiciones o características, en ese sentido, se puede
afirmar que, es una prueba directa en la cual los hechos, cosas o huellas,
rastros o personas bajo examen, caen bajo la percepción de los sentidos del
juez, tribunal o funcionario que realice la diligencia con la finalidad de
formar convicción sobre ellos, y permite además la fijación de determinados
hechos o situaciones mediante la percepción que realice de los mismos.
De lo expresado se
colige, que el objeto del medio probatorio de Reconocimiento Judicial, es la
verificación de hechos materiales de toda clase, que el juez puede examinar y
reconocer.
3.8.2) Pues bien,
la juzgadora en la audiencia preparatoria llevada a cabo a las diez horas del
día diecinueve de julio de dos mil trece, y continuada a las diez horas del día
veintiséis de julio de dos mil trece, procedió a realizar el reconocimiento
judicial sobre los productos presentados para comparación, es decir los cinco
objetos secuestrados por el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de San
Salvador, juez 2, omitiendo únicamente realizar el cotejo de las marcas
confrontadas, para establecer si entre ellas existía o no similitudes visuales,
y por tal razón corresponde a esta Cámara llevarlo a cabo, teniendo al alcance los
productos presentados para ese efecto, los que se analizan en su conjunto, dando
como resultado el siguiente:
a. Similitud
ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares
ideas, es decir que se origina del mismo parecido conceptual de las marcas,
constituyéndose como la representación de una misma cosa, característica o
idea, la que impide al consumidor distinguir una de la otra. En el presente
caso, no se evidencia su concurrencia, puesto que ambas marcas no están
provistas de un significado propio que las identifique, tratándose de vocablos
de fantasía, mudos al intelecto humano, y en ese sentido, no es posible determinar
que la marca L’ORIVÉL, cause confusión respecto de la marca L’ORÉAL, basados en
este criterio.
b. Similitud gráfica
y ortográfica, la que se manifiesta por la coincidencia de letras entre los
segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de
la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones
comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más
palpable u obvia; y sobre este criterio, se estima que se presentan más semejanzas
que diferencias entre ambas marcas, en virtud que las dos comienzan con la
letra “L”, seguidas de un apóstrofo y las letras “O” y “R”, poseen una vocal
“E” tildada en ambos casos, y su terminación en “L”, de igual forma ambas se
encuentran establecidas en letras mayúsculas, siendo el color y tamaño de la
letra muy similar. Por lo que es dable afirmar que en efecto los signos
distintivos comparados presentan similitudes.
c. Similitud
fonética, que se da entre signos que pronunciados tienen un sonido parecido. En
donde la determinación de similitud depende de la identidad en la sílaba
tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, para
el caso que ahora nos ocupa, al pronunciar ambas marcas, no se denota una clara
semejanza entre ellas, pese a que su raíz es la misma, por lo que
fonéticamente, esta Cámara considera que no existe una posibilidad real de
confusión entre ambas, atendiendo al criterio fonético de los signos.
3.8.3) Ahora bien,
esta primera aproximación respecto de la similitud gráfica y ortográfica que
poseen las marcas, no es suficiente para que de forma automática se arribe a la
conclusión que estamos en presencia de una riesgo de confusión, pues para ello,
como ya lo hemos apuntado anteriormente, es necesario recurrir a otros medios
probatorios que sean capaces de comprobar de manera pormenorizada, y basados en
elementos objetivos, que dicha semejanza es suficiente para confundir al
consumidor, lo que no ocurrió en el presente caso.
3.8.4) En ese orden
de ideas, habiéndose realizado el correspondiente cotejo marcario, es
pertinente retomar el aspecto referido al valor probatorio del reconocimiento
judicial, y es que el mismo no se configura como el medio idóneo para fijar la
existencia de confusión entre ambas marcas, en virtud que para ello debe
verificarse además un estudio del mercado al que se dirigen ambos objetos, y
las posibles implicaciones en las decisiones de los consumidores a la hora de pretender
adquirirlos, lo que escapa de la pericia de la juzgadora; y si pese a ello, se hubiere
llegado a afirmar que existe riesgo de confusión, esto no es suficiente para
acreditar ese punto, pues se estaría probando la pretensión de la parte actora
basada en un medio probatorio derivado únicamente de la actividad realizada eminentemente
por el juez.
3.8.5) En ese
sentido, esta sede Judicial estima que el reconocimiento judicial, en este tipo
de procesos debe ir acompañado de otros elementos de prueba que en su conjunto
sean capaces de crear la convicción necesaria en el juez, de tal suerte que
este únicamente corrobore mediante el mismo, la concurrencia de los hechos
alegados."
PRESUPUESTOS PARA QUE SE CONFIGURE LA COMPETENCIA DESLEAL EN EL ÁMBITO MARCARIO Y SU RELACIÓN CON EL RIESGO DE CONFUSIÓN
"3.8.6) Por su
parte, en el derecho mercantil no todo acto de imitación es ilícito. En cambio,
sí es contraria a derecho cuando se trata de una imitación desleal o,
tratándose del derecho de marcas, cuando ella genera un riesgo de confusión con
una marca previamente registrada.
De ahí que los
efectos producidos por la competencia desleal, afectan directamente a un
competidor y no necesariamente afectan al mercado de que se trata. No obstante,
cabe aclarar que, en algunos casos, si el comerciante desleal goza de posición
de dominio en dicho mercado es posible que tal conducta pueda limitar, impedir
o restringir en forma significativa la competencia, en cuyo caso no solo se
verán afectados los derechos económicos del competidor sino los intereses de la
colectividad, siendo tal conducta susceptible de tutela.
3.8.7) Debe quedar
claro que, la acusación de desleal radica en la forma de ofrecer un producto en
el mercado que genera, en la representación mental del potencial consumidor, un
riesgo de confusión con otro comercializado con anterioridad. El principio
expresado -imitación libre- tiene como excepciones: que la creación esté
amparada por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley; que la imitación
resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores
respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la
reputación o el esfuerzo ajeno, salvo inevitabilidad de los riesgos de asociación
o aprovechamiento de la reputación; o que se trate de imitación sistemática
encaminada a impedir u obstaculizar a un competidor su afirmación en el mercado
excediendo de lo que pueda reputarse una respuesta natural del mercado. Pues
bien, habida cuenta del planteamiento del motivo, el tema litigioso queda
reducido a si en la imitación afirmada concurre el supuesto de aprovechamiento
indebido del esfuerzo ajeno.
3.8.8) En efecto, éste
se produce, según afirma la parte recurrente, cuando la imitación permite
suprimir esfuerzos propios dirigidos a conseguir una prestación competitiva con
la del pionero y, en consecuencia ahorrarse sustanciales costes de producción y
comercialización. Es preciso que el imitador haya reducido los mismos más allá
de lo que objetivamente se considera admisible para el correcto funcionamiento
del mercado.
Es por ello, que el
análisis realizado respecto a la competencia desleal por parte de la jueza de
primera instancia, se encuentra conforme a derecho, en virtud que la falta de
prueba del riesgo de confusión, excluye que la marca L’ORIVÉL sea una imitación
de la marca L’ORÉAL, puesto que se trató de establecer la similitud entre
ellas, pero no la imitación del producto amparado con la marca demandante, por
parte de la demandada.
3.8.9) Lo anterior
es así, dado que hoy en día las diferencias entre productos y servicios de
distintas empresas son cada vez más sutiles, debido a que los procesos de
producción son similares y porque el derecho de la competencia está informado
por el principio de la libre imitación. De ahí la importancia del valor
agregado y, sobre todo, del afán de las empresas por consolidar la imagen de la
marca, cuyo principal objetivo es evitar la reproducción o imitación de la
marca y su aplicación sobre los productos o servicios.
En concordancia con
lo expuesto, solo la reproducción o imitación de la marca registrada genera un
signo idéntico o similar, en los que estamos ante signos idénticos utilizados
para designar los mismos productos (doble identidad), pero donde la existencia
de factores secundarios de diferenciación ajenos a la realidad registral, como
por ejemplo el precio, la calidad o el lugar de venta, hacen muy difícil que el
consumidor sea inducido a error.
3.8.10) Al
respecto, el Inc. 1° del Art. 26 de la Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos, expresa en el literal e), que el registro de una marca confiere a
su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que, sin su
consentimiento realice alguno de los actos siguientes: usar en el comercio un
signo idéntico o similar a la marca para cualesquiera productos o servicios
cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el
titular del registro, quedando entendido que tratándose del uso de un signo
idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe
probabilidad de confusión.
3.8.11) En esa
línea de pensamiento, la protección marcaria estriba principalmente en el
privilegio que el ordenamiento jurídico le brinda a aquel que tiene inscrita su
marca, para que la explote exclusivamente en su provecho, mediante una especie
de monopolio, evitando que otros se aprovechen ilegalmente de su valor en el
mercado, en función de un producto determinado y de quien lo fabrica y/o
comercializa. Se supone que la marca ha sido objeto de una constante
introducción en el mercado donde ha sido expuesta, a través de diferentes tipos
de estrategias para lograr cierta reputación y preferencia en el consumidor.
Su aceptación puede
radicar en su calidad o en otros elementos comerciales que le asignan fama
comercial, así puede que terceros sin derecho alguno quieran aprovecharse de
esa marca, bien para que el consumidor se confunda o para que asocie otros
distintivos con similitudes técnicas a aquella, las que al medirse en el
impacto del mercado y del consumidor tienden a resultar en un aprovechamiento
ilícito y por ende una violación marcaria.
3.9) Ahora bien, siempre
relacionado al riesgo de confusión, los apoderados de la parte apelante piden
que se reconozca la existencia y debida acreditación probatoria del riesgo de
confusión entre las marcas L’ORÉAL y L’ORIVÉL, así como también la imitación
fraudulenta perpetrada a través del uso en el comercio por darse confusión
visual y auditiva generada por la reproducción de las denominaciones “EXCELLENCE
CREME” y “STUDIO LINE” utilizadas por L´ORÉAL con las denominaciones EXCELLENOE
CREME” y “ESTUDIO FINE” utilizadas por L´ORIVÉL.
3.9.1) Es
procedente acotar, que la problemática derivada de la intersección entre
reserva y marca es muy amplia. Resulta muy complejo establecer un punto de
equilibrio, siendo que se ha soslayado el interés primordial que el autor,
artista, editor o, en general, el dueño, tiene sobre su marca y con frecuencia,
sucede que terceros ajenos al propietario, recurren al registro marcario con la
intención de apropiarse de los bienes protegidos por él, aunque lo sea para el
limitado propósito de su comercialización.
Por su naturaleza
jurídica, la reserva recae sobre un objeto complejo. En tal virtud, se trata de
una forma autónoma, justificable por cuanto a su independencia dentro del
esquema de la propiedad intelectual y del interés jurídico que de ésta se
desprende, a favor del dueño de la marca.
Ciertamente, corresponde
sólo a éstos la protección del propio género de la reserva, así como el
registro marcario. Por lo tanto, el régimen jurídico en torno a la reserva debe
preservar el objeto de protección, asegurando acciones que resguarden la
observancia de los derechos subjetivos de allí derivados, además de la contención
de ilícitos.
3.9.2) De ahí que,
al analizar el denunciado riesgo de confusión entre las denominaciones
“EXCELLENCE CREME” y “STUDIO LINE” utilizadas por L´ORÉAL con las
denominaciones “EXCELLENOE CREME” y “ESTUDIO FINE” utilizadas por L´ORIVÉL, se
observa, que aunque las citadas denominaciones, no se encuentran registradas a
favor de L´ORÉAL, ni están comprendidas dentro de las reservas que se mencionan
en el certificado de renovación del registro de la marca, que consta a fs. […],
los recurrentes alegan que existe una imitación de parte de la demandada.
3.9.3) En ese
sentido, es procedente demarcar que el literal “e)” del Art. 10 de la Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos dispone como requisitos para la inscripción
de una marca, que dentro de la solicitud de registro, se haga relación a las
reservas respecto del tipo de letra, color, de combinación de colores, diseños
o características de la marca, en la misma disposición en que aparezcan en el
modelo, cuando fuese el caso, prescribiendo que las reservas que se formulen
sobre elementos que no aparezcan en el modelo carecerán de valor.
Por lo que, la
reserva de derechos, se da a fin de proteger ciertos elementos adyacentes a la
obra, pero que no representan la obra en sí misma, dándose la situación a dilucidar
de sí se ha dado una traspolación en donde la reserva se convierte en marca y
viceversa.
Es por ello que
debe tenerse en cuenta que para poder acogerse a la protección que el derecho
registral marcario otorga a los bienes protegidos por él, debe encontrase
plena, concreta y específicamente determinada en cuanto a las circunstancias
antes relacionadas.
3.9.4) Igualmente
habrá que valorar, que dichas denominaciones, representen respecto de la marca,
una especial eficacia individualizadora, es este particular elemento el que por
la peculiaridad singularizante del producto común, ha de ser preferentemente
contemplado, para decidir si la marca puede provocar la confusión en el
tráfico, a costa de la prioritaria que la había difundido.
3.9.5) Por lo que
consideradas en sí mismas las citadas expresiones, no implican competencia
desleal, sobre todo cuando se advierte que se trata de expresiones o
denominaciones genéricas que no son una marca para el producto que se pretende
distinguir, y por esa razón, no pueden tener su uso exclusivo, pues ello
significaría una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus
competidores.
3.9.6) Es
importante aclarar que la misma parte actora, reconoce en su libelo recursivo
que su representada, no pretendía acreditar la titularidad exclusiva sobre las
denominaciones “EXCELLENCE CREME” y “STUDIO LINE” así como tampoco la reserva
para su utilización exclusiva, sino que lo que pretenden es probar el riesgo de
confusión entre las mismas y las utilizadas en los empaques de tintes para el
cabello de la sociedad demandada […], con su marca L´ORIVÉL.
3.9.7) De manera
que, siendo el peritaje judicial realizado por la perito nombrada, licenciada […],
de fs. […], y el peritaje de parte, elaborado por la licenciada […], de fs. […],
los únicos medios probatorios en que se basan los impetrantes, para acreditar
que con la imitación de las denominaciones “EXCELLENCE CREME” y “STUDIO LINE”
utilizadas por L´ORÉAL, con las denominaciones “EXCELLENOE CREME” y “ESTUDIO
FINE” que la marca L´ORIBÉL inserta en su producto, se agrava el riesgo de
confusión o asociación de las marcas en disputa; y al respecto, se estima que
tal circunstancia no es suficiente para que con la misma quede establecido
plenamente ese aspecto, por la razón, que al igual que sucede con el análisis
comparativo efectuado sobre los mencionados signos distintivos, solamente se ha
logrado acreditar la similitud existente entre ellos, más no aquella probable
confusión a la que se podría inducir al consumidor al momento de elegir en el
mercado el artículo de interés, por el motivo de que no tiene como base un
estudio del mercado que así lo determine, sino que se extrajo del cotejo de los
productos ofertados para ese fin.
3.9.8) Como puede
advertirse, cuando se aduce que existe o puede existir riesgo de asociación o
confusión marcaria, este impacto debe percibirse de su exposición frente a
quien se supone es el que elige y prefiere un producto o servicio identificado
mediante una marca. El sistema de competencia que exige lealtad de parte de los
agentes que ofertan productos y servicios y los identifican mediamente una
marca, suponen violentar una marca cuando sus productos comercializados en un
mismo mercado son de la misma clase y quien los prefiere como consumidor se
advierte que confunde o asocia ambos productos, que en sí no son la misma marca,
pero así lo parece.
En ese mismo
sentido, no puede suponerse que exista violación marcaria cuando no se establece
con precisión mediante la prueba apropiada, en el caso del riesgo de confusión
o asociación, que dos productos de la misma clase pero de diferentes marcas y
productores, por sus similitudes afecten la capacidad general promedio de
elección de los consumidores, quienes creen que ambos son lo mismo, tanto en su
identificación particular como de quien procede, de tal forma que pueda, por
una parte, haber aprovechamiento ilegal de un infractor marcario, y por la otra,
la existencia de competencia desleal.
3.9.9) De modo que,
si se pretende mediante expertos probar la violación marcaria, deben éstos
tener la cualidad y capacidad de poner en evidencia técnica, que al exponerse
los productos en el mercado pueden crear en el consumidor una confusión, de tal
manera que puede existir un aprovechamiento ilícito de un distintivo en
relación a otro que está inscrito y que supone ser el aceptado por su calidad y
prestigio, configurándose una competencia desleal en términos de
aprovechamiento de fama comercial de la marca.
Dadas las
condiciones que anteceden, no se trata de que quienes pretenden la protección
marcaria asignen confusión entre un distintivo protegido frente a otro que no
lo está, o incluso que sea el mismo juzgador quien así lo perciba, sino que por
el contrario, se busca que se pruebe que quienes eligen el producto por su
marca, son los que se confundirían o se confunden entre ambas, lo que no se
establece mediante un estudio basado en informes subjetivos, pues ello emerge
del análisis objetivo de la convergencia en el mismo mercado de los productos,
que se distinguen por las marcas que se dicen en disputa porque una supone infringir
a la otra.
Como puede
observarse, a fin de comprobar el riesgo de asociación o aprovechamiento de la
reputación ajena será necesario, en primer término, que el acto de imitación
resulte idóneo para generar la asociación por parte de los consumidores
respecto a la prestación, o comporte un aprovechamiento de la reputación o el
esfuerzo ajeno. En segundo lugar, es necesario determinar si tal riesgo de
asociación o aprovechamiento de la reputación ajena resulta inevitable, pues de
ser así, queda excluida la deslealtad de esta práctica. Y, en tercer lugar, tal
riesgo de asociación o aprovechamiento de la fama ajena debe producirse en el
mercado, no bastando la susceptibilidad teórica de que un potencial riesgo
pueda surgir."
PROCEDE CONFIRMAR LA SENTENCIA DESESTIMATORIA IMPUGNADA, POR FALTA DE PRUEBA IDÓNEA PARA DETERMINAR EL RIESGO DE CONFUSIÓN QUE PUDIEREN PRODUCIR LAS MARCAS CONTENDIENTES EN EL PÚBLICO CONSUMIDOR
"3.9.10) En
resumidas cuentas, tenemos que en el caso de autos, el denunciado acto de
imitación que se produce de las denominaciones “EXCELLENOE CREME” y “ESTUDIO
FINE”, por parte de sociedad demandada […], en su marca L´ORIVÉL, aunque es
perceptible a la vista del consumidor, el producto se encuentra dentro de un
empaque, debidamente sellado consistente en una caja cuadrada de cartón, a
través de la cual no es visible el producto que contiene; en consecuencia, el
único elemento visible al público, es la marca y empaque, siendo ello lo que en
definitiva determina la voluntad del cliente.
Ante la situación
planteada, y del análisis de la prueba pericial aportada, se denota que ninguna
de esas pruebas periciales fue dirigida al sector de la población denominado
público consumidor, a fin de acreditar que éste se vería afectado al escoger
entre ambos productos; por lo que de acuerdo con lo dispuesto en los Arts. 318
y 319 CPCM., se está en presencia de prueba que es pertinente al caso, pero en relación
al punto medular de la pretensión, esto es, el riesgo de confusión, no es útil
para comprobar la misma.
Así las cosas,
habiendo evaluado los elementos que constituyen el riesgo de confusión, se
advierte que no se logró establecer que existieran actos de competencia desleal,
capaces de producir un efecto de confusión o asociación de los productos que se
analizan en el mercado consumidor, en vista de lo cual, no puede inferirse el
riesgo alegado por parte de la sociedad demandada, por lo que los puntos de
apelación planteados por la parte actora, no tienen fundamento legal.
IV- CONCLUSIÓN.
Esta Cámara
concluye que en el caso de mérito, es necesaria la prueba idónea para
determinar que una marca contendiente, pueda llevar a los consumidores a un
riesgo que induzca a confundirla con una marca registrada, sea ésta notoria o
no, debiendo proporcionarse evidencia de campo que permita verificar verdaderamente
que puede darse una probabilidad de error al momento de adquirir un producto
amparado con una marca.
Consecuentemente
con lo expresado, es procedente confirmar la sentencia impugnada y condenarse
en costas de esta instancia a la parte apelante.”