PROCESO DE NULIDAD DE REGISTRO DE MARCA
PROCEDE DECLARAR LA NULIDAD DEL REGISTRO, EN BASE
A LA SIMILITUD FONÉTICA Y GRÁFICA ENTRE AMBAS MARCAS, ASÍ COMO LA NOTORIEDAD DE
LA REGISTRADA A FAVOR DE SU TITULAR LEGÍTIMO, PERO EXPLOTADA POR EL TERCERO QUE
SE HA BENEFICIADO DE DICHA NOTORIEDAD
“IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO.
CONSIDERANDOS PREVIOS
4.1. Nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el Convenio de Paris, del cual El Salvador es suscriptor y se encuentra vigente desde el diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, así como los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cuya vigencia es a partir del treinta de mayo de mil ochocientos ochenta y siete, son los cuerpos normativos que definen el marco jurídico base en materia de marcas y nombres comerciales. La primera establece el régimen legal general al cual están sometidas todas las marcas y signos distintivos; y también, un apartado especial de protección para aquellas marcas que gozan de notoriedad. Arts. 6 bis. del convenio de Paris, y Art. 9 en relación al Art. 39 ambos de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.
4.2. Iniciamos el análisis estableciendo que nuestro régimen de derecho de marcas encuentra su fundamento en un sistema de registro, así lo establece el Art. 5 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos que literalmente establece: “La propiedad de las marcas y el derecho a su uso exclusivo se adquiere mediante su registro de conformidad con esta Ley, “ es decir que el acto que hace nacer el derecho de uso de una marca en el territorio nacional, es su inscripción; visiblemente distinto del sistema anglosajón en los que el derecho sobre una marca se adquiere por el mismo uso. Sin embargo existen las llamadas por la doctrina “MARCAS NOTORIAS” o “MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS”, refiriéndonos a aquellas que son de conocimiento generalizado en los círculos comerciales interesados, respecto de la marca y del uso de que se le haya dado, por lo general aunque no necesariamente, tal notoriedad se alcanza mediante el uso que de la marca se haga en el país en que se la desea proteger como marca notoria, gozan de una protección especial que como se dijo se encuentra contemplada en los Arts. 6 bis. Del convenio de Paris. y Art. 9 letra d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, disposiciones que permiten que la verdad registral sobre a quién corresponde el derecho de uso de una marca, no sea absoluta, limitándose validar el derecho de quien inscriba primero la marca o distintivo comercial; sino que además permite que evidenciada que haya sido la notoriedad de una marca, esta inscripción pueda ser anulada por la autoridad judicial. Art. 9 letra d), rel. Art. 39 Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.
4.3. Habiéndose establecido en las alegaciones iniciales del proceso, que la pretensión de la nulidad de la marca GRAPPE solicitada en la demanda, se basa no en el principio de prioridad registral, sino en la infracción de las letras c) y d) del Art.8 De la Ley de Marcas y otros signos distintivos; y en la infracción a la letra d) del Art. 9 de la misma ley, en virtud de la notoriedad de la marca GRAPETTE inscrita en los Estados Unidos de América, y en otros países a favor de la demandante; y en la similitud que pueda haber con la marca GRAPPE, inscrita en el registro de comercio de El Salvador, a favor de la sociedad demandada EMBOTELLADORA LA CASACADA, siendo en consecuencia lo medular del caso, a) determinar si la marca GRAPPE cumple con los requisitos del Art. 8 de LMOD, y b) determinar si la marca GRAPPE constituye una imitación, traducción, transcripción o reproducción de la marca que se alega ser notoriamente conocida GRAPETTE propiedad de la demandante; por ende debiendo establecer en autos dos circunstancias para establecer esta afirmación, primero el hecho que la marca GRAPPE y sus distintivos, sea lo suficientemente parecida a GRAPETTE para considerar que la misma es una imitación o copia capaz de confundir al consumidor; y segundo que la marca GRAPETTE tenga el suficiente grado de notoriedad o penetración en el mercado, para considerar que es una marca notoriamente conocida, y por ende goza de la protección especial de la ley de marcas y del convenio de parís.
ERRÓNEA INTERPRETACIÓN DEL DERECHO APLICADO, ART. 8 LETRAS C) Y D) DEL DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS.
4.4. Sobre la primera de las causales de nulidad pretendidas, el Art. 8 letras c) y d), establecen que se prohíbe la inscripción de una marca que: “””c) Que consista exclusivamente en un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente, técnico o científico, o en la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o del servicio de que se trate;”” y “”””d) Que consista exclusivamente en un signo o una indicación que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o del servicio de que se trate;””””
4.5. Ambos requisitos hacen referencia al requisito de registro aplicable a toda la propiedad intelectual (marcas, patentes, modelos de utilidad, etc) conocido como “NOVEDAD o INVENTIVA” o lo que la doctrina anglosajona conoce como ““non obviousness” es decir “lo no obvio”; es decir que toda marca que sea sujeta de inscripción, deberá tener un cierto grado de creatividad o inventiva, de manera que la marca no la constituye una palabra que dentro del uso común describa de forma corriente el producto, o alguna característica del mismo.
4.6. Al respecto esta Cámara considera que tal como consta en la prueba de peritaje de parte, y su dictamen a fs. […], la expresión GRAPPE tal cual es utilizada por EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A., traducida al castellano significa “UVA”; lo cual considera esta Cámara infringe lo dispuesto en las disposiciones ya relacionadas, ya la palabra UVA, en el contexto de la marca que ampara productos de clase 32 NIZA, es decir bebidas no alcohólicas o carbonatadas, describe la característica que de hecho viene a ser la característica principal del producto que es el sabor del mismo, es decir; que consideramos que una marca que traducida significa “UVA” describe indiscutiblemente una característica que en uso común hace referencia al principal distintivo del producto que ampara, es decir el sabor de una bebida de uva.
4.7. Por ende, esta Cámara comparte el agravio de la parte apelante relativo a la errónea interpretación del derecho aplicado, específicamente las letras c) y d) del Art. 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en el sentido que la marca impugnada, violenta dichas disposiciones.
ERRONEA VALORACION DE LA PRUEBA.
4.8. Respecto del análisis del agravio consistente en la errónea valoración de la prueba, es menester analizar cuál es el espíritu de la ley, es decir cuál es la intención del legislador, o su inspiración doctrinaria, al crear ese régimen de protección extraordinaria que concede a las marcas que gozan de notoriedad, para pero carecen de inscripción en el país que se pretende proteger es importante fundar los criterios idóneos para establecer el grado de notoriedad de la marca; y en segundo lugar establecer si la similitud existente entre las marcas mencionadas, son suficientes para generar engaño o confusión entre ambas en el consumidor promedio de dichos productos.
4.9. La protección de la marca notoria, rige a favor de cualquier tipo de marca, reconocida según el Convenio de Paris, o sea las de fábrica, comercio, comercio o servicio, contra el uso de registro de marca de fábrica o de comercio no registrada. Es por ello que bajo el Art. 6 Bis., los países suscriptores deben rehusar o convalidar el registro de la marca de fábrica o de comercio violatorias de las marcas notorias por el citado convenio, sin perjuicio de la mayor extensión que a tal protección de las marcas notorias den los registraciones nacionales y promover el uso de aquellas marcas que tengan las características de notoriedad.
4.10. En ese orden de ideas, es conveniente puntualizar, que es toda esa función informativa que juegan las marcas en el orden socioeconómico, la que se ve afectada cuando hay un tercero que utiliza, sin autorización de su titular, una marca notoriamente conocida, pues ha imposibilitado la verdadera superación de las carencias informativas, perjudicando consumidores, empresarios y por ende la confianza misma en el mercado.
4.11. Todo lo anterior cobra relevancia cuando consideramos la potestad-obligación del Estado, de velar por el orden socioeconómico, (incluido dentro del bienestar común) cuando es claro el papel que juega en éste la propiedad industrial, a efectos de proteger la confianza en el mercado e incluso al mismo consumidor. En ese sentido, es el consumidor el que se ve defraudado cada vez que adquiere un bien, en la errónea creencia de que ha sido producido por el titular de la marca notoria o renombrada, cuando en realidad corresponde a una marca distinta. Este engaño afecta el origen empresarial, la calidad de los productos, así como el precio que el consumidor está dispuesto a pagar.
4.12. Porque no le hace falta razón al tratadista MONTEAGUDO, quien en su obra “la protección de la marca renombrada” pág. 51 y sig. Afirma que una marca, “contiene un conjunto de informaciones mediatas y compactadas que atenúa los costos de la información, y elimina los problemas de la asimetría de la información, es por ello que la marca es el indicador por excelencia del precio de un producto”
4.13. Por otro lado, diversos autores señalan que las marcas notorias están sujetas a grandes riesgos en los mercados, esto por fenómenos tales como las falsificaciones, la piratería o en general violaciones al uso exclusivo de la propiedad industrial, y es porque tiene toda lógica que un desaprensivo quiera falsificar productos de fabricantes que gocen de renombre o fama universal, o que se apresuren a registrar dichas marcas en los territorios donde aún, sus legítimos titulares no lo hayan hecho, ya sea para producir bienes y servicios similares, o con fines especulativos, es decir, para luego de adquirir el registro de la marca, pretender transferir el supuesto derecho a título oneroso a favor de su legítimo titular.
4.14. Todas estas prácticas conllevan el repudio de cualquier conducta que lleve al lucro no fruto de los propios méritos y esfuerzos. Esto es en el fondo lo que ocurre cada vez que se utiliza una marca idéntica o similar a otra notoriamente conocida preexistente, la cual, aunque se haga para bienes o servicios distintos, produce un beneficio de la amplia capacidad distintiva de la marca notoria o renombrada a alguien que no ha contribuido en lo absoluto a ella, es decir que no ha incurrido en costos, de publicidad, patrocinio, o en cualquier gasto necesario para hacer que una marca sea notoriamente conocida; y la empresa que utiliza la misma gana beneficio a costa de la empresa pionera de la marca ya que tiene menos incertidumbre sobre el potencial del mercado, pues esta ya ha respondido a las acciones de marketing. El conocimiento del marketing en el caso que nos ocupa es obvio ya que la marca GRAPPETE estuvo registrada en el país, la cual fue ampliamente degustada durante el período comprendido entre mil novecientos ochenta y seis y dos mil ocho, y con su fonética fácilmente el consumidor puede confundirse y pensar que la marca conocida ya volvió al país.
4.15. Se han establecido varios criterios en la doctrina, la OMPI y derecho comparado, para establecer la notoriedad de una marca y son: uso extensivo del producto o servicio el cual se mide a través del conocimiento que los consumidores tienen de una marca, amplia difusión, publicidad y antigüedad entre otros criterios, hacen que los productos y servicios tenga un nivel de notoriedad superior al que tiene una marca común. Reconocimiento, reputación, los esfuerzos en tiempo, recursos y creatividad para lograr un nivel de reconocimiento superior al habitual, valor intangible que son los beneficios económicos que puede traer para una empresa o empresario el tener una marca notoria, que en muchos casos se considera un valor intangible entre otros ya que estos tres elementos los cumple la marca GRAPPE en relación a la GRAPPETE.”
4.16. En el agravio “REVISION E INTERPRETACIÓN DEL DERECHO APLICADO” la parte apelante, se basa en el hecho que no obstante la sentencia apelada declara que la sociedad EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A. actuó de mala fe, al inscribir una marca (GRAPPE) que tiene semejanza con la marca propiedad de la demandante (GRAPETTE) - ello para efecto de determinar que no había lugar a la excepción de prescripción - aún habiéndose reconocido la mala fé, no se procedió a declarar la nulidad de la marca, ya que según su análisis (del apelante), al probarse la mala fé, la consecuencia lógica es que debe anularse la marca.
4.17. En la sentencia recurrida, el juez a quo al resolver lo relativo a la prescripción, consideró que existió mala fé, de parte de EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A., al violentar la cláusula 9 del contrato de licencia de embotelladora y Franquicia exclusiva para envasado, celebrado entre las partes el veintitrés de mayo de mil novecientos ochenta y seis, la cual dice:””””” abstenerse de la fabricación, comercialización, venta, utilización o manejo, ni intentar hacerlo directamente o indirectamente de cualquier producto como un substituto de, o una imitación de, o de cualquier producto que se considere que esté en competencia”””””””””
4.18. La mala fé se refiere lógicamente al actuar de EMBOTELLADOR LA CASCADA, S.A., dentro del ámbito del contrato antes mencionado, al incumplir según el juez a quo específicamente la prohibición de fabricar un producto sustituto que pueda servir de competencia al producto fabricado bajo la licencia del contrato; valga aclarar que la mala fé, derivada de un incumplimiento contractual, no causa por si misma la nulidad de la marca, ni deviene en que la misma sea notoriamente conocida; sin embargo, recordemos que el régimen de protección de marcas notorias, pretende proteger el mercado de terceros que utilicen la imagen de una marca que goza de notoriedad, mediante la realización de una copia, o imitación de la misma, capaz de producir confusión en el consumidor respecto del origen empresarial del producto.
4.19. Por ende, no podemos obviar el hecho que la marca GRAPETTE que fue registrada en El Salvador, y usada en nuestro país para la fabricación de bebidas bajo licencia de GRAPETTE INTERNATIONAL INC, por parte de EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A., hasta el año dos mil ocho; y que solo dos años después en el año dos mil diez se registro una marca que como bien lo señaló el Juez a quo, tiene una similitud obvia con la marca que la misma sociedad utilizó solo dos años antes, lo cual además de constituir una violación contractual, es un indicio de que el demandado pretendió hacer una imitación del producto que fabricó en un momento bajo licencia del demandante, lo que abona al argumento que se ha violentado el Art. 9 de la LMOD, que además cumple claramente con otro requisito existente de la marca notoria que consiste en el grupo de consumidores o sector preponderante o destinatario de una marca notoria, pues son los consumidores quienes recordaron y retendrán en su mente las características propias de calidad, idoneidad de dicho signo, lo que finalmente se verá reflejado en el posicionamiento de la marca en el mercado y siendo que esta marca GRAPPETE está registrada en veintitrés países en el mundo y habiendo entrado al mercado salvadoreño, lo que hace indudable la notoriedad de la marca.
4.20. Ahora bien, respecto a determinar los hechos de los que depende el argumento de la parte demandante relativo a la protección de marca notoriamente conocida, tenemos en principio que con la prueba documental vertida en autos, esta Cámara considera probado que existe una similitud obvia entre los distintivos comerciales de las marcas GRAPETTE y GRAPPE, por una serie de razones que no requieren mayor análisis, en principio ambas las constituye una sola palabra, la cual además tiene una alta semejanza fonética, difiriendo únicamente en que a GRAPPE le faltan las últimas tres letras de GRAPETTE; además sus distintivos comerciales ambos son letras blancas con fondo color morado, con prácticamente el mismo tipo de letra, y dibujos de hoja color verde.
4.21. Sobre el segundo eje argumentativo que consiste en determinar si la marca GRAPETTE es una marca notoria, o notoriamente conocida, consideramos que cumple con los requisitos ya explicados en los considerandos anteriores para determinar la notoriedad y es por ello que este Tribunal concluye es marca notoria.
4.22. De igual manera coincidimos con el Juez a quo, en que la prueba testimonial de una sola testigo, no es representativa de la notoriedad o falta de ella que pudiese haber tenido la marca GRAPETTE, en el público salvadoreño; sin embargo esta Cámara considera que el Juez a quo no ha valorado debidamente toda la prueba vertida en su conjunto tal como establece el CPCM en el Art. 416, y bajo el sistema de la sana crítica, ya que existen otras pruebas en el proceso que en conjunto son suficientes para evaluar la veracidad de la afirmación.
4.23. En principio, tenemos que la LMOD, no contiene parámetros de cómo determinar que una marca es o no, una marca notoriamente conocida, por lo cual debemos avocarnos a las otras fuentes del derecho a manera de obtener parámetros integrales, para obtener una base de comparación para evaluar la notoriedad de una marca.
4.24. La ASPI (Asociación Salvadoreña de la Propiedad Intelectual) recomienda algunos criterios para evaluar la notoriedad de una marca pueden ser los siguientes: a) la publicidad que sobre el producto/servicio se realice dentro del país, para que dicha publicidad –ya sea en periódicos, radio, televisión, e incluso internet- b) Los niveles de venta de los productos/servicios bajo la marca de la cual se alega la notoriedad, mediante copias de facturas ya sea a consumidores directos o distribuidores, siempre y cuando sea dentro del país; c) la realización de un estudio de mercado dentro del sector al cual están dirigidos los productos/servicios, para que se determine el grado de conocimiento que los consumidores tienen sobre la marca. d) valor al menos parcial a la presentación de certificados de registro a nivel internacional ya que estos prueban la importancia que tiene la marca para su titular, al hacer una inversión cuantiosa en registrar y mantener esa cantidad de registros internacionales; así como valorar también niveles de venta, publicidad y otros elementos aun cuando sean de fuera de nuestro país.
4.25. Asimismo la Cámara de Comercio de España, también sugiere ciertos criterios para establecer el nivel de notoriedad de la marca en el público: a) la cuota de mercado, b) la intensidad, extensión y duración del uso de la marca, c) la importancia de las inversiones hechas para promocionar la marca, d) declaraciones de Cámaras de comercio e industria u otras asociaciones profesionales.
4.26. Al respecto esta Cámara considera que basados en algunos de los criterios antes dichos, podemos concluir que si existe prueba idónea dentro del curso del proceso, que evidencia la notoriedad de la marca GRAPETTE dentro del territorio nacional. En principio consideramos que con la certificación literal del certificado de registro de GRAPETTE, se ha probado que dicha marca estuvo presente en el mercado salvadoreño a partir del año mil novecientos noventa y ocho, hasta el año dos mil ocho; el dicho del testigo permite deducir el uso y conocimiento en este mercado así como el carácter oneroso del contrato de franquicia celebrado entre GRAPETTE INTERNATIONAL INC, y EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A.
4.27. Las suscritas consideramos además que con las certificaciones de inscripción de la marca GRAPETTE en otros países americanos como República de Nicaragua, Costa Rica, Perú, República Dominicana, Ecuador, Chile, agregados a fs. […], entre otros, así como la presencia de la marca GRAPETTE mediante internet, son elementos suficientes para valorar que en la realidad actual de un comercio globalizado, el consumidor salvadoreño promedio conoce y está familiarizado con la marca GRAPETTE, y por ende el uso de una marca similar como lo es GRAPPE, puede causar distorsión en el origen empresarial de los productos que amparan dicha marca, por ende acreditándose el supuesto de notoriedad, se acredita también la nulidad solicitada.
4.28. Dicho de otra manera, esta Cámara considera probado, que la marca GRAPETTE, posee dentro del territorio salvadoreño un nivel de notoriedad suficiente para que lograse distorsionar la información que recibe el consumidor respecto de la procedencia de GRAPPE; es decir que es lógico que la mayoría o al menos un sector importante del mercado, puede razonablemente verse confundido o sorprendido respecto si al adquirir en nuestro país un producto con la marca GRAPPE, estaba adquiriendo un producto elaborado por GRAPETTE, y no un producto original de EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A., aunado al hecho que por veinte años circuló en el mercado relevante la GRAPPETE, distribuida por el mismo empresario EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A.
CONCLUSIONES
Por todo lo expresado en los considerandos anteriores, esta Cámara concluye que la marca GRAPPE propiedad de EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A.; violenta las disposiciones contenidas en las letras C) y D) del art. 8 de la LMOD, al no contar dicha marca con el elemento de originalidad requerido por tales disposiciones; asimismo concluimos que se ha valorado incorrectamente la prueba vertida en el proceso, ya que consideramos acreditada tanto la similitud fonética y gráfica entre GRAPPE y GRAPETTE, como la notoriedad de la marca GRAPETTE, hechos suficientes para estimar que el uso de la marca GRAPPE, genera una ventaja comercial injusta gracias a la notoriedad de la misma conquistada por su titular legítimo, pero explotada por un tercero que se ha beneficiado de dicha notoriedad.
Por ende consideramos también que se ha configurado los parámetros del Art. 9 letra d) de la LMOD, sancionado con nulidad por el Art. 39 de la misma, y del Art. 6 BIS del Convenio de París, y por tanto la sentencia apelada es contraria a derecho, por lo cual procede revocarla y en su lugar pronunciar lo conveniente.”