PROCESO DE NULIDAD DE REGISTRO DE MARCA

NO ES NECESARIO QUE SE CERTIFIQUE LA DECLARACIÓN JURADA DE LA AUTÉNTICA DE LAS COPIAS DE LOS CERTIFICADOS DE INSCRIPCIÓN DE UNA MARCA EN PAÍS EXTRANJERO, POR TRATARSE DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR AUTORIDAD PÚBLICA EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES

“La sentencia de apelación se pronunciará exclusivamente sobre los puntos planteados en el recurso.

Sin embargo, a efecto de darle cumplimiento a la sentencia pronunciada por la Honorable Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, a las nueve horas y diecinueve minutos del día cuatro de marzo de dos mil dieciséis, cuya certificación se encuentra agregada de fs. […], del presente incidente, es necesario resaltar, que esta sede judicial debe encaminar sus argumentos jurídicos, a los siguientes aspectos: i) determinar si la marca propiedad de la parte actora es “notoria”; y, ii) realizar la fundamentación jurídica enfocada a dilucidar si hay riesgo de confusión entre las marcas en litigio, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del Art. 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante se abrevia con sus siglas LMOSD.), en el ámbito fonético, grafico e ideológico, siendo éste último agravio, el que el Tribunal superior en grado expresó que se había configurado una infracción de los requisitos externos de la sentencia, al no haberse fundamentado suficientemente.

Por lo que vistos los autos, analizados dichos puntos y los alegatos de las partes, esta Cámara formula las siguientes estimaciones jurídicas:

3.1) EN LO QUE CONCIERNE AL PRIMER PUNTO DE APELACIÓN, que radica en la revisión e interpretación del derecho aplicado, por: a) la omisión de la aplicación de los Arts. 148 y 334 CPCM; b) por inobservancia del Art. 19 y 383 CPCM; y c) aplicación errónea de los Arts. 332 y 341 CPCM.

3.1.1) RESPECTO AL PRIMER SUB-MOTIVO DEL RECURSO, QUE CONSISTE EN LA OMISIÓN O NO APLICACIÓN DE LOS ARTS. 148 Y 334 CPCM., en realidad se trata de una infracción procesal que se configura cuando se ha dejado de aplicar la norma que regula el supuesto que se controvierte; es decir, cuando la norma considerada como infringida simplemente no se aplicó, lo que equivale a violación de ley, que además la jurisprudencia ha definido como aquella causa específica que se da cuando se inaplicó la norma, pero debiéndose tal inaplicación a la falsa elección de otra. Cuando la ley habla que se ha dejado de aplicar la norma se refiere a normas, artículos, o si se prefiere, disposiciones legales dentro del ordenamiento jurídico.

3.1.1.2) En ese sentido, al analizar el contenido de los Arts. 148 y 334 CPCM., la primera disposición jurídica expresa que en todas las actuaciones procesales se utilizará, obligatoriamente, el idioma castellano, y cuando deba ser oído quien no conozca el idioma castellano, la parte que lo presente deberá designar un intérprete, o solicitar a su costa la oportuna designación por el tribunal. Además, indica que todo instrumento que conste en idioma extranjero deberá acompañarse con su correspondiente traducción conforme a la ley y tratados internacionales.

Por su parte, la segunda norma legal, dice que los instrumentos públicos se considerarán auténticos mientras no se pruebe su falsedad, y que sin perjuicio de lo previsto en Tratados Internacionales, suscritos y ratificados por El Salvador, para que haga fe el instrumento público, emanado de país extranjero, la firma que lo autoriza debe estar autenticada por el Jefe de la Misión Diplomática, Cónsul, Vice-Cónsul o Encargado de los Asuntos Consulares de la República, o en su defecto, por los funcionarios correspondientes del Ministerio de Relaciones Exteriores de donde proceden tales documentos, y la firma que autoriza tal legalización habrá de ser autenticada también por el Ministro o Viceministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, o por el funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores que, por medio de Acuerdo Ejecutivo en el mismo ramo, haya sido autorizado de modo general para ello.

También harán fe los instrumentos públicos emanados de país extranjero extendidos por medio de fotocopias, siempre que por razón puesta al reverso de las mismas se haga constar la fidelidad de tales fotocopias y que se han llenado las formalidades exigidas por la ley del país en donde se han extendido. Esta razón deberá ser firmada por el funcionario competente del país de donde proceden, y la firma de éste, autenticada de la manera prevenida en el inciso anterior, y que siempre que el Juez o Tribunal, o el jefe de la oficina gubernativa donde el instrumento o instrumentos vertidos al castellano en el extranjero, fueren presentados, creyeren conveniente una nueva versión, podrán de oficio acordarla, como también en el caso de solicitarlo persona interesada en ello; y esa nueva versión practicada en forma legal por juez competente, será la única que se tomará en cuenta.

3.1.1.3) En consonancia con lo expresado, al analizar las cuatro diligencias de traducción donde se vertió al castellano las declaraciones juradas otorgadas por la señora […], junto con los documentos anexos, la primera de fs. […], la segunda de fs. […], la tercera de fs. […], y la cuarta de fs. […], no se comparte la afirmación realizada por el apoderado de la parte apelante, licenciado […], relativa a la supuesta inconsistencia de que la autentica de la declaración jurada “no ampara la fidelidad de las copias de certificados de titularidad de la marca VIA SPIGA”, por la razón que no es necesario que se certifique en la declaración jurada cuando se trata de documentos emitidos por autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, como lo son certificados de inscripción de una marca en país extranjero, facturas u otros documentos privados, estimándose que los instrumentos presentados como prueba documental por la parte demandante cuyo origen es extranjero, han sido incorporados legalmente pues se ha cumplido lo dispuesto por los aludidos preceptos normativos, esto es, han sido legalizados por persona competente e incorporan debidamente su traducción al castellano, asimismo no fue impugnada la autenticidad de tales documentos en la audiencia preparatoria como tampoco en la probatoria, quedando desvirtuado el aludido motivo de agravio."

RIESGO DE CONFUSIÓN EN MATERIA MARCARIA

"3.1.2) EN RELACIÓN A LOS SUB-MOTIVOS DE APELACIÓN, CONSISTENTES EN INOBSERVANCIA DE LOS ARTS. 19 Y 383 CPCM., Y LA APLICACIÓN ERRÓNEA DE LOS ARTS. 332 Y 341 CPCM., los cuales se centran en la causal por la cual la Honorable Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, casó en su oportunidad la sentencia dictada por esta Cámara, básicamente van encaminadas a restarle valor probatorio al peritaje emitido por el licenciado […], y argumentar, que no hay en el caso de autos, riesgo de confusión entre las marcas en controversia, en virtud de no existir similitud grafica, fonética e ideológica.

A efecto de llevar una ilación lógica del punto impugnado, este Tribunal hará en primer lugar un análisis de lo que implica el riesgo de confusión en materia marcaria; luego, analizará el informe pericial y las respuestas dadas por el perito en la audiencia probatoria; y posteriormente, hará algunas consideraciones relacionadas con los ámbitos establecidos en la letra b) del Art. 9 de la LMOSD., y las pruebas que deben presentarse para que se configure la nulidad del signo inscrito con posterioridad al del demandante.

3.1.2.1) Al respecto, el riesgo de confusión es una de las figuras centrales del Derecho de la Competencia y de Marcas, para bloquear el acceso de aquella al Registro. Por ello se ha llegado a concluir, que el parámetro fundamental que determina el ámbito del derecho subjetivo sobre la marca estriba en la existencia del riesgo de confusión con otra marca o signo distintivo.

La jurisprudencia ha sentado el criterio, de que la apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre la semejanza de los signos y la similitud de los correspondientes productos y servicios; por consiguiente, un mínimo grado de similitud entre los productos o servicios puede ser compensado por un alto grado de similitud entre los signos y viceversa. Asimismo, es universalmente aceptado que el riesgo de confusión depende de numerosos factores, y en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado, del grado de similitud entre la marca y el signo, entre los productos o servicios que ampara, y que constituye la condición especifica de protección.

En complemento de las ideas precedentes, la semejanza entre la marca y el signo posterior, así como la similitud entre los productos y servicios designados, son, en rigor, factores que deben concurrir ineludiblemente para afirmar la existencia de un riesgo de confusión. Por lo que la apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o servicios designados.

3.1.2.2) En el caso en análisis, la letra b) del Art. 9 de la LMOSD., señala que no podrá ser registrado ni usado como marca o como elemento de ella, un signo cuando ello afecte algún derecho de tercero, si el signo por semejanza gráfica, fonética, olfativa o ideológica con otras marcas y demás signos distintivos ya registrados o en trámite de registro a favor de un tercero desde una fecha anterior, para mercancías o servicios relacionados con productos o servicios protegidos por una marca registrada o en trámite de registro, dé la probabilidad de confusión.

Tal precepto legal determina que quien quiera aprovecharse de sus consecuencias jurídicas, alegando riesgo de confusión por inscripción de una marca posterior, debe realizar una operación estimativa compleja que implica el empleo de ciertas pautas. Un parámetro básico en cualquier legislación tanto local como extrajera, es evaluar la semejanza entre dos signos distintivos, comparándose en un triple plano: gráfico, fonético y conceptual.

Los criterios para determinar la semejanza entre las marcas dependen, en gran medida, de la estructura del signo.

Doctrinariamente las marcas se pueden clasificar en denominativas y gráficas; las primeras se sub-clasifican en simples y compuestas.

Esta categoría es susceptible de convertirse en marca y pueden tener un significado en el lenguaje común o pueden carecer de significado. Las denominaciones carentes de significado propio constituyen las marcas denominativas caprichosas o de fantasía. Las denominaciones dotadas de significado propio pueden constituir marcas sugestivas que aluden indirectamente a la naturaleza o características del producto; o bien marcas arbitrarias cuyo significado no guarda relación alguna con la naturaleza o las características del correspondiente producto. De ahí que no es posible comparar desde una perspectiva conceptual o ideológica todas las marcas denominativas.

3.1.2.3) En el presente caso, las marcas en contienda son “VIA SPIGA” y “VIA SPRING”, cuyas letras están estilizadas de una forma distintiva, pero limitadas a que no se acompañan de un grafico sino que únicamente están representadas por letras, siendo las mismas marcas denominativas compuestas (o complejas) porque se encuentran formadas por dos palabras.

En ese sentido, el perito que haga la comparación de las marcas denominativas compuestas debe efectuarse con arreglo a la pauta de la visión de conjunto. Esto significa que una marca denominativa compuesta no debe ser mecánicamente desintegrada en sus vocablos componentes a fin de comparar cada palabra de una marca, siendo esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, de conformidad con lo preceptuado en el inciso último del Art. 14 de la LMOSD.

Una marca compuesta sólo puede considerarse similar a otra marca, idéntica o similar a uno de los componentes de la misma, si ésta constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por la marca compuesta. Este enfoque no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada uno en su conjunto.

En conclusión, el carácter dominante que penetre con mayor fuerza en la mente del público, determina la impresión de conjunto producida por una marca compuesta."

VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL, IDONEIDAD DEL PERITO Y DEPOSICIÓN DE ÉSTE EN LA AUDIENCIA PROBATORIA PARA ACREDITAR LA INFRACCIÓN MARCARIA

"3.1.2.4) En el caso sub-júdice, en lo relativo a la valoración de la prueba pericial, de la lectura del Art. 375 CPCM., se infiere que se trata de aquel medio probatorio por el que se aporta al proceso un informe o dictamen elaborado por un técnico en alguna de las ramas de la ciencia, de las artes o del saber en general, con la posibilidad de que el perito pueda comparecer a la audiencia probatoria y someterse a las preguntas, observaciones y aclaraciones solicitadas por las partes y el juez, con el fin de acreditar y esclarecer los puntos en controversia.

El dictamen siempre es por escrito, aunque el interrogatorio sea oral, público y en audiencia, y sirve para ilustrar al juzgador algún hecho de complejidad técnica ajena al de la autoridad judicial.

El objeto sobre el que ha de recaer el informe o dictamen elaborado por el perito lo constituyen los hechos o circunstancias fácticas que conforman la causa petendi de las pretensiones deducidas por las partes en relación con las cuestiones debatidas en el proceso, y que deben ser tenidos en cuenta por el operador judicial a la hora de emitir una sentencia.

El informe propiamente dicho, o documento donde se consignen las conclusiones del especialista, debe contener como mínimo: a) la descripción de la persona o cosa que sea objeto de pericia, con el estado y forma en que se hallare al momento de ser reconocida; b) relación detallada de todas las operaciones practicadas por el perito y el resultado de ellas; y, c) conclusiones que se formulen. En ese sentido, es propio de la prueba pericial el acreditar la certeza o la incertidumbre de las relaciones de causalidad que pueden plantearse en distintos hechos.

3.1.2.5) En concordancia con lo anterior, respecto a la inobservancia de la señora Jueza a quo, alegada por el recurrente de los Arts. 19 y 383 CPCM., se constata que de conformidad con el Art. 377 CPCM., se trata de un peritaje de parte, que fue presentado con la demanda y que se encuentra agregado de fs. […], acompañándose de un anexo donde se puede apreciar que la capacidad técnica del referido profesional, se limita al campo del derecho, pues es abogado en libre ejercicio dedicado al área de Propiedad Intelectual, ya que no presentó otra acreditación en un campo o disciplina diferente al de las ciencias jurídicas.

El aludido dictamen pericial fue admitido en audiencia preparatoria, y producido su testimonio legalmente en la audiencia probatoria, mediante el interrogatorio de los abogados de las partes.

Ahora bien, para el caso en estudio, se advierte que el punto de pericia estaba referido al cotejo entre las marcas “VIA SPIGA” y “VIA SPRING”, en relación a su similitud gráfica, fonética e ideológica.

3.1.2.6) Al analizar el referido informe pericial y lo manifestado por el perito en la audiencia, se advierte que cumple parcialmente con los requerimientos establecidos en el Art. 389 CPCM., ya que si bien el contenido del dictamen está suficientemente motivado, el mismo está incompleto, ya que se refiere únicamente a los aspectos jurídicos para determinar el riesgo de confusión entre las marcas que fueron objeto de comparación, y ello se debe a la falta de idoneidad del perito, para realizar tan ardua tarea, en campos de la ciencia de las cuales él aceptó que no era experto.

3.1.2.7) En esa línea de pensamiento, esta Cámara diciente de la valoración hecha por la administradora de justicia, en el romano VII “VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS”, letra B) PRUEBA PERICIAL, debido a que sus argumentos se encaminaron a darle valor a la idoneidad del perito, sin tomar en consideración que para acreditar que la marca “VIA SPRING”, fue inscrita indebidamente en el Registro de Propiedad Intelectual, por haberse configurado la causal de nulidad prevista en la letra b) del Art. 9 de la LMOSD., no puede tomarse únicamente en cuenta el informe y las conclusiones que hizo el licenciado […], ya que no se acreditó que el mismo sea especialista en las áreas de letras, fonética, diseño grafico o cualquier otra profesión dedicada a los rubros que establece la citada norma jurídica, debido a que sus capacidades técnicas se limitan al campo de las ciencias jurídicas, lo que es insuficiente para tener un informe integral del riesgo de confusión entre las marcas.

3.1.2.8) En ese sentido, para determinar procesalmente los requisitos exigidos en el literal b) del Art. 9 de la LMOSD., es necesario establecer las competencias en las áreas que este mismo precepto menciona, como pueden ser las disciplinas científicas relativas al estudio de comparación de imágenes, fonética, mercadotecnia y materias similares. Y siendo que el objeto de la pericia es como se ha dicho, determinar la similitud confusionista de las marcas y la notoriedad de la que nos ocupa “VIA SPIGA” en la sociedad consumidora salvadoreña, de lo cual el perito […] admitió que no tiene experiencia en materia gráfica y fonética, pues no tiene las competencias para determinar el impacto de confusión o asociación de las marcas en el público, ni los aspectos técnicos históricos de cada una de ellas, por lo que se estima que el dictamen no reúne el requisito que expresa el Art. 376 CPCM., en consecuencia, no tiene eficacia probatoria para acreditar el punto relativo a la infracción marcaria."

EL RIESGO DE CONFUSIÓN TIENE QUE APRECIARSE DESDE LA PERSPECTIVA DEL PÚBLICO DE LOS CONSUMIDORES INTERESADOS EN LA ADQUISICIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES PRODUCTOS O SERVICIOS

"3.1.2.9) Aunado a lo anterior, esta Cámara en la sentencia pronunciada a las a las ocho horas y tres minutos del día seis de enero de dos mil catorce, en el incidente de apelación con referencia 140-54CM2-2013, sentó el criterio de que el riesgo de confusión exigido por la norma en abstracto, es decir, la letra b) del Art. 9 de la LMOSD., se refiere a la identidad o semejanza de los signos confrontados, de tal forma que “pueda” inducir al público a error.

Por tanto, no será suficiente verificar, a partir de una comparación de los signos y productos en conflicto, la aptitud para generar confusión en el mercado, sino que es requisito probar la existencia de una efectiva confusión en el consumidor.

3.1.2.10) En ese orden de ideas, no se trata de que quienes pretenden la protección marcaria asignen confusión entre un distintivo protegido frente a otro, se trata de que se pruebe que quienes al final son los que eligen el producto por su marca, son los que se confundirían o se confunden entre ambas marcas y eso no se establece mediante un peritaje que al final únicamente contiene un informe subjetivo, eso emerge del análisis objetivo de la convergencia en el mismo mercado de los productos que se distinguen por las marcas que se dicen en disputa porque una supone infringir a la otra.

Por consiguiente, el riesgo de confusión tiene que apreciarse desde la perspectiva del público de los consumidores interesados en la adquisición de los correspondientes productos o servicios.

De lo cual es necesario especificar que debe ser un estudio dirigido al consumidor medio, que adquiere los productos relacionados con las marcas en litigio. En consecuencia, consumidor medio “es una persona que no destaca por sus particulares conocimientos ni tampoco por ser especialmente ignorante, se trata de una persona dotada de un raciocinio y facultades perceptivas normales.”"

PRUEBAS QUE DEBEN PRESENTARSE PARA QUE SE CONFIGURE LA NULIDAD DEL SIGNO INSCRITO CON POSTERIORIDAD AL DEL DEMANDANTE

"3.1.2.11) En esa línea de pensamiento, aunque hipotéticamente el informe pericial hubiese sido elaborado por expertos en el ámbito grafico, fonético y conceptual, el mismo sería una prueba incompleta sino se refuerza con un concreto estudio de mercado, en donde el consumidor, como juez del mercado, y de los productos que consume, exprese claramente que las marcas “VIA SPIGA” y “VIA SPRING”, le causan confusión, cuestión que no fue aportada al proceso.

Así las cosas, en el caso sub-lite, no se cuenta con la prueba útil, pertinente e idónea para comprobar el reclamo de nulidad contenido en la demanda incoada por el apoderado de la parte demandante, como lo serían encuestas realizadas por empresas que se dedican a esa actividad, en el que se pongan en comparación ambos signos distintivos, pues mal haría este Tribunal en hacer un cotejo marcario, cuando al igual que el perito de la parte actora, carece de los conocimientos técnicos necesarios para realizarlo, aunado al hecho de que no hay parámetros objetivos de que los consumidores, en las condiciones en que las marcas se encuentran registradas, puedan concluir que hay un riesgo de confusión al momento de adquirir los productos; por lo que se acoge el punto de apelación invocado, por tener fundamento legal."

PRESUPUESTOS POR MEDIO DE LOS CUALES LA AUTORIDAD REGISTRAL COMPETENTE Y LA SEDE JURISDICCIONAL ESTÁN VINCULADAS AL RECHAZO O ANULACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE UNA MARCA O DE UN ELEMENTO DE ELLA

"3.2) EL SEGUNDO MOTIVO DE AGRAVIO, que consiste en la revisión de la fijación de los hechos y valoración de la prueba.

3.2.1) Al respecto, con relación a la infracción de la letra d) del Art. 9 de la LMOSD., se advierte que la aludida disposición contempla los presupuestos por medio de los cuales la autoridad registral competente y la sede jurisdiccional están vinculadas al rechazo o anulación de la inscripción de una marca o de un elemento de ella, cuando tal registro derive en afectación al derecho de un tercero, circunscribiéndose tales presupuestos a tres, siendo éstos los siguientes: a) que la marca o signo distintivo constituya una reproducción, imitación, traducción o trascripción total o parcial; b) que el signo distintivo sea notoriamente conocido y que pertenezca a un tercero; y, c) que el uso de este signo sea capaz de causar confusión o riesgo de asociación con el signo propiedad de ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, con relación a productos comprendidos en una misma clase.

3.2.2) En cuanto al punto de la “notoriedad” en la marca inscrita con anterioridad, -que exige la ley como requisito para analizar la nulidad de la marca que se considera similar- es necesario tener en cuenta que la normativa nacional que regula lo relativo a este punto, no contiene o provee una definición de la misma.

3.2.3) El tratadista Bercovitz Rodríguez Cano, en su obra: Apuntes de Derecho Mercantil, pág. 522, define marca notoria como “aquella que es ampliamente conocida en el sector del mercado al que pertenecen los productos o servicios distinguidos por ellas.”

En consecuencia, el dato decisivo para considerar a una marca como notoria es exclusivamente el grado o difusión de su conocimiento entre el público. Si la marca es conocida con carácter general por el público de un determinado sector del mercado, se tratará de una marca notoria.

Si la marca notoria está registrada, tiene una protección ampliada, puesto que no estará limitada por el principio de especialidad. Esto significa que su tutela se amplía a productos o servicios distintos de los utilizados por la marca notoria, extendiéndose a sectores que comprendan la notoriedad. Y esa protección ampliada se aplica tanto para la prohibición relativa de registro de otras marcas posteriores, que se puede hacer valer mediante la oposición en sede administrativa ante la oficina del Registro de Propiedad Intelectual o mediante la acción de nulidad en sede jurisdiccional, como un efecto del ejercicio de la acción de violación de la marca.

3.2.4) Por otra parte, es preciso mencionar que existe reiterada jurisprudencia emitida por la Honorable Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, quien ha desarrollado el concepto de “marca notoria”, por ejemplo, en la sentencia con referencia 193-CAM-2009 de fecha cuatro de mayo de dos mil once.

En tal sentencia, el referido Tribunal superior afirmó como en anteriores ocasiones, que no es el simple registro el que eleva a la categoría de notoria a una marca, sino la difusión que de ella se haga en los diferentes mercados; y es el distribuidor o consumidor el que va reconociendo la característica de notoria, gracias al esfuerzo del titular o el usuario de la misma, para desplazarla de la categoría de común u ordinaria, a la de notoria, cualidad que adquiere, entre otras razones, por la intensidad de uso, el prestigio en el mercado y su divulgación.

De la anterior premisa, la relacionada Sala ha concluido que para determinar si una marca es notoriamente conocida, se deberán tener en cuenta los siguientes criterios: 1) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordado; 2) La intensidad y el ámbito de la difusión o publicidad de la marca; 3) La antigüedad de la marca y su uso constante; y, 4) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

3.2.5) Asimismo, existen criterios establecidos por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual conocida por sus siglas como “OMPI”, Organización Internacional de la cual El Salvador es Estado miembro, por ende, le es aplicable su normativa tanto originaria (tratados) que conforme al Art. 144 Cn., es ley de la República, así como normas derivadas (decisiones) que si bien no constituyen reglas de carácter vinculante, conforme al principio de que “lo pactado es ley entre los Estados”, sirven de criterios técnicos que establecen parámetros para orientar las decisiones de los operadores jurídicos de cada Estado.

La citada Organización Internacional mediante sus normas derivadas ha definido como marca notoria la que ha adquirido un nivel de conocimiento tal, que está presente en la mayoría de personas que componen el universo de consumidores del bien de que se trate. Este conocimiento implica la existencia de publicidad que representa un esfuerzo y un riesgo financiero, además de su tiempo de planificación, y que debe de ser tutelado por el Estado.

En ese sentido, la OMPI, en sus disposiciones sugeridas, ha preceptuado que para la tutela de marcas notoriamente conocidas, bastará con que sea suficientemente conocida en el sector pertinente del público y en el territorio que ha de protegerse como tal.

3.2.6) Con respecto a la acreditación de la notoriedad de la marca “VIA SPIGA”, propiedad de la sociedad [...], que alega la parte demandante, la misma no se ha comprobado dentro del proceso, ya que, se ha pretendido establecer por medio de ilustraciones de publicidad en revistas, las cuales no constituyen medios de prueba fidedignos, pues se han ofrecido como simple ilustración, pero no se ha acreditado su autenticidad. En todo caso, no se ha probado que la aludida marca se haya publicado y difundido en nuestro país, que es el requisito que exige la ley.

3.2.7) Asimismo, también se han incorporado documentos que reflejan registros de la marca en varios países, y declaración jurada de la representante de la mencionada sociedad [...], -la cual ha sido cuestionada por el apelante como no válida y que no debió de haber sido valorada, al igual que la prueba testimonial también ofrecida por la demandante- pero a consideración de esta Cámara, si bien es cierto tales documentos constituyen un indicio del hecho de que los productos que ampara la marca se comercializan en diversas partes del mundo, mucho más cierto es que ello no es prueba contundente de la notoriedad que exige la ley, pues como antes se dijo, la publicidad está referida al extranjero y no se deduce de la misma que haya sido lanzada al mercado nacional, ya que deben ser los consumidores los que le reconozcan esa categoría, y como se argumentó en párrafos anteriores, no aparece un estudio de mercado, dirigido a que el público consumidor de esos productos establezca que la marca “VIA SPIGA” a alcanzado un grado de notoriedad tal, que lo beneficie con la protección reforzada del que gozan las marcas notorias."

EL REGISTRO DE LA MARCA EN DIVERSOS PAISES NO EQUIVALE AUTOMÁTICAMENTE A QUE SEA NOTORIA, SINO QUE ÉSTE UN ELEMENTO QUE DEBE ACREDITARSE CON PRUEBA IDÓNEA QUE MIDA LA PERCEPCIÓN DEL CONSUMIDOR ANTE LA PUBLICIDAD DE LA MARCA EN UN PAÍS ESPECÍFICO

"3.2.8) Por otra parte, el registro de la marca en diversos países, como bien lo sustenta la Sala de lo Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia, no equivale automáticamente a que “VIA SPIGA” sea una marca notoria, lo cual es concordante con los recibos de ventas en el país del año dos mil doce, de fs. […], presentado por el apoderado de la demandante, que reflejan un consumo relativamente bajo, de lo que no se desprende que haya gran difusión, pues para ello debió haberse presentado más operaciones de ventas en años anteriores aunque se acepte que ello puede ser un reflejo de alguna preferencia por los consumidores finales.

3.2.9) Con respecto a la prueba testimonial presentada por la parte demandante ahora apelada, se extrae de su testimonio que el conocimiento de la marca “VIA SPIGA” no surge espontáneamente y porque formen parte de un sector del público consumidor a que está destinado el producto; sino, por el contrario dicho conocimiento deviene del ejercicio de sus tareas laborales relacionadas con la distribución y comercialización del producto que distribuye la marca en mención; circunstancia que les obliga obviamente a conocerla.

De ahí que si bien dan razón de conocer la marca, ello no es una muestra objetiva de la notoriedad de la misma en el sector de personas que forman parte del segmento especializado a que va dirigida o que supuestamente conocerían “VIA SPIGA”. En todo caso, la notoriedad de la marca en un país determinado, es un elemento que debe acreditarse con prueba idónea que mida la percepción del consumidor ante la publicidad que efectúa determinada marca en un país específico.

3.2.10) En ese orden de ideas, a criterio de esta Cámara, tal percepción del público puede obtenerse por medio de estudios de instituciones nacionales o extranjeras sean públicas o privadas, pero que gocen de razonable prestigio y credibilidad en el medio de la publicidad y mercadeo tales como: estudios o investigaciones especializadas sobre el producto en el medio salvadoreño, encuestas a una muestra representativa de consumidores, informe de especialistas en el producto, ranking o cualquier otro tipo mediciones que indiquen el posicionamiento del producto en las preferencias del público. Medios probatorios que no se han ofrecido, incorporado, y mucho menos producido en el proceso para que puedan ser valorados; por lo que también se acoge el punto de apelación esgrimido, por tener sustento legal."

PROCEDE REVOCAR LA SENTENCIA Y DESESTIMAR PRETENSIÓN DE NULIDAD, AL NO APORTARSE PRUEBA IDÓNEA PARA DETERMINAR EL RIESGO DE CONFUSIÓN EN EL PÚBLICO CONSUMIDOR, NI LA NOTORIEDAD DE LA MARCA EN EL SECTOR PERTINENTE DEL PÚBLICO EN EL TERRITORIO SALVADOREÑO

"IV- CONCLUSIÓN.

Esta Cámara concluye y es del criterio que en el caso que se juzga, no se aportó la prueba idónea para determinar que la segunda marca inscrita “VIA SPRING”, pueda llevar a los consumidores a un riesgo que induzca a confundirla con “VIA SPIGA”, pues debió proporcionarse evidencia de campo que permitiera verificar verdaderamente que puede darse una probabilidad de error al momento de adquirir un producto amparado con la primera marca, y tampoco se ha comprobado la notoriedad de la segunda en el sector pertinente del público en territorio salvadoreño, para otorgarle un carácter de protección reforzado.

Consecuentemente con lo expresado, es procedente revocar la sentencia impugnada, y dictar la que corresponde, sin condena en costas de esta instancia.”