MARCAS
ELEMENTO ESENCIAL DE
UNA MARCA LA CONDICIÓN DE SER CLARAMENTE DISTINGUIBLE DE OTRA PROCEDIMIENTO
PARA VERIFICAR SI UNA MARCA A REGISTRAR INCURRE EN LAS PROHIBICIONES
DE LA CITADA LEY
“A. El artículo 2 de la
Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece que marca es cualquier signo
o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una
persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o
susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente
a los de su misma especie o clase.
En tal sentido, es elemento esencial de una marca
la condición de ser claramente distinguible de otra; es decir, la capacidad del
signo o signos para distinguir un producto o servicio de otro idéntico, similar
o diferente, según se trate, aludiendo a las características intrínsecas o
extrínsecas de estos. De esta manera, el objeto primordial de una marca y su
registro es la plena y real distinción entre productos y servicios de
diferentes sujetos.
Con el fin de mantener un nivel de control con
respecto a la distinción de las marcas inscritas y las sujetas a inscripción,
el legislador estableció, por medio del artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros
Signos Distintivos, un procedimiento para verificar si una marca a registrar incurre en alguna de las
prohibiciones de los artículos 8 y 9 de la citada ley. Tales disposiciones
regulan las marcas inadmisibles por razones intrínsecas y las marcas
inadmisibles por derechos de terceros. Con el examen en referencia se
pretende que la entidad que califica el signo o los signos presentados
verifique, de acuerdo con las prohibiciones legales, si es viable o no el
registro de una marca, tomando en cuenta la totalidad de marcas que al momento
de la presentación existen o se encuentren en proceso de inscripción.
El artículo 16 de la misma ley, la oposición contra
la marca en proceso de registro por un tercero (como sucedió en el presente
caso), alegando cualquiera de las prohibiciones enmarcadas en los mencionados
artículos.”
IDENTIFICA, DISTINGUE PRODUCTOS O
SERVICIOS PRODUCIDOS O COMERCIALIZADOS POR UNA PERSONA, DE OTROS IDÉNTICOS O
SIMILARES, PARA QUE EL CONSUMIDOR IDENTIFIQUE, DIFERENCIE Y SELECCIONE, SIN
CONFUSIÓN O ERROR ACERCA DEL ORIGEN Y LA CALIDAD DE LA MERCANCÍA
“La premisa principal de la que parte la letra b) del artículo 9 de la Ley
de Marcas y Otros Signos Distintivos es la semejanza gráfica, fonética o
ideológica.
En virtud de lo anterior, las funciones de la marca están relacionadas con
la aptitud para identificar y distinguir productos o servicios producidos o
comercializados por una persona, de otros idénticos o similares, a fin de que
el consumidor o usuario los identifique, valore, diferencie y seleccione, sin
riesgo de confusión o error acerca del origen y la calidad de la mercancía.
Así, la Administración, en una labor cognoscitiva e interpretativa de la
ley, debe determinar si el concepto «semejanza» tiene aplicación en el supuesto
que se le presenta.
Según Jorge Otamendi,
la esencia de la marca consiste en ser claramente distinguible, sin embargo,
existen ocasiones en las que es necesario realizar un examen de confundibilidad
a efecto de determinar si existe parecido entre las marcas. Existen, a este
efecto, pautas que señalan como debe efectuarse el cotejo marcario, las cuales
tratan de dotar al examen de un mayor realismo. Entre tales pautas señala: a)
las marcas deben ser cotejadas en forma sucesiva y no simultanea; b) en el
cotejo debe estarse más a las semejanzas que a las diferencias; y, c) la parte
preponderante es el conjunto, el que debe ser objeto del análisis y nos sus
partes integrantes, separadas de forma arbitraria (Derecho de Marcas,
Abeledo Perrot, 3a edición, Buenos Aires, 1999, pág. 208-210).
Acorde con estas reglas, de particular importancia
en el caso que se analiza, se afirma que para calificar la semejanza debe
tenerse en cuenta que la marca, como un todo, se imprime en la mente del
consumidor. Así, para decidir si dos marcas pueden ser confundidas, es
preciso juzgar ante todo la impresión de conjunto que los distintivos
comerciales dejan después de una revisión superficial. Es así que, en
términos generales, la marca debe apreciarse sin particularizar en las
diferencias que pudieran ofrecer sus distintivos, aspectos o detalles
considerados de manera aislada o separada, sino atendiendo a la semejanza que
resulte de su examen global, para determinar los elementos primordiales que le
dan su propio carácter distintivo.”
EL ANALISIS COMPARATIVO
EN ASPECTOS GRÁFICO, FONÉTICO E IDEOLÓGICO SE REALIZA POR MEDIO DE LA CONFUSIÓN
VISUAL O GRÁFICA, LA SIMILITUD VISUAL Y ORTOGRAFICA
“B. Pues bien, con la finalidad de determinar si dos
marcas son semejantes entre sí, es necesario realizar un análisis comparativo
en los aspectos gráfico, fonético e ideológico. Con estos antecedentes, a
efecto de controlar la legalidad de la resolución impugnada, esta Sala
realizará un examen de ambas marcas, bajo los parámetros establecidos en la
ley, y podrá, de esa forma, fijar la existencia o no de la semejanza entre las
marcas Golden Beach y su diseño, y LONGBEACH.
Análisis Gráfico. El doctrinario
argentino Jorge Otamendi, asevera que: «la confusión visual o gráfica es la
confusión causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos
palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, por su simple
observación (...) la confusión visual puede ser causada por semejanzas
ortográficas o gráficas». Derecho de Marcas, Abeledo Perrot, 3a
edición, Buenos Aires, 1999, pág. 173-174.
La similitud visual ortográfica se presenta cuando
coinciden las letras en los nombres comerciales en confrontación, influye la
secuencia de vocales, la longitud y cantidad de sílabas, las radicales o
terminaciones comunes.
Debe decirse que la apreciación de una marca, como un todo, significa que
la persona que la aprecia debe imponerse de ella al verla junto a otras marcas,
sin compararlas, y sin particularizar las diferencias que entre ellas existan,
de manera que la impresión de conjunto que queda en su mente sea determinante
para no confundirla con otra.
Para el presente caso las marcas a cotejar son Golden Beach y su diseño, y
LONGBEACH.
Según se aprecia, las denominaciones Golden Beach y LONGBEACH coinciden en
el término “BEACH”. No obstante, debe precisarse que la primera marca está
compuesta por dos palabras —Golden Beach—, escritas ambas en letras minúsculas
(folio 3 del expediente administrativo de oposición), a excepción de las letras
“G” y “B”, mientas que la segunda marca es una sola palabra, escrita en letras
mayúsculas. Aunado a lo anterior la forma que presentan son evidentemente
distintas, la marca LONGBEACH tiene una presentación simple, que no es más que
su mera denominación (folio 24 del expediente administrativo de oposición), por
el contrario, Golden Beach es una marca mixta, es decir, su denominación se
acompaña de un diseño consistente en un escudo, un semicírculo en la parte
superior, una combinación de los colores rojo, dorado, negro y blanco.
Consecuentemente, al ser apreciadas de manera sucesiva, las marcas en cotejo, producen
un impacto gráfico representativo totalmente diferente, lo cual impide la
confusión gráfica de las marcas en el consumidor medio. Consecuentemente, la
posibilidad de confusión de las marcas no debe juzgarse con referencia a la
figura en sí misma, prescindiendo de la forma en que está representada; así,
una figura puede coincidir con otra, pero debe apreciarse si concurren
especiales características que excluyan una posible confusión. En el presente
caso, por simple inspección, se concluye que las marcas en cotejo no poseen
similitud gráfica.”
EL ANALISIS FONÉTICO VA REFERIDO A LA
VOCALIZACIÓN, PERCEPCIÓN AUDITIVA SIMILAR Y ARTICULACIÓN DEL SONIDO
“Análisis Fonético. Tal como se precisó supra, las
denominaciones Golden Beach y LONGBEACH coinciden en el término “BEACH”. Ahora
bien, la primera marca inicia con la palabra “Golden”, y la segunda con el
término “LONG”. Éste dos últimos términos, al ser vocalizados de manera
sucesiva, generan una percepción auditiva similar, concretamente, la
articulación del sonido “Golden” coincide vocálicamente con “LONG” en cuanto a
la vocal “o”, y, además, existe una similitud consonántica respecto la letra “n”
que imprime énfasis en la pronunciación.
Así, las marcas en cotejo, al ser vocalizadas una a continuación de la
otra, poseen una pronunciación que razonablemente puede inducir a la confusión.
En atención a lo anterior, debe concluirse que existe semejanza fonética entre
las denominaciones Golden Beach y LONGBEACH.”
EL ANALISIS IDEOLÓGICO ES LA REPRESENTACIÓN O EVOCACIÓN A UNA MISMA COSA,
CARACTERÍSTICA O IDEA QUE IMPIDE AL CONSUMIDOR DISTINGUIR UNA DE OTRA
“Análisis Ideológico. Según Jorge Otamendi
la confusión de naturaleza ideológica «Es la representación o evocación a
una misma cosa, característica o idea que impide al consumidor distinguir una
de otra» (Derecho de Marcas, Abeledo Perrot, 3a edición, Buenos
Aires, 1999, pág. 182).
En el presente caso, Golden Beach y su diseño, y
LONGBEACH, amparan productos de la misma naturaleza, pertenecientes a la Clase
34 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, concretamente,
cigarros, cigarrillos, tabaco en bruto o manufacturado, productos del tabaco o
derivados del tabaco en general, pipas, encendedores, cerillos y artículos para
fumadores en general (folios 3 y 24 del expediente administrativo de
oposición).
Pues bien, la autoridad demandada argumentó, en
relación al análisis de la semejanza ideológica entre las marcas en cotejo, que
«(...) la palabra GOLDEN traducida al castellano como “dorado” o “dorada”, es
un término que en el sector pertinente a los productos del tabaco y sus
derivados, se asocia con un tipo de cigarros o cigarrillos, al igual que el
término “long” que traducido al castellano significa largo(a). Además se valoró
que ambos distintivos identifican productos semejantes, y que por lo tanto se
da la probabilidad de riesgo de error o confusión entre los productos que
distinguen, o un riesgo de asociación en cuanto al origen de los mismos, al
punto que el público consumidor puede creer que unos son una variedad de los
otros y que es la misma procedencia empresarial, recordando que la esencia de
una marca está en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles
(...)» (folio 39 vuelto).”
LOS TERMINOS GOLDEN Y LONG NO GENERAN EVOCACIÓN EN
EL CONSUMIDOR, NO GENERAN INCONFUNDIBLE REPRESENTACIÓN DE UN PRODUCTO EN
PARTICULAR, SON CONCEPTOS GENERALES IMPRECISOS Y NO EVOCATIVOS
“Esta Sala discrepa con la apreciación de la
autoridad demandada pues los términos “Golden” y “LONG” no generan una
evocación, en el consumidor, de los productos que amparan las marcas en cotejo.
Aun cuando la traducción al castellano de los términos señalados sea “dorado” y
“largo” —traducción que no es asequible para la mayoría de consumidores––,
dichas palabras refieren un concepto o representación lógica de la realidad
ajena e inconexa al tabaco y sus productos derivados. Así, el color dorado y
el calificativo largo, no generan en el consumidor la inconfundible
representación de un producto en particular, puesto que se trata de términos
que no se encuentran arraigados a una actividad mercantil particular ni a
productos específicos. Estas palabras son conceptos generales, imprecisos, no
evocativos, que no representan características, especialidades o referencias
naturales de los productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de
Productos y Servicios.
Siguiendo el parámetro de análisis establecido en el artículo 14 inciso 5°
de la LMOSD, relativo a analizar las marcas en su conjunto “sin separar los
elementos que la conforman”, en el presente caso, las marcas Golden Beach y
su diseño, y LONGBEACH ––si se quiere, traducidas al castellano como “Playa
Dorada” y “Playa Larga”—, no generan confusión ideológica alguna.”
LA
SEMEJANZA FONÉTICA ES INSUFICIENTE PARA GENERAR CONFUSIÓN EN EL CONSUMIDOR MEDIO
Y LLEVARLO A ADQUIRIR UN PRODUCTO DIFERENTE AL DESEADO
“C. A partir de lo expuesto en el apartado anterior,
esta Sala concluye que no existe semejanza que induzca al error en la
percepción del público consumidor medio, entre las marcas Golden Beach y su
diseño, y LONGBEACH.
Ahora bien, debe precisarse que, aun cuando tales marcas poseen similitud
fonética —análisis aislado de su mera
enunciación sin tomar en cuenta su diseño––, al analizar todos los elementos
representativos de tales marcas, en su conjunto, tal como lo ordena el artículo
14 inciso 5° de la LMOSD, se advierte que dicha semejanza fonética, en el
presente caso, es insuficiente para generar una confusión en el consumidor
medio y llevarlo a adquirir un producto diferente al deseado.
Así, en su conjunto —análisis integral de todas las variables––, no existe semejanza
que induzca al error, en el público consumidor medio, respecto de las marcas
Golden Beach y su diseño, y LONGBEACH. Por ello, son válidos los argumentos de
la parte actora relativos a la violación a los derechos contenidos en los
artículos 9 letra b) y 14 inciso 5° de la LMOSD. En consecuencia, el acto
administrativo impugnado es ilegal.
Por otra parte,
habiéndose establecido la ilegalidad del acto controvertido, por las razones
expuestas, resulta inoficioso, en virtud del principio de economía procesal, pronunciarse
respecto de los restantes vicios de ilegalidad alegados por la parte actora.”
SE DEBE INSCRIBIR LA MARCA GOLDEN BEACH Y SU DISEÑO, EN EL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL, REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, DEPARTAMENTO DE
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, DEL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS
“El artículo 18 de la
Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece «Si se hubiese presentado
una o más oposiciones; ellas se resolverán junto con lo principal de la
solicitud en un sólo acto, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de
vencimiento del plazo para contestar la oposición o la última de ellas,
mediante resolución fundamentada. En caso de admitirse la oposición y de no
haberse presentado apelación la solicitud se archivará sin más trámite,
debiendo el Registro reintegrar la fianza en efectivo por oposición. En caso de
quedar firme la resolución denegando la oposición, se otorgará el registro de
la marca solicitada y la fianza en efectivo por oposición ingresará al
Registro».
En el presente caso y en atención a la disposición relacionada, al no ser
atendible la oposición presentada por Philip Morris Products, S.A., propietaria
de la marca LONGBEACH, se debe inscribir la marca Golden Beach y su diseño, en
el Registro de la Propiedad Intelectual, Registro de la Propiedad Industrial,
Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos, del Centro Nacional de
Registros.”