MARCAS

 

DEFINICIÓN Y OBJETO

 

V. Establecidas las posiciones jurídicas de las partes, esta Sala pasará a emitir el pronunciamiento sobre el fondo de la controversia.

Esta Sala advierte que la controversia del presente caso se circunscribe, en primer lugar, a determinar si se vulneraron los derechos contenidos en los artículos 9 y 14 de la LMOSD, y establecer si las marcas AUXIZYME y ALDURAZYME poseen semejanza entre sí, de modo que no puedan coexistir ambas en el mercado por afectación a los derechos —en este caso— de la marca ALDURAZYME. En segundo lugar, esta Sala determinará si, con la existencia de ambas marcas en el mercado, hay vulneración a los derechos resguardados en el artículo 26 letra f) de la LMOSD, por dilución —disminución de la capacidad distintiva de una marca notoria— en de la marca ALDURAZYME. Finalmente se examinará si los actos administrativos impugnados vulneran los derechos amparados en el artículo 6 bis del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial.

A. La sociedad impetrante manifestó que las resoluciones impugnadas han violentado los artículos 9 y 14 de la LMOSD, en cuanto a que existen «(...) prohibiciones al registro de signos distintivos que afecten los derechos de terceros. Esa afectación es generada a través de la similitud a nivel gráfico, fonético e ideológico, capaz de generar confusión en los consumidores». Asimismo, argumentó que en el presente caso las «(...) marcas que amparan productos farmacéuticos, su estudio de semejanza y riesgo de confusión es diferente al de casos marcarios no relacionados con esa clase de productos. En las marca [sic] farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común generalizados que no deben entrar en la comparación por lo que el examen comparativo ha de realizarte [sic], atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales. En el presente caso los signos en disputa comparten la expresión ZYME, sin embargo en aplicación del Art. 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no es procedente realizar el examen comparativo de las marcas, eliminando dichas silabas, puesto que dicho examen marcario estaría siendo realizado contra ley expresa (...)» (folio 2 vuelto).

El departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos del Registro de la Propiedad Intelectual, por su parte, manifestó que «Al momento de llevar a cabo el análisis comparativo entre los distintivos de una manera sucesiva se constato [sic] que entre la marca que se pretende registrar AUXIZYME y la marca registrada ALDURAZYME, en el cual fueron tomados en cuenta las reglas para realizar la comparación entre marcas y la doctrina del derecho marcario, se concluyo [sic] que entre ambos distintivos no hay: 1) semejanza gráfica, ya que al hacer una percepción visual de los signos distintivos en cuestión, es obvio que se escriben sumamente diferentes y mas [sic] sobre todo cuando ambos signos distintivos son analizados en su conjunto, ya que la expresión ZYME, es de uso común para este tipo de productos, 2) semejanza fonética, ya que no existe una coincidencia extrema en cuanto a la pronunciación de ambos distintivos comerciales, que obligue al consumidor a confundirse, porque al escucharlas suenan completamente diferentes, ya que las palabras ALDURA y AUXI, son completamente diferentes, 3) ni semejanza ideológica, ya que de ninguna manera, al analizarlos individualmente generan la misma idea o concepto. Concluyéndose por los motivos anteriormente expresados que es posible la coexistencia de ambos signos distintivos en el comercio, por no existir una identidad confusiva que extralimite el grado de tolerancia de los consumidores, desvirtuándose así, el riesgo de confusión (...)» (folio 93 frente).

Y la Dirección de Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros, por su parte, manifestó que «(...) Se determino [sic] al realizar el examen comparativo entre las marcas AUXIZYME y ALDURAZYME que entre ellas no existe semejanza gráfica, fonética e" ideológica, que pueda inducir a error y/o confusión en los consumidores; al tratarse de marcas de productos farmacéuticos, existen ciertos sufijos o prefijos que son de uso común, que no son de apropiación exclusiva, porque con ellos se da al consumidor una ligera idea acerca de las propiedades del producto o sus principios activos (...) Al hacer la comparación de marcas con raíces comunes, de conformidad a las reglas de ley y la doctrina del derecho marcario deberán de tomarse en consideración, dentro del análisis integral, la existencia del resto de vocablos que conforman el todo de la denominación, entonces la comparación debe ser realizada tomando en cuenta los elementos restantes de los signos confrontados, para observar si con ellos se logra imprimir diferencia entre los distintivos; al realizar esta comparación se concluyó que no existe entre los distintivos en conflicto semejanza que lleve a confusión, ya que fonéticamente la pronunciación de ambos distintivos es diferente por lo que no lleva al consumidor a confundirse, ya que las palabras ALDURA y AUXI, son completamente diferentes. Aunado a lo anterior es relevante manifestar que las marcas en cotejo comparten el sufijo “ZYME” el cual es comúnmente utilizado en productos farmacéuticos y hace referencia a la parte final de la palabra “ENZYME” que traducida al castellano significa enzima, por lo que se determinó que entre la marca AUXIZYME y la marca ALDURAZYME, no existe una semejanza, capaz de causar error o confusión, por lo tanto la marca solicitada no encaja dentro de la prohibición establecida en el artículo 9 literal b) de la Ley de Marcas y otro [sic] Signos Distintivos, motivo por el cual se confirmó la resolución apelada (...)» (folio 92 frente y vuelto).

1) El artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos menciona que marca es cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

En tal sentido, es elemento esencial de una marca la condición de ser claramente distinguible de otra; es decir, la capacidad del signo o signos para distinguir un producto o servicio de otro idéntico, similar o diferente, según se trate, aludiendo a las características intrínsecas o extrínsecas de éstos. De esta manera, el objeto primordial de una marca y su registro es la plena y real distinción entre productos y servicios pertenecientes a diferentes sujetos.”

 

PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR SI LA MARCA INCURRE EN ALGUNA DE LAS PROHIBICIONES DE LEY

 

“Con el fin de mantener un nivel de control con respecto a la distinción de las marcas inscritas y las sujetas a inscripción, el legislador estableció, por medio del artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, un procedimiento para verificar si una marca a registrar incurre en alguna de las prohibiciones de los artículos 8 y 9 de la citada ley. Tales disposiciones regulan las marcas inadmisibles por razones intrínsecas y las marcas inadmisibles por derechos de terceros. Con el examen en referencia se pretende que la entidad que califica el signo o los signos que han de inscribirse como marcas, verifique de acuerdo con las prohibiciones legales, si es viable o no el registro de los mismos, tomando en cuenta la totalidad de marcas que al momento de la presentación existen o se encuentren en proceso de inscripción.

El artículo 16 de la misma ley, permite la oposición contra la marca en proceso de registro por un tercero (como sucedió en el presente caso), alegando cualquiera de las prohibiciones enmarcadas en los mencionados artículos.

La premisa principal de la que parte la letra b) del artículo 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos es la semejanza gráfica, fonética o ideológica.

En virtud de lo anterior, las funciones de la marca están relacionadas con la aptitud para identificar y distinguir productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario los identifique, valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen y la calidad de la mercancía.

Así, la Administración, en una labor cognoscitiva e interpretativa de la ley, debe determinar si el último reducto del concepto «semejanza» tiene aplicación en el supuesto que se le presenta.”

 

CRITERIOS PARA DETERMINAR SEMEJANZA

 

“Según Jorge Otamendi, la esencia de la marca consiste en ser claramente distinguible, sin embargo, existen ocasiones en las que es necesario realizar un examen de confundibilidad a efecto de determinar si existe parecido entre las marcas. Existen, a este efecto, pautas que señalan como debe efectuarse el cotejo marcario, las cuales tratan de dotar al examen de un mayor realismo. Entre tales pautas señala: a) las marcas deben ser cotejadas en forma sucesiva y no simultanea; b) en el cotejo debe estarse más a las semejanzas que a las diferencias; y, c) la parte preponderante es el conjunto, el que debe ser objeto del análisis y nos sus partes integrantes, separadas de forma arbitraria (Derecho de Marcas, Abeledo Perrot, 3a edición, Buenos Aires, 1999, pág. 208-210).

Acorde con estas reglas, de particular importancia en el caso que se analiza, se afirma que para calificar la semejanza debe tenerse en cuenta que la marca, como un todo, la imprime en la mente del consumidor; y para decidir si dos marcas pueden ser confundidas, es preciso juzgar ante todo la impresión de conjunto que los distintivos comerciales dejan después de una revisión superficial. Es así que, en términos generales, la marca debe apreciarse sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintivos, aspectos o detalles considerados de manera aislada o separada, sino atendiendo a la semejanza que resulte de su examen global, para determinar los elementos primordiales que le dan su propio carácter distintivo.”

 

LOS TÉRMINOS GENÉRICOS Y COMUNES NO PUEDEN ESTABLECER EXCLUSIVIDAD NI SUS CONJUGACIONES, EL TITULAR NO PUEDE IMPEDIR SU INCLUSIÓN EN SIGNOS DE TERCEROS, NI PUEDE FUNDAMENTAR EN ESE ÚNICO HECHO EL RIESGO DE CONFUSIÓN ENTRE LOS SIGNOS EN DISPUTA

 

“2) Ahora bien, en el caso sub judice las marcas a cotejar incluyen en su denominación una terminación de uso común para la clase 05 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, la cual es “ZYME”. Este sufijo es utilizado comúnmente en productos farmacéuticos para evocar una propiedad o componente de los productos que distingue. La parte final de la palabra “ENZYME”, es decir, “ZYME”, traducida al castellano significa “ENZIMA” [Simon & S chuster"s International, Diccionario Ingles-Español, Macmillan-USA, segunda edición 1997, pag. 232], misma que no puede ser monopolizada, pues el uso de esta terminación común posee entre sus principales características ser de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella. Así, la demandante titular de la marca ALDURAZYME, no puede impedir la inclusión de la terminación de uso común en marcas de terceros, y fundar en esta sola circunstancia la existencia de confusión, ya que se estaría otorgando un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general.

Lo expresado en el parágrafo anterior tiene efectos en los criterios del cotejo, puesto que utilizar en la denominación de la marca una terminación de uso común, si bien, no es impedimento para su inscripción, la vuelve un signo marcariamente débil, ello, por el hecho de tener que coexistir con otras marcas que incluyen en su denominación la partícula de uso común. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de que la marca esté acompañada por algún otro elemento diferenciador.”

 

ANÁLISIS DE SEMEJANZA GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA

 

3) Con la finalidad de determinar si dos marcas son semejantes entre sí, es necesario realizar un análisis comparativo en los aspectos gráfico, fonético e ideológico. Con estos antecedentes, a efecto de controlar la legalidad de las resoluciones impugnadas, esta Sala realizará un examen de ambas marcas, bajo los parámetros establecidos en la ley, y podrá, de esa forma, fijar la existencia o no de la semejanza entre las marcas ALDURAZYME y AUXIZYME, y verificar si los productos que amparan ambas marcas son iguales.

Análisis Gráfico. El doctrinario argentino Jorge Otamendi, en su obra Derecho de Marcas, asevera que: «la confusión visual o gráfica es la confusión causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, por su simple observación (...) la confusión visual puede ser causada por semejanzas ortográficas o gráficas» (Derecho de Marcas, Abeledo Perrot, 3a edición, Buenos Aires, 1999, pág. 173-174).

La similitud visual ortográfica se presenta cuando coinciden las letras en los nombres comerciales en confrontación, influye la secuencia de vocales, la longitud y cantidad de sílabas, las radicales —raíz de la palabra— o terminaciones comunes.

Debe decirse que la apreciación de una marca, como un todo, significa que la persona que la aprecia debe imponerse de ella al verla junto a otras marcas, sin compararlas, y sin particularizar las diferencias que entre ellas existan, de manera que la impresión de conjunto que queda en su mente sea determinante para no confundirla con otra.

Para el caso, las marcas a cotejar son: ALDURAZYME y AUXIZYME. Según se aprecia, las dos están conformadas con el mismo tipo de letra y coinciden en su parte final con el elemento “ZYME”, que como hemos relacionado anteriormente, es una terminación de uso común, la cual no puede ser monopolizada por persona o sociedad alguna. Analizando el resto de la denominación de las marcas, es apreciable que tienen en común la vocal inicial  “A”. Aunque comparten en su denominación la vocal “U”, ésta se encuentra insertada de forma diferente, lo cual hace gráficamente distintivas ambas marcas. En suma, los aspectos gráficos de las marcas en cotejo causan un impacto de reconocimiento distinto que es suficiente para evitar la confusión en el consumidor medio.

Análisis Fonético. Las marcas comparadas tienen una fonética común en su terminación “ZYME”, además, ambas inician con la vocal “A”. Ahora bien, a pesar que “ZYME” es una terminación de uso común en las mismas, cuya utilización no puede ser privativa de una marca, al ser pronunciadas y vocalizadas por completo, la diferencia es suficiente para considerar que no hay probabilidad de confusión fonética. En atención a lo anterior, debe concluirse que existe una diferencia fonética entre ambas marcas comerciales que no genera confusión auditiva.

Análisis Ideológico. La confusión de naturaleza ideológica o conceptual es la que deviene del parecido contenido conceptual de las marcas o distintivos. Al respecto, Jorge Otamendi señala lo siguiente: «Es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea que impide al consumidor distinguir una de otra» (Derecho de Marcas, Abeledo Perrot, 3a edición, Buenos Aires, 1999, pág. 182). En el presente caso, ambas marcas amparan productos comprendidos en la clase 05 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes. Sin embargo, y a pesar de la terminación común, dichas marcas, al ser comparadas y analizadas una con la otra individualmente, no generan en el consumidor medio, la misma idea o \ concepto. Concluyendo que no hay una identidad confusiva entre ambas marcas, al grado de que ambas no puedan coexistir en el mercado.

Se concluye, por tanto, que el hecho que un propietario de una marca utilice una partícula dé uso común —ZYME en el presente caso—, no constituye una privación para que otras personas empleen, como parte de su marca, la misma partícula de uso común. Ahora bien, en el caso analizado, al valorar los tres elementos relacionados supra —identidad fonética, gráfica e ideológica—, la utilización de la partícula de uso común —ZYME— no conduce a confusión alguna entre las marcas analizadas.

Por consiguiente, esta Sala considera que en las resoluciones impugnadas no existe violación a los derechos resguardados en los artículos 9 y 14 de la LMOSD, por haberse determinado que entre las marcas ALDURAZYME y AUXIZYME, no existe semejanza grafica, fonética o ideológica.

 

AUSENCIA DE INFRACCIÓN ALEGADA CUANDO LAS MARCAS NO POSEEN SEMEJANZA GRÁFICA, FONÉTICA O IDEOLÓGICA AL GRADO DE  CONFUSIÓN

 

“B. Por otra parte, la sociedad actora señaló en su demanda que las resoluciones impugnadas violentan los derechos resguardados en el artículo 26 letra f de la LMOSD, argumentando «(...) que el eventual registro del signo solicitado, afectaría de manera inmediata a mi cliente, quien a base de mucho esfuerzo, ha colocado su marca, en la selección primaria de los consumidores, situación de la que se ha aprovechado el solicitante. Este eventual registro implica que habrá aprovechamiento injusto del valor comercial que hoy por hoy, tiene la marca ALDURAZYME propiedad de mi cliente, así como también respecto del reconocimiento que ha obtenido, y por supuesto de su fuerza distintiva, logrando debilitarla (...)» (folio 5 frente)

El artículo 26 letra f) de la LMOSD prescribe que «El registro de una marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento realice alguno de los actos siguientes: (...) f) Usar públicamente un signo idéntico o similar a la marca, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio (...)»

En el presente caso el actor aduce que el registro de la marca AUXIZYME, provocará un aprovechamiento injusto del valor comercial de la marca de su propiedad — ALDURAZYME—, puesto que ha base de mucho esfuerzo ha obtenido el reconocimiento de ella.

Como se advierte, la parte actora afirma la existencia de una dilución de su marca, es decir, «el cercenamiento gradual o la dispersión de la identidad y retención de la marca o nombre en la mente del público, por su uso en productos no competitivos» (Derecho de Marcas, Abeledo Perrot, 3a edición, Buenos Aires, 1999, pág. 404).

La figura de la dilución, acogida por la demandante, es aplicable en casos de la utilización de marcas con alto grado de similitud pertenecientes a distintos titulares. Concretamente, se refiere al debilitamiento de la fuerza distintiva de una marca, de su valor publicitario y su poder de venta.

En esta misma línea y tal como se ha establecido en parágrafos anteriores, las marcas en disputa no poseen semejanza gráfica, fonética o ideológica al grado de confusión, consecuentemente no pueden catalogarse como idénticas o casi idénticas. Si bien comparten una misma partícula de uso común —ZYME—, este hecho, por si mismo, no genera una dilución entre las marcas. Dado que ZYME es una partícula de uso común, la demandante no puede impedir que otros fabricantes utilicen dicha terminación en sus marcas.

En conclusión, esta Sala es del criterio que en las resoluciones impugnadas no existe violación a los derechos resguardados en el artículo 26 letra f) de la LMOSD.”

 

LA MARCA NO GOZA DE LA PROTECCIÓN ESPECIAL, DADO QUE NO SE COMPROBÓ LA NOTORIEDAD EN EL SALVADOR

 

“C. La parte actora señaló que en los actos administrativos impugnados las autoridades demandadas inaplicaron el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, puesto que «(...) la autoridad demandada no emitió opinión alguna sobre la notoriedad de la marca ALDURAZYME [sic] misma que fue probada tanto en el incidente de oposición como en el de apelación y por lo tanto las autoridades demandadas, no aplicaron los derechos derivados de esa categoría o naturaleza de signo distintivo. Aplicar la citada disposición legal hubiera implicado el acogimiento de la oposición presentada» (folio 5 frente).

El artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial prescribe «1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituye la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta (...)»

Frente a tal argumentación esta Sala considera necesario valorar si la marca propiedad de la parte actora —ALDURAZYME— posee la característica de marca notoria.

La protección regulada para las marcas o signos se refuerza cuando existe una categoría de signos que, debido a su éxito, logran un amplio conocimiento tanto del consumidor como de los sujetos distribuidores del mismo. Se considera notoria una marca, cuando esta es conocida por casi la totalidad del público, trascendiendo la rama comercial o industrial en la que se encuentra, la sola mención de la marca provoca una inmediata asociación con el producto que ampara.

Así, el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos define el término “signo distintivo notoriamente conocido”, como “Un signo distintivo conocido por el sector idóneo del público, o en los círculos empresariales afines al mismo, como perteneciente a un tercero, que ha adquirido dicha calidad por su uso en el país o como consecuencia de la, promoción del mismo”

Pues bien, para que una marca sea considerada como notoriamente conocida, es necesario lo siguiente: i) La marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. La marca notoria trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra. ii) La marca debe ser identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación (Derecho de Marcas, Abeledo Perrot, 3a edición, Buenos Aires, 1999, pág. 392).

Para adquirir la calidad de notoriedad se debe probar la concurrencia de los elementos mencionados, para que la protección reforzada de la que goza surta plenos efectos. En tal sentido, la carga de demostrar dicha calificación es de quien la alega. En nuestra legislación no se regula procedimiento alguno para declarar la notoriedad de una marca o signo, por lo que tal condición debe ser demostrada por medio del procedimiento de oposición de un signo o marca, en el cual se demuestre la notoriedad por medio de los parámetros antes establecidos. La letra d) del artículo 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece la protección respecto de las marcas notoriamente conocidas. «No podrá ser registrado ni usado como marca o como elemento de ella, un signo citando ello afecte a algún derecho de tercero, en los siguientes casos: d) Si el signo constituyera una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido, perteneciente a un tercero, cuando su uso fuera susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, con relación a cualquier producto o servicio aunque no sea idéntico o similar a aquellos identificados por el signo distintivo notoriamente conocido, siempre y cuando exista una conexión entre dichos bienes y servicios».

En el presente caso, la oposición interpuesta por BIOMARIN/GENZYME LLC se basó en que la marca ALDURAZYME «(...) ha alcanzado el carácter de signo notoriamente conocido, luego de más de una década de ejercer la citada actividad comercial. Con el surgimiento y difusión del Internet, se abrió una nueva ventana para la difusión y conocimiento los signos distintivos, misma que también se abrió a las marcas de mi representada» (folio 20 vuelto del expediente administrativo de oposición). La sociedad opositora presentó como prueba de notoriedad de su marca, impresiones de la página web htpp://www.acceso.com/display_release.html?id=1150, las cuales contienen información acerca del producto que ampara la marca de su propiedad, sin embargo, tal información no constituye elemento de prueba idóneos para establecer la notoriedad de la marca.

En tal sentido, con dicha documentación no se puede colegir que la marca opositora goza de la calidad de notoriedad, como lo argumentó BIOMARIN/GENZYME LLC. Es de notar la importancia de internet como un medio de comunicación y difusión, el cual es una herramienta que agiliza el conocimiento, para el presente caso, de una marca o un distintivo. Empero, la simple enunciación de la información alojada en internet no puede ser considerada objetivamente útil para comprobar dicha situación. Consecuentemente, no se ha podido comprobar, mediante prueba idónea, la notoriedad en El Salvador de la marca ALDURAZYME, por ende, no goza de la protección especial de una marca notoriamente conocida.”