MARCAS
DEFINICIÓN
Y OBJETO
“El
artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos menciona que marca es
cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o
servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente
distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se
apliquen frente a los de su misma especie o clase.
En
tal sentido, es elemento esencial de una marca la distintividad; es decir, la
capacidad del signo o signos para distinguir un producto o servicio de otro
idéntico, similar o diferente, según se trate, aludiendo a las características
intrínsecas o extrínsecas de estos. De esta manera, el objeto primordial de una
marca y su registro es la plena y real distinción entre productos y servicios
de diferentes sujetos.
Con
el fin de mantener un nivel de control con respecto a la distinción de las
marcas inscritas y las sujetas a inscripción, el legislador estableció, por
medio del artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, un
procedimiento para verificar si una marca a registrar incurre en alguna de las
prohibiciones de los artículos 8 y 9 de la citada ley. Tales disposiciones
regulan las marcas inadmisibles por razones intrínsecas y las marcas
inadmisibles por derechos de terceros. Con el examen en referencia se pretende
que la entidad que califica el signo o los signos presentados verifique, de
acuerdo con las prohibiciones legales, si es viable o no el registro de una
marca, tomando en cuenta la totalidad de marcas que al momento de la
presentación existen o se encuentren en proceso de inscripción.
No
obstante, la calificación realizada por la Administración no es definitiva,
pues no impide, de acuerdo con el artículo 16 de la misma ley, la oposición
contra la marca en proceso de registro por un tercero (como sucedió en el
presente caso), alegando cualquiera de las prohibiciones enmarcadas en los
mencionados artículos.
La
premisa principal de la que parten las letras a), b), d), e) y f) del artículo
9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos es la semejanza, similitud e
imitación. Dichos verbos rectores son conceptos jurídicos indeterminados y se
refieren a esferas de la realidad cuyos límites no aparecen bien precisados,
situación que por su naturaleza no admite una determinación rigurosa, pero que,
presentada en los casos concretos, debe ser analizada.
En
virtud de lo anterior, la marca se define como aquel signo que distingue un
producto de otro o un servicio de otro. Las funciones que la misma tiene están
relacionadas con la aptitud para identificar y distinguir productos o servicios
producidos o comercializados por una sociedad de otros idénticos o similares, a
fin de que el consumidor o usuario los identifique, valore, diferencie y
seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen y la calidad de
la mercancía. La determinación de cuándo existe semejanza entre una marca y
otra admite una única solución justa, cuya potestad la ley otorga a la
Administración, que es judicialmente revisable.
El
ejercicio de tal potestad supone para la Administración una labor cognoscitiva
e interpretativa de la ley en su aplicación al caso concreto, a fin de
determinar si el último reducto del concepto «semejanza» tiene aplicación en el
supuesto que se le presenta.”
SIGNOS
DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS
“La
protección regulada para las marcas o signos se refuerza cuando existe una
categoría de signos que, debido a su éxito, logran un amplio conocimiento tanto
del consumidor como de los sujetos distribuidores del mismo. Así, el artículo 2
de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos determina la existencia de
signos distintivos, signos distintivos notoriamente conocidos y signos
distintivos famosos.
Signo
distintivo: Cualquier signo que constituya una marca, una expresión o señal de
publicidad comercial, un nombre comercial, un emblema o una denominación de
origen.
Signo
distintivo notoriamente conocido: Un signo distintivo conocido por el sector
idóneo del público, o en los círculos empresariales afines al mismo, como
perteneciente a un tercero, que ha adquirido dicha calidad por su uso en el
país o como consecuencia de la promoción del mismo.
Signo
distintivo famoso: Aquel signo distintivo que es conocido por el público en
general, en el país o fuera de él.
Acorde
con el caso, la notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es
una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr esa condición
implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia
del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen. En
tal sentido, no se podrá concluir que una marca o signo nace con tal condición.
La
determinación del sector idóneo del público consumidor de una marca notoria es
importante por cuanto permite conocer si una marca es en realidad conocida por
el tipo de consumidor al que va dirigido el producto.”
CRITERIOS
PARA DETERMINAR LA NOTORIEDAD DE UNA MARCA
“Doctrinariamente,
se verifican los criterios para la determinación de la notoriedad de una marca:
i) el grado de conocimiento o
reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público; ii) la duración, la magnitud y el
alcance geográfico de cualquier utilización de la marca —principio de
territorialidad—; iii) la duración,
la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca,
incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o
exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca
—principio de territorialidad—; iv)
la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, o cualquier
solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización
o el reconocimiento de la marca; v)
la constancia del satisfactorio ejercicio de los derechos sobre la marca, en
particular, la medida en que la marca haya sido declarada como notoriamente
conocida por las autoridades competentes; vi)
el valor asociado a la marca; y, vii)
el volumen de ventas o cuota de mercado.
Para
adquirir la calidad de notoriedad se debe probar tal condición para que la
protección reforzada de la que gozan surta plenos efectos. En tal sentido, la
carga de demostrar dicha calificación es de quien la alega. En nuestra
legislación no se regula procedimiento alguno para declarar la notoriedad de
una marca o signo, por lo que tal condición debe ser demostrada por medio del
procedimiento de oposición de un signo o marca, en el cual se demuestre la
notoriedad por medio de los parámetros antes establecidos.
La
letra d) del artículo 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos
establece la protección respecto de las marcas notoriamente conocidas. «No podrá ser registrado ni usado como marca
o como elemento de ella, un signo cuando ello afecte a algún derecho de
tercero, en los siguientes casos: d) Si el signo constituyera una reproducción,
imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo
notoriamente conocido, perteneciente a un tercero, cuando su uso fuera
susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero o un
aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, con relación a cualquier
producto o servicio aunque no sea idéntico o similar a aquellos identificados
por el signo distintivo notoriamente conocido, siempre y cuando exista una
conexión entre dichos bienes y servicios».”
LA
MARCA NO GOZA DE LA PROTECCIÓN ESPECIAL,
DADO QUE NO SE COMPROBÓ LA NOTORIEDAD EN EL SALVADOR
“En
el presente caso, la oposición interpuesta por PEPE (UK) LIMITED argumentó que
la marca PEPE es una marca famosa, es decir, un signo distintivo que es
conocido por el público en general, en el país o fuera de él. Bajo esa línea,
el registrador calificó a PEPE como una marca notoria y no famosa, calificación
que a su vez merece una calidad superior de protección frente a la inscripción
de una marca que ampare los mismos productos que la marca notoria.
El
Registrador de la Propiedad Industrial denotó la cualidad de notoria de la
marca PEPE JEANS basándose en la documentación agregada por la sociedad
opositora, la cual consistía en fotocopias de impresión de la página web
htpp://www.pepejeans.com/aw05 site/spanish/spanish.html, fotocopias ilegibles y
simples de facturas de importación de productos PEPE por parte de una sociedad
salvadoreña, detalles de inscripción en otros países de la marca PEPE JEANS
LONDON y PEPE JEANS y, finalmente, una fotocopia simple de un reportaje
plasmado el veintisiete de diciembre de dos mil cinco en la página (web
http://www.el-mundo-es/magazine/m12/textos/bolsas1.html.
La
notoriedad interpretada por las autoridades demandadas no se apegó al principio
territorial del cual gozan las marcas notoriamente conocidas, debido a que la
documentación con la cual se pretende demostrar la notoriedad de la marca PEPE
no se circunscribe toda a nuestro país, folios 24 al 61 del expediente
administrativo que tramitó el Registro demandado. Además, las fotocopias de las
facturas presentadas son ilegibles y no acreditan la eficaz importación del
producto con la marca PEPE. En tal sentido, con dicha documentación no se puede
colegir que la marca opositora goza de la calidad de notoriamente conocida en
El Salvador, ni mucho menos famosa, como lo argumentó PEPE (UK) LIMITED.
Es
de notar la importancia de internet como un medio de comunicación y difusión,
el cual es una herramienta que agiliza el conocimiento, para el presente caso,
de una marca o un distintivo. Con ello, se reconoce que la información de la
web es un elemento práctico y óptimo para la comprobación de hechos, registros
e incluso la difusión de noticias, eventos y publicidad. Siendo actualmente un
canal de comunicación esencial en cualquier parte del mundo. En tal sentido,
por medio de dicha herramienta se puede constatar, en el caso de autos, la
notoriedad de la marca opositora —PEPE––; sin embargo, la simple enunciación de
la investigación por internet no puede ser considerada objetivamente útil para
comprobar dicha situación. Siendo necesario que se relacione la fuente de la
cual se coligió lo anterior, es decir, las páginas web utilizadas, la
verificación de certificados de las mismas, para denotar la veracidad de lo
utilizado.
En
el presente caso, la. Dirección demandada, de acuerdo con la documentación
agregada por la sociedad opositora y una investigación personal por internet,
dedujo la notoriedad de la marca PEPE. No obstante, falto establecer, con la
mención de las páginas web investigadas y la procedencia de las mismas, la
notoriedad de la marca; en tal sentido, dicha investigación no puede ser
considerada como insumo para la obtención de la cualidad pretendida por PEPE
(UK) LIMITED. Siendo que no se comprobó la notoriedad en El Salvador de la
marca PEPE, por ende, no goza de la protección especial de una marca
notoriamente conocida.”
ANÁLISIS
DE SEMEJANZA GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA.
“La
doctrina sobre la apreciación de la semejanza proporciona principios o reglas
para realizar tal comparación, tales como: a) la semejanza hay que apreciarla
considerando la marca en su conjunto; b) la imitación debe apreciarse por
imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una
al lado de la otra; y, c) debe, además, apreciarse suponiendo que la confusión
puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio,
y que preste la atención común y ordinaria.
Acorde
con estas reglas, de particular importancia en el caso que se analiza, se
afirma que para calificar la semejanza debe tenerse en cuenta que la marca,
como un todo, la imprime en la mente del consumidor; y para decidir si dos
marcas pueden ser confundidas, es preciso juzgar ante todo la impresión de
conjunto que los distintivos comerciales dejan después de una revisión
superficial. Es así que, en términos generales, la marca debe apreciarse sin
particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintivos,
aspectos o detalles considerados de manera aislada o separada, sino atendiendo
a la semejanza que resulte de su examen global, para determinar los elementos
primordiales que le dan su propio carácter distintivo.
Con
la finalidad de determinar si dos marcas son semejantes entre sí, es necesario
realizar un análisis comparativo en los aspectos gráfico, fonético e
ideológico. Con estos antecedentes, a efecto de controlar la legalidad de las
resoluciones impugnadas, esta Sala realizará un examen de ambas marcas, bajo
los parámetros establecidos en la ley, y podrá, de esa forma, fijar la
existencia o no de la semejanza entre las marcas P PEPE JEANS BASELIN y diseño
y PEPE, y verificar si los productos que amparan ambas marcas son iguales.
Previo
a la realización de los análisis respectivos es necesario aclarar que la
palabra JEANS indica la naturaleza del producto, en tal sentido, no puede ser
considerado exclusivo de la marca PEPE JEANS y, por ende, el análisis deberá
circunscribirse a las semejanzas entre las marcas P PEPE JEANS BASELIN y diseño
y PEPE.
Análisis Gráfico
El
doctrinario argentino Jorge Otamendi, en su obra Derecho de Marcas, asevera
que: «la confusión visual o gráfica es la confusión causada por la identidad o
similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o
cualquier otro, por su simple observación (...) la confusión visual puede ser
causada por semejanzas ortográficas o gráficas». Derecho de Marcas, Abeledo
Perrot, 3a edición, Buenos Aires, 1999, pág. 173-174.
La
similitud visual ortográfica se presenta cuando coinciden las letras en los
nombres comerciales en confrontación, influye la secuencia de vocales, la
longitud y cantidad de sílabas, las radicales o terminaciones comunes. Debe
decirse que la apreciación de una marca, como un todo, significa que la persona
que la aprecia debe imponerse de ella al verla junto a otras marcas, sin
compararlas, y sin particularizar las diferencias que entre ellas existan, de
manera que la impresión de conjunto que queda en su mente sea determinante para
no confundirla con otra.
Para
el caso, las marcas a cotejar son: a) P PEPE JEANS BASELIN y diseño, y b) PEPE.
Según se aprecia, las dos coinciden en la palabra PEPE, pero se encuentran
escritos de forma diferente, los colores y la forma que presentan son
evidentemente distintos, aunado que la marca P PEPE JEANS BASELIN y diseño
tiene una presentación mixta. Consecuentemente, de la apreciación de ambas
marcas, el impacto que producen, de conformidad a sus aspectos gráficos y
decorativos, es suficientemente distintivo para evitar la confusión en el
consumidor medio. En el mismo orden de ideas, la doctrina expone que no debe
juzgarse la posibilidad de confusión con referencia a la figura en sí misma,
prescindiendo de la forma en que está representada; así, una figura puede
coincidir con otra, pero debe apreciarse si concurren especiales
características que excluyan una posible confusión. Por simple inspección se
puede concluir que, bajo el análisis gráfico efectuado, ambas marcas se
diferencian.
Análisis Fonético
La
confusión fonética o auditiva se produce cuando la pronunciación de las
palabras que conforman la marca o distintivo tiene una fonética similar. Las
marcas en cuestión poseen una palabra común. Pero tienen una pronunciación y
vocalización diferente P PEPE JEANS BASELIN y PEPE. En atención a lo anterior, debe
concluirse que existe una diferencia fonética necesaria entre ambas marcas
comerciales que no genera confusión auditiva.
Análisis Ideológico
La
confusión de naturaleza ideológica o conceptual es la que deviene del parecido
contenido conceptual de las marcas o distintivos, al respecto Jorge Otamendi
señala lo siguiente: «Es la representación o evocación a una misma cosa,
característica o idea que impide al consumidor distinguir una de otra». En el
presente caso, ambas marcas amparan productos de la misma naturaleza, sin
embargo no evocan una idea o característica especial, por lo que no es posible
efectuar el análisis ideológico de las mismas y, por ende, plasmar la similitud
ideológica entre las marcas cotejadas.
Es
así que en términos generales la marca P PEPE JEANS BASELIN y diseño debe
apreciarse sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus
distintivos, aspectos o detalles considerados de manera aislada o separada,
sino atendiendo a la semejanza que resulte de su examen global, para determinar
los elementos primordiales que le dan su propio carácter distintivo. En
conclusión, no existe semejanza que induzca al error al público consumidor
medio respecto de las marcas PEPE y P PEPE JEANS BASELIN y diseño.”