MARCAS
PRINCIPIO DE LEGALIDAD
“El principal argumento de ilegalidad de Ambrosoli es
la transgresión del principio de legalidad, en cuanto la Registradora ha
ignorado lo previsto en los artículos 7 y 10 literales i), o), y p) del
Convenio Centroamericano, pues no realizó una evaluación adecuada al momento de
admitir el registro de la marca; en segundo lugar, la Registradora contravino
nuevamente la norma en el análisis de similitud entre las marcas, ya que en
caso de haber seguido lo previsto en el artículo 10 de la norma en comento, la
autoridad nunca hubiese inscrito la marca denominativa Mentita, propiedad
de López Magaña, ya que en los artículos 7 y 10 literal i) del Convenio
Centroamericano se establece que no podrán ser registradas marcas que no sean
distintivas, más aún, alega que es el diminutivo de una palabra genérica menta.
Por otro lado, en caso la marca pasara el filtro expuesto, a la hora de
realizar el examen confusionista conforme el artículo 10 literales o) y p) del
referido convenio, éste hubiese arrojado extrema la similitud con su marca Mentitas
Ambrosoli y diseño, por ende, el registro hubiese sido inadmisible por
violar derechos de Ambrosoli.
Continúa el actor, exponiendo que es incongruente el
fallo de la Registradora ya que por un lado aseguró que la palabra MENTITAS era
irregistrable, por tanto el cotejo se realizó entre Ambrosoli y Mentita, y
concluyó que ambas marcas son diferentes, procedió al registro de MENTITA. En
esta línea el actor alega la incoherencia en el análisis, ya que por un lado no
utiliza la palabra mentitas para hacer el cotejo de marcas, ya que ésta
es irregistrable, no obstante concluye que mentita sí es registrable.
A razón del presente contexto, esta Sala iniciará el
examen del caso, a partir de: (i) análisis de la función de las marcas,
elementos y clasificaciones relevantes al caso; y (ii) estudio sobre el uso
común de la palabra menta, y sus diminutivos y plurales a fin de
determinar si las palabras mentitas y mentita son susceptibles de
protección.”
EL
DERECHO MARCARIO PROTEGE AL CONSUMIDOR SOBRE SU DERECHO DE ELECCIÓN BASADO EN
REPUTACIÓN, CALIDAD, PRESTIGIO, CONFIABILIDAD Y OTROS ATRIBUTOS DE LOS
PRODUCTOS
“La palabra marca, indefectiblemente nos
evoca distintividad, y tiene razón de serlo ya que las marcas, buscan
distinguir unos productos de otros en el mismo mercado, con el objeto de
diferenciarlos para que el consumidor pueda elegir con confianza el producto
que más satisfaga sus necesidades. Es claro que el motor central de la
protección marcada es ayudar a la información asimétrica que tiene el
consumidor al momento de elegir sus productos, el crecimiento económico, y el
desarrollo de marcas, para que los comerciantes puedan competir en el mercado
ofreciendo mejores productos de calidad al mercado meta. Esta Sala es
conocedora que las marcas son indispensables para los consumidores, puesto que
una marca envuelve nociones sobre la reputación, calidad, prestigio,
confiabilidad, y otros atributos de la misma; que en última instancia ayudan a
los consumidores a ejercer su" derecho de elección en el proceso de selección
entre diferentes marcas, sobre todo para productos que por su naturaleza son
sustitutos.
Como contra cara para los comerciantes, las marcas
son el medio por el cual desarrollan su reputación e imagen en el mercado, al
grado de ser consideradas uno de los activos intangibles más valiosos que una
compañía pueda tener, en vista que crean una ventaja competitiva frente a otras
marcas de igual o diferente calidad.
Esta Sala advierte, que es de suma importancia la
labor que ejerce la autoridad al momento de analizar la función distintiva de
las marcas y así determinar si acepta el registro de una marca, bajo la
calificación de si es similar o no a otra; pues su decisión tiene una
relevancia económica que afecta al mercado salvadoreño e internacional, tanto
para el consumidor —con el objeto último de prevenir que en éste se cree
confusión y que pague por un bien que no era el que deseaba—, así como para el
comerciante —con el fundamento de evitar que un competidor tome
inapropiadamente ventaja de la marca de otro comerciante—, sin perder de vista
al mismo tiempo, que debe proteger un equilibrio para promover una libre
competencia de mercado.
Sin embargo, el examen de semejanzas es relevante y
apropiado, cuando las marcas en contienda son fuertes, o gozan de ese elemento
deseado en el derecho marcario de distintividad; ya que es impensable que el
registro ceda exclusividad a nombres genéricos; porque en caso de hacerlo, se
estaría incentivando justamente lo contrario que el derecho marcado protege,
que es la diferenciación de una marca, versus todas las demás.
En esta misma línea, la inscripción de una marca
puede rechazarse cuando las mismas estén desprovistas de todo carácter
distintivo, o bien estén formadas exclusivamente por indicaciones que
sirvan en la usanza comercial para designar la especie del producto que se
pretende amparar o el destino de los productos.
En este sentido, el Tribunal Colegiado en materia
administrativa del primer circuito de México, aseguró: «No se podría otorgar
el registro como marca a un productor, de una denominación que en sí misma
pudiera servir para calificar los productos de todos los competidores, pues no
se podría privar a éstos del derecho de usar esa expresión en sus etiquetas
para evitar el peligro de incurrir en imitación de marca. Pero cuando la
denominación o expresión, siendo sugestiva de alguna calidad del producto,
tiene características propias e individuales que permitan diferenciar el
producto, sin que esa expresión peculiar impida a los competidores usar la
denominación o expresión genérica en sus etiquetas, entonces sí es susceptible
de registro. Por ejemplo, en el caso, la marca "komodo" no sería susceptible
de registro como marca para zapatos, porque cualquier fabricante tiene derecho
a decir, en sus etiquetas, que los zapatos que él produce son cómodos, y la
expresión "komodo", que no por su ortografía caprichosa se diferencia
sustancialmente de la expresión "cómodo", no es susceptible de
apropiación individual por un fabricante. Pero la expresión
"komodini", en cambio, aunque es sugestiva de comodidad, no está
totalmente desprovista de carácter distintivo, ni es sustancialmente idéntica a
la expresión "cómodo", y su registro no impedirá que los competidores
puedan usar en sus etiquetas y publicidad, la denominación "cómodo"
para sus productos. En consecuencia, esa expresión "komodini" sí es
susceptible de registro como marca» [Apéndice 1917-1995, Tomo III, Segunda
Parte, página 511, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 696. México].
De lo acotado, se desprende que la prohibición a la
protección de una marca, se fundamenta en que las denominaciones de uso común,
o descriptivas, no pueden ser apropiables como marca por un productor,
con el objeto de monopolizar su uso, cuando las mismas describen o pretenden
describir la naturaleza o calidad de su producto. La excepción a esta
prohibición será siempre que no se le agregue una indicación o característica
especial que le aporte distinción a la luz de los demás productos de
naturaleza análoga.”
CLASIFICACIÓN
DE MARCAS DÉBILES Y FUERTES
“Como ya se ha explicado en el punto anterior, el
elemento sine qua non de la protección marcaria, es la distintividad
frente a otras, ya que si entre marcas de productos sustitutos no existe ese
elemento diferenciador, se vuelve dificultoso para el consumidor individualizar
cuál productor ofrece el bien que satisface mejor sus gustos y necesidades. En
esta línea, es responsabilidad del productor crear una marca distinta de las
demás, que genere reconocimiento en el mercado objeto, con el fin de crear una
reputación e imagen que lo haga incomparable frente a otros bienes de la misma
categoría (primordialmente).
Las marcas son una guía indispensable en el
consumidor para reconocer el producto que busca en el mercado, y así
discriminar el bien que prefiere frente a otros productos sustitutos de la misma categoría, es por esta razón
que se considera que el buen desarrollo de una marca es un activo invaluable en
una compañía.
Es
así, como la Administración Pública tiene una gran influencia a la hora de
permitir que coexistan diferentes marcas que protegen bienes sustitutos;
buscando lograr un balance saludable entre una enérgica competencia (al
permitir una amplia gama de marcas para el mismo bien), para promover la
variedad entre los productos que los consumidores pueden elegir, versus la
protección al productor y sobre todo, la protección a su ingenio y creatividad
a la hora de posicionar su marca, frente a todos los demás terceros que quieren
lucrarse de su buen nombre.
Bajo
esta lógica, surge una clasificación que corresponde al nivel o grado de
creatividad que ostenta una marca, separándolas en débiles y fuertes.
a)
Las marcas fuertes; son aquellas marcas que cuanto
mayor sea la capacidad distintiva y diferenciadora, mayor será su fortaleza, es
decir, cuanto mayor sea el grado de fantasía de la marca mayor será su grado de
exclusividad. Situación que favorecerá su protección legal; y,
b) Las marcas débiles;
en contraposición se determinan como aquellas marcas que poseen signos con
menor capacidad distintiva por lo que pueden convertirse en signos débiles, a
este tipo de categoría pertenecen las marcas evocativas y descriptivas del
producto o servicio que representa respecto de ellas. Su protección legal no es
sencilla, ya que no se podrá evitar que los competidores registren o usen
marcas similares. También se consideran marcas débiles a las formadas
simplemente por letras, números, o siglas.
La doctrina indica que es débil
la marca que está conformada por signos de utilización libre o de uso común,
por lo que tendrá menos fuerza para impedir que otros escojan signos cercanos,
también de libre uso. Es decir, que no se puede tener derecho de exclusión
sobre una locución genérica o sobre raíces, terminaciones, sufijos, prefijos de
uso común. Al respecto Bertone asevera que marcas débiles son: «... aquellas
que se encuentran solamente protegidas contra la imitación total, y a las
fuertes como aquellas que son protegidas mucho más intensamente, llegando a
prohibirse todas las marcas que incluyan modificaciones y variaciones que dejan
persistir la identidad de la marca que se desea tutelar» BERTONE, Luis
Eduardo. Derecho de Marcas. Tomo I. Editorial Eliasta. S.R.L Pág. 247.
En el mismo orden de ideas, en
relación a la utilización de signos genéricos, descriptivos, comunes o usuales
se ha manifestado que determinado vocablo puede ser común para varias marcas,
no siendo posible apropiársele en exclusividad, en dicho sentido cuando de una
locución común se trata su protección legal no es sencilla, ya que no se podrá
evitar que los competidores registren o usen marcas similares.
Los
vocablos de uso común, carecen de distintividad, y ninguna persona puede apropiarse
de ellos. La consideración de débiles de los vocablos comunes, encuentra
asidero en que al registrar una determinada marca genérica o de uso común, para
una determinada clase, no se podrá oponer a que otros usen la misma marca
nominativa para registrarla como parte de la marca de otros productos o
servicios en la misma clase del primer registro.
En
el caso bajo análisis, resulta útil el análisis realizado por la Registradora,
cuando determina sin ambages, que «...la expresión MENTITA hace referencia a
que los productos contienen MENTA...» (folio 79 frente del expediente
administrativo), pese a que luego la Administración Pública asegura que dicha
identidad, no corresponde a un vocablo de uso común o descriptivo, es evidente
que el diminutivo de una palabra genérica, no crea distinción, ni la diferencia
con el resto de productos de su misma Clase que contengan menta. Contrario a lo
manifestado, la marca denominativa Mentita describe la naturaleza del
producto en su Clase, para el caso confites de menta, y por tanto el
significado de la palabra no es otro más que el diminutivo de menta. En este
sentido, la mera expresión denominativa MENTA, ni sus derivaciones o
diminutivos, son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo,
por ser de uso común en nuestro país.
El
sustento a esta prohibición marcaria, deviene de la ausencia absoluta de
novedad, carencia del carácter distintivo, o una indicación de un término
genérico, un adjetivo (diminutivo), o un nombre que sirva para describir la
naturaleza del producto que se pretende proteger; incluso si estas
denominaciones se tratan de traducciones en otro idioma, variaciones
ortográficas, o la construcción artificial de palabras no registrables.
De
manera accesoria, es relevante aclarar que las marcas evocativas son aquéllas
que insinúan uno o varios atributos del producto, pero no deben confundirse con
las marcas descriptivas, o los términos de uso común; pues el elemento
diferenciador en las marcas evocativas es que insinúan o sugieren propiedades
del producto que ampara con la marca; ejemplo doctrinario provisto por la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es la marca SOLAR para
comercializar radiadores eléctricos, ya que insinúa que el producto está
pensado para irradiar calor [La propiedad industrial y las empresas. El
secreto está en la marca. Número 1. Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial. Buenos Aires. P. 11]. Por tanto, es evidente que el registro de las
marcas evocativas procede, pero no así el de las marcas descriptivas,
genéricas, o de uso común, por las razones señaladas.
En conclusión las expresiones
genéricas, descriptivas, o de uso común, pueden registrarse si se agregan a
estos, otros elementos distintivos; pero no podrán gozar de protección
registral cuando se les pretenda inscribir aisladamente, pues no tienen efecto
diferenciador alguno.”
NO SE PUEDE ESTABLECER EXCLUSIVIDAD SOBRE UN TÉRMINO GENÉRICO, NI SUS
CONJUGACIONES, DIMINUTIVOS, DERIVACIONES, O ESPECIES, RESTRINGIR SU DERECHO DE
USO ES CONCEDERLE PROTECCIÓN A UNA MARCA POCO CREATIVA Y DÉBIL
“La Administración Pública ha sido incongruente en
establecer el criterio para conceder protección a dos marcas que en esencia son
idénticas, en cuanto al componente nominativo; ya que, aseguran que la palabra MENTITAS
no tiene exclusividad por sí sola, [en el contexto del cotejo marcario
entre Mentitas Ambrosoli y diseño, y la marca denominativa Mentita], no
obstante concede protección y exclusividad [así sea, como la han mal
clasificado como marca evocativa y por tanto débil] a la marca denominativa Mentita.
Es necesario reiterar, que la palabra menta, es un
término genérico y de uso común, y contraviene lo dispuesto en el Convenio
Centroamericano, en el artículo 10 literal j) por ser la marca denominativa, un
término de uso general y que sirve para indicar la naturaleza del producto mentita,
se refiere a un dulce de menta; además, dicha marca transgrede el literal
k) del artículo en comento, ya que la marca denominativa posee en ella una
indicación descriptiva de los ingredientes, y cualidades del producto que
ampara, al ser los dulces que se pretenden proteger con mentita, de
menta.
Como se ha diferenciado en el punto anterior, no se
está ante una marca evocativa, como la Registradora alega, porque la palabra mentita,
no evoca a menta, sino que es directamente el diminutivo de menta, por
supuesto que lo evoca al utilizar la connotación de una propiedad del producto;
en sentido laxo de la palabra, sí evoca el nombre, pero únicamente
porque es el diminutivo del nombre propio de un ingrediente del producto; lo
cual vuelve a la marca descriptiva y no evocativa, en el sentido que la
doctrina del derecho de marca nos refiere; ocupando además un término genérico,
de uso común para describir el sabor de un producto, no únicamente aquéllos de
la Clase 30.
Se colige, que no se puede establecer exclusividad
sobre dicho término genérico, ni sobre sus conjugaciones, diminutivos,
derivaciones, o especies del mismo, ya que la palabra menta no es
susceptible de monopolización al ser la acepción de una hierba y un sabor
popularmente conocido. Restringir el derecho de uso del referido término, sería
concederle protección a una marca poco creativa y débil, que no solo sería una
protección no merecida, sino que iría en desmedro de todos los demás
competidores que quieran comercializar el referido sabor.”
EL TÉRMINO DESCRIPTIVO DE LOS INGREDIENTES DEL
PRODUCTO QUE A SU VEZ ES UN TÉRMINO GENÉRICO Y DE USO COMÚN PARA DENOMINAR UN
SABOR NO PUEDEN OSTENTAR DE EXCLUSIVIDAD ALGUNA
“Los doctrinarios Luis Eduardo Bertone y Guillermo
Cabanellas de las Cuevas, en su obra Derecho de Marcas, Tomo I,
Editorial Heliasta S.R.L., página 256, establecen: «...las
marcas simples están integradas por un único elemento distintivo, como puede
ser una única figura o determinada palabra. Las marcas complejas presentan
diversos elementos, con capacidad distintiva o sin ella, aunque el conjunto
debe tener, por definición, tal capacidad De esta manera, las marcas complejas
pueden estas constituidas por una reunión de elementos que no pueden ser
protegidos individualmente; una combinación de elementos protegibles y banales;
y por un conjunto de elementos con capacidad individual».
Para el caso en concreto, es evidente que entre las
palabras Mentita y Mentitas Ambrosoli y diseño (donde la palabra mentitas
es uno de los elementos de la marca compleja, por consistir en varios
elementos, color, arte, y palabras de fantasía y nominativas), existe una gran
similitud, pero este hecho no puede ser suficiente para analizarlas bajo la teoría
confusionista que se realiza del cotejo de dos marcas simples o complejas
cuando la que goza de protección tiene un carácter distintivo. En este
contexto, el análisis confusionista no opera en el caso sub-judice, en virtud
que la marca denominativa MENTITA, consiste únicamente en el diminutivo
de menta, la cual no puede inscribirse per se, al estar
desprovista de toda distinción, misma que además es descriptiva de uno de los
ingredientes del producto, el cual a su vez es de uso común, al ser un sabor
popular.
Así al ser descriptivo de los ingredientes del
producto, el cual además es un término genérico y de uso común para denominar
un sabor no pueden ostentar de exclusividad alguna, pues iría en contra de los
principios del derecho marcario, y del artículo 10 literales j) y k) del
Convenio Centroamericano, y por esta razón, el registro de la marca
denominativa MENTITA es ilegal, por ser una marca de un solo elemento,
el cual es denominativo, mismo que se refiere a un nombre común de un sabor, y
que además es descriptivo de uno de los ingredientes del producto que pretende
proteger.
Es relevante, acotar, que si bien el registro de Mentita
es prohibido, la sociedad López Magaña, puede incluir la palabra menta o
cualquier derivación de la misma en su marca y diseño, ya que como término de
uso común, puede ser utilizado por todos los productores en el mercado, bien
sea en la Clase 30 o en cualquier otra. La prohibición de registro, entonces,
se limita únicamente a la mera inscripción de la marca denominativa Mentita,
ya que esta desprovista de cualquier otro elemento que la distinga, a
diferencia de la marca denominada Ambrosoli (diseño MENTITAS), donde el
arte del empaque que es su marca en conjunto (marca compleja) es lo que se
protege.
En este mismo sentido, esta Sala
se pronunció en sentencia definitiva de las catorce horas veinte minutos del
veintinueve de junio de dos mil diez, en el caso Monedero Simán versus Monedero
Sanboms, referencia 255-2007, donde se determinó que la palabra monedero no
es susceptible de apropiación particular con carácter exclusivo, concluyendo
que los términos de uso común son registrables, siempre que se agreguen
elementos adicionales distintivos a la marca débil; esta Sala fue categórica en
concluir que «... el titular de este tipo de marcas [débiles] no
puede impedir su inclusión en signos de terceros, ni puede fundamentar en ese
único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa». En la misma línea, esta
Sala dictó a las ocho horas cincuenta y nueve minutos del catorce de abril de
dos mil quince, en el caso Tortillinas versus Señorial Tortillitas Sabor
Único y diseño, referencia 385-2010, que el uso de la palabra tortilla y
cualquiera de sus derivaciones, es un término de uso común, y por tanto no es
monopolizable con exclusividad por ningún productor, se determinó que a la luz
de la normativa relevante, únicamente se puede permitir el uso de dicho termino
de uso común, si se encuentra en conjunto de otros elementos que crean
distintivos a la marca, excluyendo protección registral a los términos de uso
común como tal.
En este inter lógico, resulta ilustrativo advertir lo
señalado por la Sala Primera de la Corte de Costa Rica en su resolución de la
una con cuarenta minutos del veintinueve de octubre de mil novecientos ochenta
y cinco, relativa a las palabras de uso común «La palabra "dona" es un término que se ha
popularizado y que deriva del inglés "doughnut"; este es un fenómeno
que con frecuencia se da en los distintos idiomas que se hablan en el mundo, ya
es corriente oír a los hispanoparlantes pedir que les den o les vendan una
"dona" , para referirse a un buñuelo en forma de rosquilla ...;
significa lo anterior que el vocablo "dona" pasó a ser de uso común
para identificar el referido producto y, aunque proveniente de un idioma
extranjero, cae dentro de las prohibiciones ...porque "donitas" que
es la marca que se pretende inscribir es un diminutivo de "dona" y
como tal tampoco puede ser reivindicada».
En base a la jurisprudencia citada por esta misma
Sala y al derecho comparado, se determina que las marcas descriptivas, y los
signos de uso común, no gozan de protección marcaria a la luz del Convenio
Centroamericano; y en caso que estos signos se observen en una marca compleja,
los mismos deben ser excluidos de la protección marcaria, dado que son
libremente utilizados por todos los competidores.