MARCAS 

FUNCIÓN, ELEMENTOS, CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS, CONSIDERACIONES PRELIMINARES A LA LUZ DEL CONVENIO CENTROAMERICANO

“Alimentos, S.A. ha expuesto a lo largo del presente proceso —con el objeto de defender la legalidad de las actuaciones de la Administración—, que la marca Tortillinas propiedad de Bimbo, es una marca simple y denominativa, y por tanto no debió haber gozado de protección bajo el artículo 10 literales i), j), y k) del Convenio Centroamericano.

A la luz del artículo 14 de la LJCA, se prevé que los terceros beneficiarios encuentran el proceso en el estado en el que se encuentre, y únicamente pueden actuar dentro de los límites trazados por las partes en contienda; es decir que no pueden ni ampliar la demanda, ni cambiar las pretensiones; ya que eso resultaría en otro proceso contencioso administrativo. Resulta ilustrativo, aunque no vinculante, analizar el punto esgrimido por Alimentos, S.A. en cuanto a la inscripción de Tortillinas, marca simple y denominativa (ya que su registro se limita a una palabra —folio 63 frente del expediente judicial—).

Para el caso, la palabra genérica y por tanto de uso común es tortilla, en este sentido las palabras de uso común no pueden registrarse como marcas cuando —artículo 10 literal i) del Convenio Centroamericano— el nombre común del producto que pretende amparar correspondan al género o especie de tales nombres, es decir que la palabra tortilla o alguna de sus derivaciones, como marca simple no podía registrarse para productos alimenticios que traten de una tortilla; pero bien podría haberse registrado para proteger productos en otra clase.

Si bien esta Sala no puede entrar a conocer, y por tanto fallar si el registro de Tortillinas bajo el Convenio Centroamericano fue legal o ilegal (por el principio de dispositivo, de congruencia, entre otros), puesto que no es el objeto del presente proceso. En la misma línea, tampoco es competencia de esta Sala en base al artículo 2 de la LJCA declarar la anulabilidad del registro de la marca, en vista que la misma compete a los tribunales comunes; no obstante, sí se considera que existen elementos suficientes y relevantes para estudiar si la inscripción y por ende el registro es conforme —o no— a las leyes secundarias y convenios internacionales suscritos por El Salvador. Resulta ilustrativo, en este caso advertir lo señalado por la Sala Primera de la Corte de Costa Rica en su resolución de la una con cuarenta minutos del veintinueve de octubre de mil novecientos ochenta y cinco, relativa a las palabras de uso común «La palabra "dona" es un término que se ha popularizado y que deriva del inglés "doughnut"; este es un fenómeno que con frecuencia se da en los distintos idiomas que se hablan en el mundo, ya es corriente oír a los hispanoparlantes pedir que les den o les vendan una "dona", para referirse a un buñuelo en forma de rosquilla ... ; significa lo anterior que el vocablo "dona" pasó a ser de uso común para identificar el referido producto y, aunque proveniente de un idioma extranjero, cae dentro de las prohibiciones ...porque "donitas" que es la marca que se pretende inscribir es un diminutivo de "dona" y como tal tampoco puede ser reivindicada».

En este sentido, se insta al Registro de la Propiedad Intelectual, determinar bajo el principio de la confianza legítima, si la marca simple y denominativa Tortillinas puede existir pacíficamente dentro de la Clase 30, y amparando productos alimenticios referidos a tortillas. En caso de determinar el Registro que en efecto, se está protegiendo productos de la misma Clase que contiene su nombre, debería llevarse el caso de oficio hacia los tribunales comunes para que se anule el registro de la marca, por ser esta contraria a la ley secundaria vigente y los convenios internacionales suscritos por El Salvador.”

DERECHO MARCARIO BUSCA DISTINGUIR LOS PRODUCTOS, ES UN MEDIO PARA DESARROLLAR SU REPUTACIÓN E IMAGEN EN EL MERCADO

“La palabra marca, indefectiblemente nos evoca distintividad, y tiene razón de serlo ya que las marcas, buscan distinguir unos productos de otros en el mismo mercado, con el objeto de diferenciarlos para que el consumidor pueda elegir con confianza el producto que más satisfaga sus necesidades. Es claro que el motor central de la protección marcaría es ayudar a la información asimétrica que tiene el consumidor al momento de elegir sus productos, el crecimiento económico, y el desarrollo de marcas, para que los comerciantes puedan competir en el mercado ofreciendo mejores productos de calidad al mercado meta. Es claro para esta Sala que las marcas son indispensables para los consumidores, puesto que una marca envuelve nociones sobre la reputación, calidad, prestigio, confiabilidad, y otros atributos de la misma; que en última instancia ayudan a los consumidores a ejercer su derecho de elección en el proceso de selección entre diferentes marcas, sobre todo para productos que por su naturaleza son sustitutos.

Como contra cara para los comerciantes, las marcas son el medio por el cual desarrollan su reputación e imagen en el mercado, al grado de ser consideradas uno de los activos intangibles más valiosos que una compañía pueda tener, en vista que crean una ventaja competitiva frente a otras marcas de igual o diferente calidad.

Esta Sala advierte, que es de suma importancia la labor que ejerce el Registrador al momento de analizar la función distintiva de las marcas y así determinar si acepta el registro de una marca, bajo la calificación de si es similar o no a otra; pues su decisión tiene una relevancia económica que afecta al mercado salvadoreño e internacional, tanto para el consumidor —con el objeto último de prevenir que en este se cree confusión y que pague por un bien que no era el que deseaba—, así como para el comerciante —con el fundamento de evitar que un competidor tome inapropiadamente ventaja de la marca de otro comerciante—, sin perder de vista al mismo tiempo, que debe proteger un equilibrio para promover una libre competencia de mercado.

Sin embargo, el examen de semejanzas es relevante y apropiado, cuando las marcas en contienda son fuertes, o gozan de ese elemento deseado en el derecho marcario de distintividad; ya que es impensable que el registro ceda exclusividad a nombres genéricos; porque en caso de hacerlo, se estaría incentivando justamente lo contrario que el derecho marcario protege, que es la diferenciación de una marca, versus todas las demás.”

CLASIFICACIÓN DE MARCAS DÉBILES Y FUERTES

“Como ya se ha explicado en el punto anterior, el elemento sine qua non de la protección marcaria, es la distintividad frente a otras, ya que si entre marcas de productos sustitutos no existe ese elemento diferenciador, se vuelve dificultoso para el consumidor distinguir cuál productor ofrece el bien que satisface mejor sus gustos y necesidades. En esta línea, es responsabilidad del productor crear una marca distinta de las demás, que genere reconocimiento en el mercado objeto, con el fin de crear una reputación e imagen que lo haga incomparable frente a otros bienes de la misma categoría (principalmente).

Las marcas son una guía indispensable en el consumidor para reconocer el producto que busca en el mercado, y así discriminar el bien que prefiere frente a otros productos sustitutos de la misma categoría, es por esta razón que se considera que el buen desarrollo de una marca es un activo invaluable en una compañía.

Es así, como la Administración Pública tiene una gran influencia a la hora de permitir que coexistan diferentes marcas que protegen bienes sustitutos; buscando lograr un balance saludable entre una enérgica competencia (al permitir una amplia gama de marcas para el mismo bien), para promover la variedad entre los productos que los consumidores pueden elegir, versus la protección al productor y sobre todo, la protección a su ingenio y creatividad a la hora de posicionar su marca, frente a todos los demás terceros que quieren lucrarse de su buen nombre.

Bajo esta lógica, surge una clasificación que corresponde al nivel o grado de creatividad que ostenta una marca, separándolas en débiles y fuertes.

a) Las marcas fuertes; son aquellas marcas que cuanto mayor sea la capacidad distintiva y diferenciadora, mayor será su fortaleza, es decir, cuanto mayor sea el grado de fantasía de la marca mayor será su grado de exclusividad. Situación que favorecerá su protección legal; y,

b) Las marcas débiles; en contraposición se determinan como aquellas marcas que poseen signos con menor capacidad distintiva por lo que pueden convertirse en signos débiles, a este tipo de categoría pertenecen las marcas evocativas y descriptivas del producto o servicio que representa respecto de ellas. Su protección legal no es sencilla, ya que no se podrá evitar que los competidores registren o usen marcas similares. También se consideran marcas débiles a las formadas simplemente por letras, números, o siglas.

La doctrina indica que es débil la marca que está conformada por signos de utilización libre o de uso común, por lo que tendrá menos fuerza para impedir que otros escojan signos cercanos, también de libre uso. Es decir, que no se puede tener derecho de exclusión sobre una locución genérica o sobre raíces, terminaciones, sufijos, prefijos de uso común. Al respecto Bertone asevera que marcas débiles son: «... aquellas que se encuentran solamente protegidas contra la imitación total, y a las fuertes como aquellas que son protegidas mucho más intensamente, llegando a prohibirse todas las marcas que incluyan modificaciones y variaciones que dejan persistir la identidad de la marca que se desea tutelar». BERTONE Luis Eduardo. Derecho de Marcas. Tomo I. Editorial Eliasta. S.R.L Pág. 247.

En este sentido, no es un sofisma jurídico, como el actor pretende alegar, que el registro que le concedió la protección marcaria a Tortillinas, permita la coexistencia de Señorial Tortillitas Sabor Único y diseño, pues al ser la primera una marca débil, su protección se limita a imitación total.

En el mismo orden de ideas, en relación a la utilización de signos genéricos, comunes o usuales se ha manifestado que determinado vocablo puede ser común para varias marcas, no siendo posible apropiársele en exclusividad, en dicho sentido cuando de una locución común se trata su protección legal no es sencilla, ya que no se podrá evitar que los competidores registren o usen marcas similares.

Los vocablos de uso común, carecen de distintividad, y ninguna persona puede apropiarse de ellos. La consideración de débiles de los vocablos comunes, encuentra asidero en que al registrar una determinada marca genérica o de uso común, para una determinada clase, no se podrá oponer a que otros usen la misma marca nominativa para registrarla como marca de otros productos o servicios en la misma clase del primer registro.

En el caso bajo análisis, resulta útil el análisis ideológico realizado por el actor, para determinar sin equívocos y objetivamente (según las definiciones utilizadas de la Real Academia de la Lengua), que ambas palabras tortillinas y tortillitas, evocan el mismo producto: tortilla, y por tanto el significado de ambas palabras nos refiere al producto alimenticio de una torta pequeña y circular, aplanada hecha con harina de trigo o maíz (folios 4 vuelto y 5, 81 y 83 del expediente administrativo), de uso genérico en nuestro país, y en varios países de la región latinoamericana.

En dicho sentido, la expresión TORTILLA, ni sus derivaciones, es susceptible de apropiación particular con carácter exclusivo, por ser de uso común en nuestro país.

En conclusión los signos genéricos o de uso común, pueden registrarse si se agregan a éstos, otros elementos distintivos. Así, al ser Tortillinas una marca débil, su protección marcaria únicamente se limita a que ningún otro comerciante (sea competidor o no) inscriba exactamente el mismo nombre para amparar un producto de esa misma clase; siempre que no agregue a esta marca potencial, otros elementos que generen distintividad.”

LOS TERMINOS GENERICOS Y COMUNES NO PUEDEN ESTABLECER EXCLUSIVIDAD NI SUS CONJUGACIONES, EL TITULAR NO PUEDE IMPEDIR SU INCLUSIÓN EN SIGNOS DE TERCEROS, NI PUEDE FUNDAMENTAR EN ESE ÚNICO HECHO EL RIESGO DE CONFUSIÓN ENTRE LOS SIGNOS EN DISPUTA

“La Administración Pública ha sido congruente en establecer que la palabra tortilla es un término genérico y de uso común, y en vista que el punto principal a dirimir es establecer si existe semejanza capaz de originar riesgo de error o confusión entre las marcas; se determina que no se puede establecer exclusividad sobre dicho término ni sobre sus conjugaciones, derivaciones, o especies del mismo, ya que la palabra tortilla no es susceptible de monopolización al ser la acepción a un alimento de gran demanda en El Salvador, que incluso forma parte de la canasta básica en varios países de Latinoamérica. Restringir el derecho al uso del referido término, sería concederle protección a una marca poco creativa y débil, que no solo sería una protección no merecida, sino que iría en desmedro de todos los demás competidores que quieran comercializar el referido producto.

Además, tal como consta en el expediente administrativo de oposición a folios 33 al 36, la palabra Tortillas, es también usada por la sociedad Diana, Sociedad Anónima de Capital Variable, por medio de su marca Diana Tortillas Chips Nachos, ya que en su oportunidad, se opuso a la inscripción de la marca de la tercera beneficiaria; quedando demostrado así, que la palabra tortilla y sus derivaciones, es usada por otras marcas, y conviven pacíficamente en el mercado objeto salvadoreño. Es evidente, que en ninguno de los tres casos, se puede conceder exclusividad sobre la palabra tortilla o sus derivaciones, ya que hace alusión al producto mismo (ya sea de maíz o harina) que pretenden comercializar.

Esta consideración, es fácilmente entendible en el contexto salvadoreño, para la Clase 30 de productos que se comercian en el país, y en armonía de los principios del derecho marcario no pueden ir en contra del comercio local, que es lo que pretende el actor, al alegar exclusividad sobre Tortilla o cualquiera de sus derivaciones (para el caso Tortillinas).

Los doctrinarios Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, en su obra Derecho de Marcas, Tomo I, Editorial Heliasta S.R.L., página 256, establecen: «...las marcas simples están integradas por un único elemento distintivo, como puede ser una única figura o determinada palabra. Las marcas complejas presentan diversos elementos, con capacidad distintiva o sin ella, aunque el conjunto debe tener, por definición, tal capacidad. De esta manera, las marcas complejas pueden estas constituidas por una reunión de elementos que no pueden ser protegidos individualmente; una combinación de elementos protegibles y banales; y por un conjunto de elementos con capacidad individual».

Para el caso en concreto, es evidente que entre las palabras Tortillinas y Tortillitas (palabra que forma uno de los elementos de la marca Señorial Tortillitas Sabor Único y diseño), existe una gran similitud, pero este hecho no puede ser suficiente para analizarlas bajo la teoría confusionista que se realiza del cotejo de dos marcas simples o complejas cuando la que goza de protección tiene un carácter distintivo. Para el caso, el cotejo marcario bajo las palabras que el actor ha determinado, no opera en virtud que el término común en la marca del actor, y como un elemento de la marca del tercero beneficiario, son derivaciones del término de uso común: tortilla, y al ser ambos derivaciones de la palabra de uso común (Tortillinas y Tortillitas) y además evocativos del producto que representan, no pueden ostentar de exclusividad alguna, pues iría en contra de los principios del derecho marcario, y por esta razón ambas marcas, y cualquier otra que contenga la palabra tortilla o sus derivaciones, deberá soportar el uso de las otras en el mercado. En este mismo sentido, esta Sala se pronunció en sentencia definitiva de las catorce horas veinte minutos del veintinueve de junio de dos mil diez, en el caso Monedero Simán versus Monedero Sanboms, referencia 255-2007, donde se determinó que la palabra monedero no es susceptible de apropiación particular con carácter exclusivo, concluyendo que los términos de uso común son registrables, siempre que se agreguen elementos adicionales distintivos a la marca débil; esta Sala fue categórica en concluir que «... el titular de este tipo de marcas [débiles] no puede impedir su inclusión en signos de terceros, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa».

En el cotejo marcario debe tenerse en cuenta si alguno de sus elementos constitutivos (ya sea que las marcas sean simples o compuestas, débiles o fuertes, denominativas o mixtas) son signos genéricos, descriptivos, evocativos, o usuales en relación a los productos identificados; y cuando estos signos se observan en las marcas que pretenden registrarse, los mismos deben ser excluidos del análisis, dado que son libremente utilizados por todos los competidores.

Más aún, la marca de la tercera beneficiaria, no goza protección sobre la palabra Tortillitas, pues ya se ha establecido que sobre ese término no se puede conceder exclusividad, sino que la protección concedida por el registro es en virtud de ser una marca compuesta, que contiene varios elementos, que como un conjunto (junto con su diseño o arte), le conceden distintividad frente a otras. Por tanto, esta Sala declara legales las resoluciones impugnadas en relación al análisis confusionista de las marcas.”

CRITERIOS PARA LA PROTECCIÓN ESPECIAL DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

El actor, accesoriamente alega, que el Registrador dejó de pronunciarse sobre la notoriedad de su marca, pese a que aquel, probó suficientemente dicho hecho en base a la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, realizadas por la OMPI.

En este punto, esta Sala está de acuerdo en el carácter cuasi vinculatorio que tienen las decisiones de la OMPI, ya que como Estado parte que es El Salvador, las llamadas recomendaciones, tienen un carácter cuasi obligatorio en tanto y en cuanto el organismo multinacional encargado de la protección marcaria a nivel mundial, prevé lineamientos para la correcta interpretación y valoración de las marcas notorias, con el objeto de armonizar su protección a nivel internacional. En consecuencia, las recomendaciones de la OMPI deben analizarse desde la fuente que emana (de carácter internacional), hacia los países parte a la que va dirigida (para el caso concreto El Salvador); donde si bien nuestro país, es un Estado parte más, no debe descuidarse la extensión territorial del mismo, ya que no es comparable determinar que una publicidad nacional configura que una marca sea notoriamente conocida, como alega el actor, cuando el país en referencia es El Salvador, versus uno de mayor amplitud como Estados Unidos o La Argentina, donde por la misma extensión territorial, usualmente las campañas publicitarias se tropicalizan dependiendo del mercado objeto. Lógica que no es trasladable a un país con la extensión territorial como el de nosotros, donde si bien el criterio sigue siendo parte del análisis, éste debe aplicarse mutatis mutandis a nuestro país, y analizarse en conjunto con otros criterios también propuestos por la OMPI en el documento en referencia.