PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE NULIDAD DE REGISTRO DE MARCA
PROCEDE DECLARARLA AL CUMPLIRSE EL PLAZO LEGAL, Y NO COMPROBARSE LA NOTORIEDAD DE LA MARCA DEL DEMANDANTE, NI LA MALA FE DEL DEMANDADO, COMO EXCEPCIÓN A LA REGLA DE LA PRESCRIPCIÓN
"Así al respecto de la sentencia apelada, es necesario transcribir para el presente caso, el Art. 39 de la Ley de Marcas, el cual señala que: """" A pedido de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, la autoridad judicial competente declarará la nulidad del registro de una marca si éste se efectuó en contravención de alguna de las prohibiciones previstas en los Arts. 8 y 9 de esta Ley. Tratándose de un incumplimiento del Art. 8 la nulidad también podrá ser solicitada por el ministerio público. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hayan dejado de ser aplicables al tiempo de interponerse la demanda de nulidad. Un pedido de nulidad fundado en una contravención del Art. 9 deberá iniciarse dentro de los cinco años posteriores a la fecha del registro. La acción de nulidad no prescribirá cuando el registro impugnado se hubiese efectuado de mala fe.
Ahora bien, habiéndose alegado por la parte demandada la prescripción de la acción de nulidad, encontramos que, el artículo supramencionado, contiene una excepción respecto de la prescripción, en el sentido que la misma no prescribirá cuando el registro impugnado se hubiese efectuado de mala fe; debiendo entonces comprobarse dentro del proceso la mala fe a que se hace referencia.
Según el
Diccionario Jurídico de Manuel Ossorio, define la mala fe, como: "la malicia o temeridad con que se hace
una cosa, con la intima convicción de que se actúa ilegalmente".
Lo contrario
constituye la buena fe, regulada por el Art.
En el presente caso, la parte actora -apelante, ha alegado la mala fe del demandado en consonancia con la notoriedad de la marca de su propiedad, en el sentido que, por tal notoriedad, éste no puede alegar desconocimiento de la marca y diseño propiedad de su mandante al momento en que el demandado la inscribió en el país, por lo que pide que se declare nula la misma y se cancele su inscripción.-
Con respecto a la Marca Notoria, podemos afirmar que, es aquella que goza de cierto prestigio y reconocimiento entre los consumidores del producto o servicio que con ella se identifica; la notoriedad es un "estatus", un elevado grado de aceptación y reconocimiento por parte del público, como consecuencia de su uso o de su promoción dentro del país, concepto éste que se deriva del Art. 2 de la ley de Marcas, referente a los "Signos distintivos notoriamente conocidos".
Nuestro Derecho
Interno en el Art. 9 de la "Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos", desarrolla la protección que el Art. 6 bis, del Convenio de
París Para la Protección de la Propiedad Industrial, ofrece para las "Marcas Notorias",
estableciendo que no podrá ser registrado ni usado como marca o como elemento
de ella, un signo cuando ello afecte a algún derecho de tercero, "si el signo constituyera una
reproducción, imitación, traducción o
trascripción total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido, perteneciente a un tercero, cuando su uso
fuera susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero,
o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, con relación a
cualquier producto o servicio aunque no sea idéntico o similar a aquellos
identificados por el signo distintivo notoriamente conocido, siempre y
cuando exista una conexión entre dichos bienes y servicios.
En cuanto al primero de los puntos que le causan agravios al apelante, respecto a que la Jueza inferior aprecio erróneamente el precepto de marca notoriamente conocida en el País de registro, y que no se han tomado en cuenta las demás pruebas vertidas en el proceso; tenernos que, efectivamente la jueza inferior no tomó en consideración la prueba testimonial, la factura agregada al proceso a fs. 20, ni el pliego de posiciones absuelto por el demandado; por lo que se procederá a su examen por parte de esta Cámara, así: a) En relación a los testigos presentados por el actor, han señalado en sus deposiciones, que la marca Pulmo Grip fabricada en Guatemala, es notoriamente conocida en ese País, la primera señala que desde el año dos mil, y el segundo que desde hace cuatro o cinco años, es decir que desde el año dos mil siete, lo cual les consta por su trabajo, dado que ambos testigos son vendedores farmacéuticos y que la notoriedad se la atribuyen a que es un producto de primera elección en Guatemala, y que está en todas las farmacias de Guatemala, señalan respectivamente.
En cuanto a dicho aspecto , tenemos que en relación con la prueba testimonial encontramos que, los testigos han señalado que aproximadamente desde el año dos mil y dos mil siete, la marca Pulmo Grip es notoriamente conocida en Guatemala; de dicha deposición se advierte que los mismos no son contestes en cuanto a las fechas que se atribuye ha comenzado la notoriedad de dicha marca, lo cual es de suma importancia, existiendo entre dichas afirmaciones un periodo de tiempo que oscila entre los siete años de diferencia; y si bien estamos en presencia dé testigos que pueden ser idóneos puesto que son vendedores farmacéuticos los dos, no se cumple por su parte con lo prescrito por el Art. 321 Pr.,(derogado), para hacer plena prueba. Siendo importante mencionar que, si dicha prueba se hubiera podido tomar en cuenta, no tendría repercusión en el presente juicio, en vista que, la notoriedad alegada por el actor-apelado, se comenzaría a contar a partir del año dos mil, lo que implica que en la fecha en que el demandado inscribió su derecho, es decir el treinta de julio de mil novecientos ochenta y uno, la marca del actor aún no era notoria; lo que reafirma lo dicho es el hecho que el demandado inicio los trámites para el registro de su marca en el año de mil novecientos setenta y nueve; es decir, dos años antes de de que la marca PULMO GRIP estuviera inscrita en la ciudad de Guatemala, a favor del demandante [...];
b) Referente a la factura presentada y agregada a fs. […], si bien demuestra una venta realizada por el actor, en el año de mil novecientos noventa y ocho, tenemos que a esa fecha, que demandado señor S. T., ya había inscrito su marca el día treinta de julio de mil novecientos ochenta y uno, por lo que dicha compra no puede tomarse en cuenta para los efectos de notoriedad de la marca, dado que la inscripción del demandado es anterior a la misma.
Y c) de igual forma ha sucedido, con el pliego de Posiciones absuelto por el demandado, ya que por el tipo de prueba que se refiere a hechos personales que el absolvente debe confesar, conforme al Art. 376 Pr., (derogado); encontramos que las preguntas más importantes formuladas en el cuestionario, para comprobar la notoriedad de la marca del [demandante], contenidas a partir del número 13 al 16, no fueron verificadas al absolvente […], por ser impersonales y en consecuencia, dichos aspectos tampoco fueron comprobados por el actor y en ese sentido la notoriedad alegada no fue demostrada dentro del proceso.-
En lo concerniente al segundo aspecto a demostrar, que se refiere a la mala fe; podemos afirmar que, teniendo en cuenta que el [demandado], desconocía al momento de inscribir su marca en el país, que el hoy actor tuviera inscrita en su país, a su favor la marca pulmo grip que ampara tanto productos farmacéuticos y también la que ampara productos medicinales y para consumo humano, en vista de que la notoriedad de la, marca del demandante no ha sido comprobada, tenemos que, la parte actora no ha demostrado con la prueba agregada al proceso la mala fe alegada, dado que la acción que se ha entablado descansa en el supuesto de que el demandado inscribió su marca sabiendo que el hoy actor […], ya tenía inscrita su marca en el país de Guatemala debido a que la misma era notoriamente conocida.
Tampoco puede considerarse el hecho de la prioridad registral que alega el apelante no fue tomado en cuenta por la jueza inferior, dado que como la jurisprudencia lo señala y hasta el mismo apelante también lo cita, el simple registro no es el que eleva a la categoría de notoria una marca, sino la difusión que de ella se haga en los diferentes mercados; por lo que el misma debe tomarse en ese sentido.
Así expuestos los hechos, y en vista de no haberse comprobado la mala fe del demandado al inscribir su marca, la prescripción alegada es a todas luces procedente, no operando en consecuencia la excepción a la regla de la prescripción del Art. 39 de la Ley de Marcas; siendo procedente en ese sentido, confirmar la sentencia vista en apelación por estar arreglada a derecho y así se declarará."