MARCAS
CONCEPTOS
Y GENERALIDADES DE LAS MARCAS Y SUS ELEMENTOS
“De
conformidad a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos los conceptos que
para efectos del presente caso servirán de referencia se entenderán por:
SIGNOS
DISTINTIVOS: Cualquier signo que constituya una marca, una expresión o señal de
publicidad comercial, un nombre comercial, un emblema o una denominación de
origen.
MARCA:
Cualquier signo o combinación de signos que permitan distinguir los bienes o
servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente
distintos o susceptibles de identificar los bienes o servicios de los que se
apliquen frente a los de su misma especie o clase.
EXPRESIÓN
O SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL: Es toda leyenda, anuncio, lema, combinación de
palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio siempre que sea original y
característico, que emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores
o usuarios sobre un determinado producto, mercancía, servicio, empresa o
establecimiento, usado para identificar o distinguir a una empresa.
a)
De las Marcas.
Para
efectos teóricos del presente caso, partiremos del concepto manejado
doctrinariamente de Marca: Es un signo que individualiza los productos de una
empresa determinada y los distingue de los productos de sus competidores, con
las características de ser distintivas y de no inducir a engaño.
Según
la Real Academia de la Lengua Española, marca es el distintivo o señal que el
fabricante pone a los productos de su industria, y cuyo uso le pertenece
exclusivamente.
El
artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, conceptualiza el término
marcas en el sentido que es cualquier signo o combinación de signos que permita
distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por
considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar
los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o
clase. A la vez el artículo 4 de la ley citada establece que las marcas podrán
consistir, entre otros, en palabras o conjuntos de palabras, incluidos los
nombres de personas, letras, números, monogramas, figuras, retratos, etiquetas,
etc.
La
doctrina establece que las marcas son susceptibles de ser clasificadas de
acuerdo a determinadas características y parámetros. Se hace necesario recalcar
que según su capacidad de protección legal, pueden dividirse entre otras:
i) Marcas fuertes: son aquellas marcas
que cuanto mayor sea la capacidad distintiva y diferenciadora, mayor será su
fortaleza, es decir, cuanto mayor sea el grado de fantasía de la marca mayor
será su grado de exclusividad. Situación que favorecerá su protección legal.
ii) Marcas débiles: A este tipo de
categoría pertenecen las marcas muy evocativas y descriptivas, es decir, cuando
la marca que se pretende inscribir tiene una indicación o evocación al producto
o servicio que representa respecto de ellas, su protección legal no es
sencilla, ya que no se podrá evitar que los competidores registren o usen
marcas similares. También se consideran marcas débiles las formadas por letras,
números o siglas.
iii) Marcas complejas: presentan diversos
elementos, con capacidad distintiva o sin ella aunque el conjunto debe tener
definición de tal capacidad.
iv) Marcas descriptivas: son las que
describen la naturaleza, función, cualidades u otras características de los
bienes o servicios a distinguir.
v)
Marcas notorias: son las generalmente conocidas, en los círculos comerciales
interesados de un país. La notoriedad de las marcas le fortalece su protección.
La
doctrina ha indicado que en un signo distintivo debe presentarse básicamente
varias características pero las principales son: a) Ser distintivo; y b) No
inducir a engaño.
La
protección de un signo distintivo depende de si cumple la función distintiva y
ésta se analiza desde el punto de vista de la esfera de la conceptualización de
los signos: 1) Con respecto a otros signos cuando sean iguales o la semejanza
sea confusa con relación a que afecte a derechos de terceros; y 2) Con
proporción a los productos, entre más alejado este/el signo con relación al
producto que se ofrece, mayor será la distintividad.
En
relación a esta clasificación encontramos los signos de: -Fantasía que son los
creados por el ingenio creativo y que no identifican las cualidades y
características del producto, son independientes. -Arbitrarios los que están
formados por palabras definidas (conceptos) que se utilizan para productos que
no tienen relación con ellos. -Los sugestivos o evocativas que sugieren las
cualidades o características de los productos y estas pueden dar lugar a que
haya un rechazo a su registro. -Las descriptivas el nombre con que el público
distingue al producto y sus características, el que suministra una idea de los
ingredientes, cualidades de los bienes o servicios. El aspecto descriptivo de
un signo es lo que lo limita al registro, por que designa o describe la especie,
cantidad, la calidad o el valor, u otros.
Según
la clasificación de los signos anteriormente relacionados encajamos a las
marcas, expresiones o señal de publicidad a los signos sugestivos o evocativos
por la finalidad de ellas de atraer la atención sobre algunos productos,
servicios o empresas como bien lo define su concepto y estas proyectan
indirectamente la idea de los productos, sus características, sobre los cuales
recae la atención de los consumidores y usuarios.
Los
signos descriptivos son los que de alguna manera informan a los consumidores o
usuarios acerca de las características, ingredientes, calidad, funciones,
tamaño, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca
solicitada pretende proteger. En este sentido, no podemos obviar, que también
existen marcas que tienen un alto componente de descripción, pero que aún
conservan cierto grado de fantasía que les permite mantener su capacidad
marcaría, lo que la hace determinante para la obtención de un registro.
b)
De la marca FREE NARANJADA CON SODA LIGHT.
En
el presente caso la marca que se pretende registrar por la sociedad Fábrica de
Bebidas Gaseosas Salvavidas, Sociedad Anónima, es FREE NARANJADA CON SODA LIGHT
Y DISEÑO.
Es
una frase compuesta de las palabras FREE NARANJADA CON SODA LIGHT y diseño que
integran la marca, y que cada palabra que la conforman tiene su significado:
FREE que hace mención al término Libre. NARANJADA: Soda. Light: Luz o Liviano.
La
palabra FREE no es un término de uso común para las bebidas, ya que se utiliza
para otros productos con cualidades y calidades que cada empresa impregna en
los productos que ofrece.
Partiendo
del análisis de las palabras que conforman la marca que se pretende registrar
se comprueba que de manera general, está conformada por términos comunes y
descriptivos de los productos, no obstante, abra que analizarse si el diseño le
aporta suficiente distintividad.
En
el orden expuesto de razonamientos debe entenderse que Fábrica de Bebidas
Gaseosas Salvavidas, Sociedad Anónima, no es la única persona que distribuye
productos que ampara la clase 32, sino que, hay muchas otras sociedades que
comercializan esos productos y en base a la libre competencia que impera en
nuestro ordenamiento jurídico, no se puede otorgar exclusividad a una marca que
en esencia es de carácter descriptiva.
Es
decir que, no se puede otorgar exclusividad sobre unos o un elemento evocativo
o descriptivo de las cualidades de un producto o de su fabricación puesto que,
estos elementos no deben ser monopolizados, por lo que se hace necesario para
los titulares incorporar dentro del conjunto de elementos otros componentes que
sirvan para diferenciarlos claramente para su registro.
c)
Violación a los artículos 8 literales e) y d) y 14 inciso final de la Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos.
La
Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, preceptúa en el artículo 8 que,
"No podrá ser registrado ni usado como marca o como elemento de ella, un
signo que este comprendido en alguno de los casos siguientes". y en su
literal c) que "consista exclusivamente en un signo o una indicación que,
en el lenguaje corriente, técnico o científico, o en la usanza comercial del
país, sea una designación común o usual del producto o del servicio de que se
trate "; y el literal d) que "consista exclusivamente en un signo o
una indicación que pueda servir en el comercio para calificar o describir
alguna característica del producto o del servicio de que se trate".
La
Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en el artículo 14 inciso final
establece "Para efectos de examen de la marca, ésta deberá ser analizada,
en su conjunto sin separar los elementos que las conforman".
Con
anterioridad se ha determinado que, la problemática central radica en
establecer, bajo el supuesto de ser un signo o una indicación de que sea una
designación común o usual del producto o que sirva para calificar o describir
alguna característica del producto y que a la vez genere confusión entre la
marca Free y Free naranjada con soda light y diseño a favor de Fábrica de
Bebidas Gaseosas Salvavidas, Sociedad Anónima.”
DOCTRINA
DE LA APRECIACIÓN DE LA SEMEJANZA, MARCA ES UN TODO QUE SE IMPRIME EN LA MENTE
DEL CONSUMIDOR
“La
doctrina sobre la apreciación de la semejanza nos dota de principios o reglas
para su apreciación. La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en
su conjunto; la imitación debe apreciarse por imposición, es decir viendo
alternativamente las marcas y no comparándolas una al lado de la otra, y debe
además apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona
medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención
común y ordinaria.
Acorde
a estas reglas, de particular importancia en su aplicación en el caso que se
analiza, se afirma que para calificar la semejanza debe tenerse en cuenta que
es la marca como un todo la que se imprime en la mente del consumidor; y para
decidir si dos marcas pueden ser confundidas, es preciso juzgar ante todo la
impresión de conjunto que los distintivos comerciales dejan después de una
revisión superficial.
Es
así que en términos generales la marca debe apreciarse sin particularizar en
las diferencias que pudieran ofrecer sus distintivos, aspectos o detalles
considerados de manera aislada o separada, sino atendiendo a la semejanza que resulte
de su examen global, para determinar los elementos primordiales que le dan su
propio carácter distintivo.
A
continuación, se procederá a analizar, conforme a los parámetros anteriores, si
existe semejanza entre las marcas Free y Free naranjada con soda light y
diseño.”
ANÁLISIS
GRÁFICO, IMPRESIÓN VISUAL Y DISEÑO
“En
el presente caso, de la revisión gráfica, y del expediente administrativo,
realizando un análisis en la forma antes señalada entre las marcas FREE y Free
naranjada con soda light y diseño, como un todo único, se advierte que en sus
características existen diferencias.
Para
el caso, su impresión visual FREE y Free naranjada con soda light y diseño se
encuentran escritos de forma diferente, los colores y la forma que presentan
son evidentemente distintos, aunado que la marca Free naranjada con soda light
y diseño tiene una presentación mixta. Consecuentemente, de la apreciación de
ambas marcas, el impacto que producen de conformidad a sus aspectos gráficos y
decorativos, son suficientemente distintivos para evitar la confusión en el
consumidor medio.
En
el mismo orden de ideas, la doctrina expone que no debe juzgarse la posibilidad
de confusión con referencia a la figura en sí misma, prescindiendo de la forma
en que está representada; así, una figura puede coincidir con otra, pero debe
apreciarse si concurren especiales características que excluyan una posible
confusión.
En
este sentido este Tribunal comparte el criterio de la autoridad demandada
cuando establece que ambas marcas no son proclives de confundir al consumidor
medio, ya que existe diferencia gráfica y fonética en su conjunto. Por
consiguiente su impresión gráfica como un todo no podría provocar error en el
consumidor medianamente inteligente.”
ANALISIS
FONÉTICO.
“En
relación a los elementos comunes entre ambas marcas, éstas no pueden inducir
error o confusión en el público consumidor, pues Free naranjada con soda light
y free se distinguen en el diseño, aunque es idéntica en la primera palabra de
la marca inscrita FREE, al realizar una vocalización de ambas marcas, se puede
determinar que su sonido es diferente, ya que la parte final de las mismas
difiere en su sonido global así: FREE y Free naranjada con soda light, esta
última termina de forma totalmente distinta, tienen una pronunciación y
vocalización diferente, aunque fonéticamente sean coincidentes en la primera
palabra de la marca ya inscrita (FREE), su especial pronunciación resalta el
carácter diferenciador entre las mismas.
Cierto
es que el signo distintivo Free naranjada con soda light y su diseño que se
pretendía, inscribir es evidentemente conforme la primera palabra de la marca
ya inscrita FREE, sobre los parámetros de apreciación antes mencionados, esta
Sala ha expresado que si dos términos tienen una misma parte inicial o radical,
habrá que determinar si ese elemento común es verdaderamente significativo, al
grado de generar confusión. Al respecto, se constata que tal semejanza no es
determinante para la generación de confusión, ya que existen más elementos
gráficos -como se determinó con anterioridad- que resaltan la magnitud de la
diferenciación, que hacen a las marcas desiguales.
Por
consiguiente, se establece, en base a las anteriores consideraciones, que no
existe semejanza fonética tal, que pueda inducir a error, entre las marcas en
estudio.”
ANALISIS
IDEOLÓGICO, EXPRESIÓN DE UN MISMO CONCEPTO O IDEA
“Finalmente,
sobre la similitud ideológica, entendida como la expresión de un mismo concepto
o idea, radica que entre las marcas existe diferencia ya que como podemos
constatar que FREE contiene la misma raíz que Free naranjada con soda light que
el término FREE es de uso común. Siendo lo medular de la marca el diseño.
Debemos
señalar que, Free naranjada con soda light y diseño difiere al utilizar las
palabras naranjada con soda light que son otros términos de uso común.
En
tal sentido resulta imposible efectuar un análisis ideológico de las mismas, y
por consiguiente, no se puede plasmar similitud ideológica entre las marcas.
De
todo lo relacionado anteriormente se concluye que en el caso de estudio se
efectuó una correcta particularización del termino semejanza, quedando
demostrado que entre las marcas FREE y Free naranjada con soda light y diseño
no existe semejanza tal que pueda inducir en error al público consumidor medio,
por lo que, respecto de este punto, se afirma que no existe la ilegalidad
señalada por la sociedad demandante, en consecuencia, no se ha violentado lo
prescrito en los artículos 14 inciso final y 8 literales c) y d) y de la Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que estas disposiciones establecen una
esfera de protección para las marcas que se encuentren inscritas o en trámite y
que exista similitud en los parámetros indicados en ellos.
Es
así que, en términos generales las marcas FREE y Free naranjada con soda light
y diseño debe apreciarse sin particularizar en las diferencias que pudieran
ofrecer sus distintivos, aspectos o detalles considerados de manera aislada o
separada, sino atendiendo a la semejanza que resulte de su examen global, para
determinar los elementos primordiales que le dan a su propio carácter
distintivo
Establecido
en los párrafos precedentes que en la marca que se pretende inscribir no hay
semejanza fonética, grafica ni ideología que induzca a confusión al consumidor
medio, y que está conformada por elementos de uso común y descriptivos y
diseño, que la hace diferente, se determina que la Directora del Registro de la
Propiedad Intelectual no ha violentado lo establecido en el artículo 8
literales c) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.”