NULIDAD DE REGISTRO DE MARCA HECHO DE MALA FE
“3.2) EN LO CONCERNIENTE AL SEGUNDO PUNTO DE ALZADA, RELATIVO A QUE HAY UNA ERRÓNEA VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN RELACIÓN A LA MALA FE.
"El recurrente alega
que el Tribunal de Primera Instancia, incurrió en un vicio en cuanto a la
valoración de la prueba, puesto que no se realizó sobre la base de la sana
crítica, ni se expusieron las razones por las cuales la jueza de primera
instancia concluyó la existencia de mala fe de la inscripción registral de la
marca que se encuentra inscrita a favor de la parte demandada.
De lo anterior,
este Tribunal hace las acotaciones siguientes:
3.2.1) SOBRE LA
VALORACIÓN DE LA PRUEBA.
El art. 416 CPCM.,
determina que ésta se debe valorar en su conjunto conforme
a las reglas de la sana crítica, pero no obstante en la prueba
documental se estará a lo dispuesto sobre el valor tasado, debiéndose atribuir
un valor o significado a cada prueba en
particular, determinando si conduce o no a establecer la existencia de un hecho
y el modo en que se produjo, y cuando más de una prueba hubiera sido presentada
para establecer la existencia
o el modo de
un mismo hecho,
dichas pruebas deberán valorarse en común, con especial motivación y
razonamiento.
La sana crítica es
el conjunto de juicios formados sobre la observación de lo que ocurre
comúnmente y puede formularse en abstracto, siendo la lógica apreciación de
ciertas conclusiones empíricas de que todo ser humano se sirve, y que parten de
las máximas de la experiencia y los principios lógicos.
En otras palabras,
es el arte de juzgar atendiendo a la bondad y verdad de los hechos, sin vicios
ni error; mediante la lógica, la dialéctica, la experiencia, la equidad,
las ciencias, artes afines y auxiliares y la moral, para alcanzar y establecer,
con expresión motivada, la certeza sobre la prueba que se produce en el
proceso.
Por ende, las
reglas de la sana crítica son pautas de correcto entendimiento humano,
contingentes y variables con relación a la experiencia del tiempo y lugar; pero
estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos en que debe apoyarse
la sentencia.
En el caso de
autos, la controversia se centra en probar la mala fe de la inscripción
registral de la marca “MILLAS” a favor de la sociedad […]
3.2.2)
CONSIDERACIONES GENERALES DEL DERECHO MARCARIO.
La normativa especial sobre marcas comerciales se encuentra
contenida en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos
(LMOSD.), cuyo objeto es regular la adquisición, mantenimiento, protección,
modificación y licencias de marcas, expresiones o señales de publicidad
comercial, nombres comerciales, emblemas, indicaciones geográficas y
denominaciones de origen, así como la prohibición de la competencia desleal en
tales materias.
Dicha normativa
regula el procedimiento de adquisición de la propiedad marcaria y los derechos
emanados de dicha titularidad, siendo el derecho de propiedad sobre las marcas
comerciales, uno que nace o se adquiere, de modo originario, al momento de la
inscripción de la marca, acto que constituye la etapa terminal del
procedimiento administrativo especial seguido ante el Departamento de Propiedad
Intelectual, del Registro de la Propiedad Intelectual de El Salvador.
Por su parte, la
Constitución de la República consagra en el inc. 2º del art. 103 la propiedad
intelectual, por el tiempo y en la forma determinados por la ley.
En base a dicha
regulación puede sostenerse que la finalidad es la protección del derecho de
propiedad sobre un bien inmaterial, como lo es la marca comercial, principio
informativo que debe ilustrar toda interpretación sobre las diversas
instituciones que conforman la disciplina (acciones civiles y penales, derechos
específicos derivados de la titularidad, efectos y extensión de los registros
marcarios).
Dentro de tales
instituciones, en el art. 39 LMOSD., se encuentra la nulidad del registro
marcario, que en un primer momento pareciera constituir la antítesis del
principio de protección de la propiedad antes aludido; sin embargo,
paradójicamente, tiene por finalidad precisamente la protección de la propiedad
marcaria.
En efecto, si bien
dicha ley en los arts. 8 y 9, confiere a la Administración la potestad para
rechazar por inadmisibles las solicitudes de inscripción de marcas que incurran
en causales de irregistrabilidad, por razones intrínsecas o por derechos a
terceros, al mismo tiempo contempla una segunda oportunidad cronológica para
favorecer el correcto ejercicio de dicha potestad, considerando la posibilidad
de error o desconocimiento por parte de la autoridad pública acerca del
carácter irregistrable de un signo, y entregando a los terceros interesados la
posibilidad de ejercer la acción de nulidad de marcas ya registradas, conforme
lo prescrito en el citado art. 39 LMOSD.
Este mecanismo de
doble control de registrabilidad ciertamente obedece a una finalidad relevante,
de otro modo no se comprendería la importancia que el legislador le asigna,
siendo su basamento la misma protección de la propiedad marcaria, pero con una
característica especial, a saber, aquella que no incurre en vicios de
irregistrabilidad, de manera que en definitiva el principio rector, para estos
efectos, se traduce en la protección de la propiedad marcaria constituida
conforme a Derecho.
La marca se define
como todo signo con aptitud para distinguir los productos o servicios de una
persona física o jurídica con relación a otra.
Cuando una marca
ingresa al mercado, puede resultar difícil su posicionamiento, dado que es
necesario cambiar la imagen que el consumidor ya tiene de los productos o
servicios, debiéndose reposicionar la competencia.
Así pues, existe
una etapa de desconocimiento en la que se ignora la existencia de la marca y su
producto o servicio, competiendo a las campañas publicitarias el darlo a
conocer, grabando en la mente del consumidor el signo que lo identifica, a fin
de atraer la atención del público, y si el producto o servicios promocionados
satisfacen sus necesidades, seguramente se reiterará la experiencia de compra,
produciéndose la denominada fidelidad de la marca; debiendo lograrse de manera
posterior la permanencia en el mercado y la adquisición de una consolidada
reputación.
Por ello, la
distintividad es la cualidad primigenia que debe reunir todo signo que pretenda
constituirse en marca, y constituye un requisito sine qua non de acceso al
Registro, concerniente a que el consumidor debe poder asociarla continuamente
con el producto o servicio originariamente adquirido, es decir, una vez
realizado el acto de consumo, no debe resultarle improbable o dificultosa la
reiteración de una nueva experiencia de compra.
Esa función básica
de las marcas, resultaría desvanecida si el sistema jurídico admitiera la
coexistencia registral de signos semejantes o idénticos para los mismos
productos o servicios, por ello se tutela al signo marcario en el ámbito del
riesgo de confusión.
En ese sentido, las
marcas deben cotejarse a la postre de cuatro reglas básicas para evaluar su
similitud: 1. Visión sintética; 2. Análisis sucesivo; 3. Percepción desde
el punto de vista del consumidor medio;
y 4. Consideración de las semejanzas y no de las diferencias de los signos.
En ese orden de
ideas, las características comunes son las que determinan la similitud
marcaria, y consecuentemente la confusión del público consumidor. La semejanza
general entre dos marcas no depende de los diversos elementos insertados en
ella, pero sí de los elementos similares o de la semejante disposición de
ellos. El consumidor a través de su memoria visiva y acústica, recuerda
aquellos elementos característicos del original, pero no de los elementos
particulares que puedan diferenciarlos; entonces, si se asemejan en sus
elementos preponderantes, las diferencias no tendrán aptitud suficiente para
evitar la confusión.
Por el contrario,
la debilidad distintiva de los elementos coincidentes, tendrá menos peso en la
consideración global de semejanza marcaria; por lo que en definitiva, en el
balance comparativo de similitudes y diferencias, dependerá la distintividad de
los elementos compartidos.
Debido a ello, en
muchos casos se persigue deliberadamente el efecto confusionista, y con la
inserción de mínimos elementos distintivos se pretenderá afirmar una supuesta
inconfundibilidad.
3.2.3) DE LA MALA
FE.
En el ámbito del
derecho marcario, la mala fe se entiende desde el punto de vista subjetivo,
teñida de elementos psicológicos, considerada como la conciencia o ignorancia
no excusable de la irregularidad de la solicitud inmersa en la prohibición
legal; y de forma objetiva, considerada como la actuación contraria al estándar
de comportamiento que cabe esperar de quien actúa en circunstancias concretas.
Habida cuenta de lo
anterior, la carga de la prueba de la mala fe corresponde al pretensionante, ya
que tratándose de un derecho en principio lícitamente reconocido, acorde a lo
prescrito en el art.
Para tal efecto, entre la prueba aportada por la parte actora, se encuentra la siguiente: [...]
Realizando un cotejo y análisis cronológico de la prueba documental presentada por la parte actora, esta Cámara estima que en observancia de los elementos de TIEMPO Y FORMA, la MALA FE en cuanto al Registro del distintivo […], ha quedado probada.
En relación al
tiempo, por cuanto de las fechas de inscripción de ambas marcas, se constata la
prelación de la registrada a favor de […], correspondiendo al nombre comercial , existiendo un
intervalo de SIETE AÑOS, TRES MESES Y VEINTIUN DIAS, en relación a la
inscripción del nombre comercial […], a favor de […], que se abrevia […]
En lo atinente a la forma, la
Dirección de Propiedad Intelectual, del Registro de la Propiedad Industrial,
Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos, en la resolución citada, al
efectuar un examen sucesivo entre la marca solicitada […] y diseño y los signos
distintivos base de la oposición […] y diseño, observó que existe: semejanza
gráfica, pues coinciden en la misma tipografía, como también en el elemento
figurativo que es oval cuyo borde izquierdo es ligeramente más ancho;
coincidencia de bisílabas en las palabras […] y […], teniendo en común la
mayoría de letras con la misma disposición, diferenciándose únicamente en la
consonante intercalada, lo cual es una diferencia irrelevante, produciendo no
solo una impresión visual semejante, sino también una pronunciación similar;
analogía de colores, pues comparten los mismos en la misma disposición;
concluyéndose que existe semejanza gráfica y fonética entre la marca solicitada
[…] y diseño y […] y diseño, susceptible de causar confusión en los consumidores.
Prueba testimonial.
El art. 357 CPCM.,
prescribe que el testigo siempre deberá dar razón de su dicho, con explicación
de las formas y circunstancias por las que obtuvo conocimiento sobre los
hechos, no haciendo fe la declaración de un testigo que no tenga conocimiento
personal sobre los hechos objeto de la prueba o cuando los hubiera conocido por
la declaración de un tercero.
En ese sentido, de
la información extraída de los interrogatorios formulados a los testigos
señores […], en su calidad de administrador único propietario y la señora […].,
se obtiene que el primero, es una persona que lleva aproximadamente diecinueve
años en la industria, y aunque expresó que no conocía la marca “[…]”, sí
reconoció que son los mismos colores que la sociedad demandada ha utilizado
para ofrecer al público los servicios que el taller propiedad del comerciante
social tiene; la segunda persona, también confesó trabajar para la sociedad
demandada, mencionando que ella autorizó la inscripción de la marca impugnada
de nulidad, y dijo que contrataron una empresa para diseñar el logo y nombre
comercial que sería utilizado en el giro ordinario de los negocios de la
demandada sociedad […], sin percatarse de la existencia de otro competidor que
ya los utilizaba.
En operación de estimativa
jurídica del elenco probatorio, cimentados en las máximas de la experiencia y
los principios lógicos que rigen el sistema de la sana crítica, al realizar una
valoración conjunta de la prueba documental y testimonial aportada, se
determina que la producida en el proceso conlleva a determinar la MALA FE en la
inscripción del distintivo […], porque ante el inmenso campo que ofrece la
imaginación y fantasía, nada justifica la elección a posteriori, de signos
parecidos, con semejanza gráfica, coincidencia de bisílabas y analogía de
colores, capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos,
y si bien no se ha acreditado de forma directa que el acto haya sido consiente
y voluntario, pues para determinarlo sería necesario otro tipo de prueba, lo
cierto es que los antecedentes acreditan que hay indicios de carácter decisivo
que conllevan a pensar, que la sociedad demandada conocía la vulneración que
estaba ejecutando, pues se tenía conocimiento previo sobre la existencia de la
marca MIDAS, por lo que el registro afín de la marca MILLAS, fue efectuado con
ánimo de perpetrar un acto de competencia desleal en contra del legítimo
propietario de la marca que se reproduce; por lo que el punto de apelación
invocado relativo a la errónea valoración de la prueba, no tiene sustento
legal.”
EL DERECHO A ENTABLAR
LA ACCIÓN DE NULIDAD DEL REGISTRO DE UNA MARCA NO PRESCRIBE O CADUCA CUANDO EL
REGISTRO IMPUGNADO SE HUBIESE EFECTUADO DE MALA FE
“3.4) EN LO QUE ATAÑE AL TERCER MOTIVO DE AGRAVIO,
CONCERNIENTE A QUE EL INC. 3º DEL ART. 39 DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS
DISTINTIVOS, CONTEMPLA UN PLAZO DE CADUCIDAD Y NO DE PRESCRIPCIÓN.
El referido inciso
de la disposición legal citada, determina que la petición de nulidad fundada en
una contravención del art. 9 deberá iniciarse dentro de los cinco años
posteriores a la fecha del registro. La acción de nulidad no prescribirá cuando
el registro impugnado se hubiese efectuado de mala fe.
Respecto sobre si
la norma jurídica enunciada comprende un plazo de caducidad y no de
prescripción, hay dos criterios que son los siguientes:
1) El primero, los
que afirman que contiene un vicio de redacción, pues la primera parte del
inciso no deja duda: cinco años de plazo para poder pedir la nulidad de
registro, desde que se inscribe, por motivos basados en infracción del art. 9
del mismo cuerpo de leyes. La confusión la genera el complemento del inc. 3º
del art. 39 LMOSD., al llamarle imprescriptible a la acción de nulidad si el
registro se basó en la mala fe.
No obstante el
precepto habla de prescripción, se desprende que en realidad es un plazo de
caducidad, por la razón que es el lapso de tiempo que produce la pérdida o
extinción de una cosa o de un derecho, siendo su característica principal que
nace sometido a un término fijo de duración, prescindiéndose de toda
consideración de negligencia en el titular; por lo que hay un mal uso
legislativo del término prescripción, el cual sí aparece bien utilizado y
especificado su procedencia en el art. 95 LMOSD.
2) Y el segundo,
los que aseveran que se puede construir una interpretación en torno a la
prescripción, pues la ley claramente estipula en el aludido inciso que: “La
acción de nulidad no prescribirá cuando el registro impugnado se hubiese
efectuado de mala fe.”
En
consecuencia, al tenor de la ley,
claramente se colige que se trata de un caso de prescripción aunque puede
parecer contradictorio, ya que de forma imperativa enuncia “deberá iniciarse”,
lo que puede dar lugar a confusión.
Sin embargo, bajo
una aplicación conservadora, se puede entender como un plazo de prescripción,
pues imperativamente así lo contempla el enunciado legal.
Este Tribunal
estima que en el caso de autos, independientemente que se trate de un plazo de
prescripción o de caducidad, lo cierto es que el derecho a entablar la acción
de nulidad del registro de una marca, en contravención a lo dispuesto en el
art. 9 LMOSD., no prescribe o caduca cuando el registro impugnado se efectúa de
mala fe.
En esa línea de
pensamiento, cconjuntamente con consagrar la institución de la nulidad de marca
registrada, y específicamente la acción jurisdiccional homónima, el legislador
establece una limitación consubstancial a su ejercicio, cual es la
prescriptibilidad de dicha acción, que debe cumplir con requisitos de
operatividad, pues desempeña la función de una verdadera regla, de forma que
impide el éxito de la acción de nulidad, sin considerarse prima facie otras
razones sustantivas.
Al establecerse en
la citada disposición un plazo límite al ejercicio de la pretensión de nulidad,
pareciera desprenderse un debilitamiento al principio de protección de la
propiedad marcaria constituida conforme a Derecho, ya que en definitiva se le
estaría dispensando un resguardo meramente temporal o transitorio, que es el término
dentro del cual toda marca registrada contraria a Derecho puede ser anulada;
pero lo que se pretende en definitiva es precisamente la protección de la
propiedad marcaria para el titular marcario en orden a poder ejercer sus
derechos libremente, sin estar sujeto a la eventualidad indefinida de que se le
cuestione.
Como se ha acotado
en el acápite anterior, el requisito de la buena fe en el uso significa que el
titular del registro impugnado debe utilizar a este último en términos tales
que el público consumidor o usuario jamás se vea inducido a error o engaño
respecto de la verdadera procedencia empresarial de los rubros identificados
con la marca registrada.
En ese sentido, el
análisis metodológico comienza con la presunción de buena fe a favor del
titular marcario (art.
En atención a lo
anterior, este Tribunal considera que a tenor del art. 144 Cn., los Tratados
Internacionales celebrados por El Salvador con otros estados o con organismos
internacionales, constituyen Leyes de la República y como consecuencia deberán
ser obedecidos, ya que ni la ley podrá derogar o modificar lo acordado en un
tratado.
En el art. 6 bis
del Convenio de París, consta el compromiso de los países de la Unión de
invalidar el registro de una marca de fábrica que constituya la reproducción,
imitación o traducción susceptibles de crear confusión, marca que la autoridad
competente del país del registro estimare ser notoriamente conocida como
perteneciente a una persona que puede beneficiarse del Convenio, utilizada para
productos idénticos o similares; esa invalidación del registro le corresponde a
la autoridad competente de ese lugar, ya sea de oficio, si las leyes así lo
permiten, o a petición del interesado.
Sobre tal circunstancia, el citado cuerpo normativo en el inc. 2º del art. 6 bis, concede un plazo mínimo de cinco años, a partir de la fecha del registro, para reclamar la anulación de la marca, y en su inc. 3º se establece que no se fija plazo para reclamar la anulación de la marca, cuando ésta haya sido registrada o utilizada de mala fe.
Ahora bien, los
supuestos que se determina en éste de no fijar plazo para hacer las
reclamaciones, es decir que se pueden hacer en cualquier tiempo, son los
siguientes: 1) que se trate de una marca notoriamente conocida en el país del
registro; 2) que la marca conflictiva ampare productos idénticos o similares
que la marca protegida; y, 3) que la marca conflictiva haya sido registrada o
utilizada de mala fe.
Dicho convenio
tiene prevalencia sobre el contenido del art. 39 de la Ley de Marcas y Otros
Signos Distintivos, en caso de contradicción, y a la inversa, el aludido
tratado, debe complementar el espíritu de la ley secundaria de los Estados
Miembros de la Unión."
PROCEDE ANULAR EL REGISTRO MARCARIO AL PROBARSE LA EXISTENCIA DE MALA FE EN SU INSCRIPCIÓN
"En concordancia con
lo expresado, dado que se ha probado en autos la existencia de mala fe, por
parte de la demandada sociedad […], con la inscripción del nombre comercial “[…]” [...], de fecha cinco de octubre de dos
mil seis, para identificar una empresa comercial que se dedica a prestar
servicios especializados de reparación de mecánica, eléctrica de vehículos
automotores, así como dar manteamiento preventivo y correctivo de toda clase de
vehículos; la excepción formulada por los apoderados de la parte demandada en
la contestación de la demanda, no procede, en virtud que el legislador, con miras a la salvaguarda
de los intereses del consumidor y del propietario marcario, ha dispuesto la
regla jurídica consistente en que los registros marcarios constituidos de mala
fe serán siempre anulables, lo que ha ocurrido en el caso
de autos; por lo que el punto de apelación queda desvirtuado.
IV. CONCLUSIÓN.
Esta Cámara
concluye que en el caso sub-lite, el error en el nombre de la testigo, señora […].,
no produce la nulidad del acto de la audiencia probatoria, por cuanto fue
debidamente identificada e individualizada; no existe errónea valoración de la
prueba relativo a la mala fe, por la razón de que ésta quedó acreditada con la
prueba aportada al proceso; y por ende la pretensión de nulidad de la
inscripción del nombre comercial […], numero [...] inscrita a favor de la
sociedad demandada […], no prescribe o caduca, cuando el registro impugnado se
haya efectuado de mala fe.
Consecuentemente
con lo expresado, es procedente confirmar la sentencia impugnada y condenar en costas
de esta instancia a la parte apelante.”