CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO
PROCEDE AL NO HABERSE ACREDITADO QUE EL USO A TRAVÉS DE PROMOCIÓN PUBLICITARIA DE LA MARCA HAYA SIDO DIRIGIDA A LOS CIRCUITOS COMERCIALES SALVADOREÑOS
“El Art. 41-D de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos a la letra preceptúa que: """La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular de la marca, el uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admisible que demuestre que la marca se ha usado efectivamente, tales como, facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca. También constituye uso de la marca, la promoción publicitaria de la misma, por cualquier medio, aunque los productos o servicios identificados con la misma no estén siendo comercializados todavía en el país.""""
El Capítulo VI de
la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos desarrolla los diferentes supuestos
que dan lugar a la terminación del registro de la marca ya sea por nulidad de
la inscripción realizada en contravención a la ley o cancelación de la misma
por falta de uso de aquella. Respecto a la cancelación del registro por falta
de uso de la marca, el Art. 41- A de la precitada ley estipula: "A
solicitud de cualquier persona con un interés legítimo comprobado y previa
audiencia del titular del registro de la marca, el tribunal competente
cancelará el registro de una marca CUANDO NO SE HAYA USADO EN EL SALVADOR
durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de
cancelación, el pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco
años contados desde la fecha del registro de la marca.--- Cuando el uso de la
marca se inicie después de transcurridos cinco años contados desde la fecha de
concesión del registro respectivo, tal uso impedirá la cancelación del
registro, solo si el mismo se hubiese iniciado por lo menos tres meses antes de
la fecha en que se hubiese solicitado la cancelación.--Cuando la falta de uso
se refiera únicamente a uno o algunos de los productos o servicios para los
cuales la marca esté registrada, la cancelación del registro aplicará sólo para
tales productos o servicio.-- No se cancelará el registro de una marca por
falta de uso, cuando la falta de uso se debiera a motivos justificados, se
reconocerán como tales, las circunstancias que surjan independientemente de la
voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la
misma, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos
oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos por la
marca."""" […]
De igual manera, y
en referencia a la prueba del uso de la marca, la parte final del Art. 41- D de
la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos estatuye que: "También
constituye uso de la marca, la promoción publicitaria de la misma, por
cualquier medio, aunque los productos o servicios identificados con la misma no
estén siendo comercializados todavía EN EL PAÍS." […] Así, en dicho inciso
el legislador impone expresamente que la cancelación de la marca registrada
tiene que verificarse por falta de un uso efectivo y real en El Salvador, de
modo que se configura un uso obligatorio conexo explícitamente con el Principio
de Territorialidad de la Marca.
De ahí, que la
publicidad como instrumento de "marketing" o mercadeo", necesariamente
debe ser apta para facilitar el reconocimiento de la marca por parte de los
consumidores nacionales, así como para reforzar la imagen de los productos y servicios
amparados por la marca a comercializarse a posteriori. En ese sentido -y para
el caso-, se puede afirmar que los productos y servicios publicitados
directamente por la red necesariamente se dirigen a los consumidores, a partir
de la configuración de la oferta; de tal manera, que no habrá, por ejemplo,
dudas de que los productos o servicios se dirigen al consumidor del sector
pertinente en el territorio salvadoreño cuando se anuncie apertura de
establecimientos para su comercialización, se incluyan llamadas específicas al
consumidor Salvadoreño, etc ...
Conforme el Art.
41- D parte Primera de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos se impone la
carga de la prueba del uso de la marca al titular de la misma, y tal
acreditación se ha pretendido establecer por medio de imágenes obtenidas del
internet, así como de publicidad por medio de la cita de algunos links o sitios
web agregados en un dispositivo de almacenamiento o USB el cual, no obstante,
no haberse comprobado su procedencia o URI2 por medio de práctica pericial o
verificada la navegación cibernética por parte de la Jueza A-quo en la
respectiva audiencia probatoria, del análisis de su contenido, no se ha logrado
acreditar que los productos, promociones y publicidad de la marca Le Sancy
(Unilever) sean dirigidos para el consumidor salvadoreño, pues tanto los
lugares de cobertura y la mayoría de Nombres de Dominio de Nivel Superior de
Código de País hacen referencia para servicios en Chile, Argentina y Colombia.
Asimismo, no puede tenerse por establecida la configuración del requisito
territorial en análisis, a partir de la publicidad en la que no consta -en
forma absoluta- el área de cobertura.
Al examinar la
argumentación pertinente esgrimida por el Tribunal Ad-quem, la cual corre
agregada en el segundo párrafo del fs. 25 de la Pieza de Segunda Instancia,
solo en apariencia se atisba la interpretación restrictiva denunciada por la
impetrante, pues si bien, se afirma que se entiende uso de una marca cuando la
publicidad es realizada dentro del territorio nacional, también sostiene que
dicha "publicidad debe ser encaminada a tener efectos en el tráfico económico
y con finalidad distintiva para los consumidores ... "
Atendiendo a lo
anterior, al realizar acotaciones valorativas del contenido de la USB agregada
como medio de prueba a favor de la parte demandada, la Cámara Sentenciadora en
el párrafo 3° del fs. […] de la Pieza de Segunda Instancia, hace relación a la
ineptitud del medio probatorio aludido pues "con ella ni siquiera puede
establecerse el dominio, la publicidad y mucho menos la página Web en la que
sale la publicidad y si ella está siendo publicitada en todos los países, o en
algunos y especialmente en el territorio nacional, diferente fuera que la
publicidad se realizara a través de revistas editadas en el extranjero que
luego son vendidas aquí. o publicidad que se efectúa en programas televisados
en el exterior y establecen que son publicidad válidas para El Salvador." […].
De ahí, que el Tribunal de Segunda Instancia, no ha verificado la
interpretación limitativa objeto de denuncia casacional.
A mayor
abundamiento, y aclarando que las recomendaciones adoptadas por la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual sugieren o proponen normas para que sean
internalizadas en los paises suscriptores, en consonancia con lo anteriormente
esgrimido el Art. 2 de la Recomendación conjunta sobre la protección de las
marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en internet,
estatuye que "el uso de un signo en Internet constituirá uso en un Estado
miembro a los efectos de las presentes disposiciones, únicamente si el uso
tiene efecto comercial en ese Estado miembro, según lo descrito en el artículo
tres." Y el aludido Artículo tres dispone una serie de pautas que
facilitan la determinación sobre si un signo en Internet tiene o no un efecto
comercial en un Estado miembro. De ahi -reiteramos-, la exigencia del Art. 41-D
parte [mal de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que la promoción
publicitaria como USO de una marca -ineludiblemente-, debe ir dirigida al
sector consumidor salvadoreño pertinente.
Consecuentemente,
dado que en el proceso de mérito no fue acreditado, que el USO a través de
promoción publicitaria de la marca LE SANCY por parte de "UNILEVER,
N.V.", haya sido dirigida a los circuitos comerciales Salvadoreños procede la cancelación de la misma conforme lo estipulado en el Art. 41-A de la
Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por ende, habiendo la Cámara Ad-quem
aplicado el Art. 41- D de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y
otorgado la interpretación que conforme a derecho corresponde, por el motivo de
fondo "errónea interpretación y aplicación de norma de derecho" Art.
522 inciso 2° C.P.C.M. no ha lugar a casar la sentencia y así se impone
declararlo. ”