INSCRIPCIÓN DE
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS
EXAMEN DE FONDO A REALIZAR PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA
“Con el fin de
mantener un nivel de control con respecto a la distinción de las marcas
inscritas y las sujetas a inscribir, el legislador estableció, por medio del
artículo 14 de la LMOSD, un procedimiento para verificar si una marca a
registrar incurre en alguna de las prohibiciones de los artículos 8 y 9 de la
citada ley. Tales disposiciones regulan las marcas inadmisibles por razones
intrínsecas y las marcas inadmisibles por derechos a terceros. Con
el examen en referencia se pretende que la entidad que califica el signo o
signos presentados verifique, de acuerdo con las prohibiciones legales, si es
viable o no el registro de una marca, tomando en cuenta la totalidad de marcas
que al momento de la presentación existen o se encuentren en proceso de
inscripción.
No obstante, la calificación realizada por la
Administración no es definitiva, pues no impide, de acuerdo con el artículo 16
de la misma ley, la oposición contra la marca en proceso de registro por un
tercero (como sucedió en el presente caso), alegando cualquiera de las
prohibiciones enmarcadas en los mencionados artículos.”
REGLAS PARA REALIZAR LA COMPARACIÓN DE SEMEJANZA GRÁFICA, FONÉTICA O IDEOLÓGICA DE LA
MARCA A INSCRIBIR CON AQUELLA QUE PRESENTA OPOSICIÓN
“La doctrina
sobre la apreciación de la semejanza proporciona principios o reglas para
realizar tal comparación, tales como: a) la semejanza hay que apreciarla
considerando la marca en su conjunto; b) la imitación debe apreciarse por
imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una
al lado de la otra; y, c) debe, además, apreciarse suponiendo que la confusión
puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio,
y que preste la atención común y ordinaria.
Acorde con estas
reglas, de particular importancia en el caso que se analiza, se afirma que para
calificar la semejanza debe tenerse en cuenta que la marca, como un todo, se
imprime en la mente del consumidor; y para decidir si dos marcas pueden ser
confundidas, es preciso juzgar ante todo la impresión de conjunto que los
distintivos comerciales dejan después de una revisión superficial. Es así
que, en términos generales, la marca debe apreciarse sin particularizar en las
diferencias que pudieran ofrecer sus distintivos, aspectos o detalles
considerados de manera aislada o separada, sino atendiendo a la semejanza que
resulte de su examen global, para determinar los elementos primordiales que le
dan su propio carácter distintivo.
Con la finalidad
de determinar si dos marcas son semejantes entre sí, es necesario realizar un
análisis comparativo en los aspectos gráfico, fonético e ideológico. Con estos
antecedentes, a efecto de controlar la legalidad de las resoluciones
impugnadas, esta Sala realizará un examen de ambas marcas, bajo los parámetros
establecidos en la ley, y podrá, de esa forma, fijar la existencia o no de la
semejanza entre las marcas «CHICK'S» y «CHICKY COMBO» y verificar si los
productos que amparan ambas marcas son iguales.
3.1. Análisis gráfico
El
doctrinario argentino Jorge Otamendi, en su obra Derecho de Marcas, asevera
que: «la confusión visual o gráfica es la confusión causada por la identidad o
similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o
cualquier otro, por su simple observación (...) la confusión visual puede ser
causada por semejanzas ortográficas o gráficas». Derecho de Marcas, Abeledo
Perrot, 3ª edición, Buenos Aires, 1999, pág. 173-174.
La similitud visual ortográfica se presenta cuando
coinciden las letras en los nombres comerciales en confrontación, influye la
secuencia de vocales, la longitud y cantidad de sílabas, las radicales o
terminaciones comunes. Debe decirse que la apreciación de una marca, como un
todo, significa que la persona que la aprecia debe imponerse de ella al verla
junto a otras marcas, sin compararlas, y sin particularizar las diferencias que
entre ellas existan, de manera que la impresión de conjunto que queda en su
mente sea determinante para no confundirla con otra.
Para el caso, las marcas a cotejar son: a) «CHICK'S» y b)
«CHICKY COMBO». Según se aprecia, las dos coinciden en las primeras cinco
letras, pero la primera es una palabra simple y la otra, una palabra compuesta.
Por simple inspección se puede concluir que, bajo el análisis gráfico
efectuado, ambas marcas se diferencian.
3.2. Análisis fonético
La confusión fonética o auditiva se produce cuando la
pronunciación de las palabras que conforman la marca o distintivo tiene una
fonética similar. Las marcas en cuestión no poseen, como se determinó con
anterioridad, ninguna palabra en común. Por lo tanto, tienen una pronunciación
y vocalización diferente «CHICK'S» y «CHICKY COMBO». En atención a lo anterior,
debe concluirse que existe una diferencia fonética necesaria entre ambas marcas
comerciales que no genera confusión auditiva.
3.3. Análisis ideológico
La confusión de
naturaleza ideológica o conceptual es la que deviene del parecido conceptual de
las marcas o distintivos, al respecto Jorge Otamendi señala lo siguiente: «Es
la representación o evocación a una misma cosa, característica o
idea que impide al consumidor distinguir una de otra» ídem. pág. 182. En el
presente caso, no se encuentra posibilidad alguna que exista la misma evocación
entre las marcas «CHICK'S» y «CHICKY COMBO» pues, aunque ambas amparan
productos de la misma naturaleza, evocan ideas diferentes, ya que CHICKY es un
diminutivo de chiquito y CHICK significa pollo.
Ello tiene mayor
relevancia con lo expuesto por el registrador demandado, raciocinio que es
compartido por esta Sala, pues es de conocimiento del consumidor promedio que
«CHICKY COMBO» ampara productos alimenticios vendidos directamente en
establecimientos de comida rápida, mientras que los productos bajo la marca
«CHICK'S» se venden en supermercados o en tiendas mayoristas; de lo que se
concluye que el público consumidor es distinto y conceptualmente inculcan en
la mente del mismo ideas distintas.”