MARCAS
DISTINTIVIDAD
COMO ELEMENTOS ESENCIAL
“2.1.
De las marcas.
El
artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos menciona que marca es
cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o
servicios de una persona de los de otra, por considerarse estos suficientemente
distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se
apliquen frente a los de su misma especie o clase.
En tal sentido,
es elemento esencial de una marca la distintividad; es decir, la capacidad del
signo o signos para distinguir un producto o servicio de otro idéntico, similar
o diferente, según se trate, aludiendo a las características intrínsecas o
extrínsecas de estos. De esta manera, el objeto primordial de una marca y su
registro es la plena y real distinción entre productos y servicios de
diferentes sujetos."
PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR SI UNA MARCA A REGISTRAR
INCURRE EN ALGUNA DE LAS PROHIBICIONES DE LEY
“Con el fin de
mantener un nivel de control con respecto a la distinción de las marcas
inscritas y las sujetas a inscripción, el legislador estableció, por medio del
artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, un procedimiento
para verificar si una marca a registrar incurre en alguna de las prohibiciones
de los artículos 8 y 9 de la citada ley. Tales disposiciones regulan las marcas
inadmisibles por razones intrínsecas y las marcas inadmisibles por
derechos de terceros. Con el examen en referencia se pretende que la
entidad que califica el signo o los signos presentados verifique, de acuerdo
con las prohibiciones legales, si es viable o no el registro de una marca,
tomando en cuenta la totalidad de marcas que al momento de la presentación
existen o se encuentren en proceso de inscripción.
No obstante, la
calificación realizada por la Administración no es definitiva, pues no impide,
de acuerdo con el artículo 16 de la misma ley, la oposición contra la marca en
proceso de registro por un tercero (como sucedió en el presente caso), alegando
cualquiera de las prohibiciones enmarcadas en los mencionados artículos.”
VERBOS RECTORES
“La
premisa principal de la que parten las letras a), b), d), e) y del artículo 9
de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos es la semejanza, similitud e
imitación. Dichos verbos rectores son conceptos jurídicos indeterminados y
se refiere a esferas de realidad cuyos límites no aparecen bien precisados,
situación que por su naturaleza no admite una determinación rigurosa, pero que,
presentada en los casos concretos, debe ser analizada.
En virtud de lo
anterior, la marca se define como aquel signo que distingue un producto de otro
o un servicio de otro. Las funciones que la misma tiene están relacionadas con
la aptitud para identificar y distinguir productos o servicios producidos o
comercializados por una sociedad de otros idénticos o similares, a fin de que
el consumidor o usuario los identifique, valore, diferencie y seleccione, sin
riesgo de confusión o error acerca del origen y la calidad de la mercancía. La
determinación de cuándo existe semejanza entre una marca y otra admite una
única solución justa, cuya potestad la ley otorga a la Administración, que es
judicialmente revisable.
El ejercicio de
tal potestad supone para la Administración una labor cognoscitiva e
interpretativa de la ley en su aplicación al caso concreto, a fin de determinar
si el último reducto del concepto «semejanza» tiene aplicación en el supuesto
que se le presenta.”
NOTORIEDAD ES
UN GRADO SUPERIOR AL QUE POCAS DE ESTAS LLEGAN, IMPLICA UN NIVEL DE ACEPTACIÓN POR PARTE
DEL PÚBLICO QUE SÓLO ES CONSECUENCIA DEL ÉXITO QUE HA TENIDO EL PRODUCTO O
SERVICIO QUE LAS MISMAS DISTINGUEN
“Acorde con el
caso, la notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una
aspiración que los titulares marcarlos siempre tienen. El lograr esa condición
implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia
del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen. En
tal sentido, no se podrá concluir que una marca o signo nace con tal condición.
La determinación
del sector idóneo del público consumidor de una marca notoria es importante por
cuanto permite conocer si una marca es en realidad conocida por el tipo de
consumidor al que va dirigido el producto.”
CRITERIOS PARA LA DETERMINAR SU NOTORIEDAD
“Doctrinariamente,
se verifican los criterios para la determinación de la notoriedad de una marca:
i) el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector
pertinente del público; ii) la duración, la magnitud y el alcance
geográfico de cualquier utilización de la marca —principio de territorialidad—;
iii) la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier
promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la
presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que
se aplique la marca —principio de territorialidad—; iv) la duración y el
alcance geográfico de cualquier registro, o cualquier solicitud de registro, de
la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la
marca; y) la constancia del satisfactorio ejercicio de los derechos sobre la
marca, en particular, la medida en que la marca haya sido declarada como
notoriamente conocida por autoridades competentes; vi) el valor asociado a la
marca; y, vii) el volumen de ventas o cuota de mercado.”
CONDICIÓN DE NOTORIEDAD DEBE SER DEMOSTRADA POR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN
“Para
adquirir la calidad de notoriedad se debe probar tal condición para que la
protección reforzada de la que gozan surta plenos efectos. En tal sentido, la
carga de demostrar dicha calificación es de quien la alega. En nuestra
legislación no se regula procedimiento alguno para declarar la notoriedad de
una marca o signo, por lo que, tal condición debe ser demostrada por medio del
procedimiento de oposición de un signo o marca, en el cual se demuestre la
notoriedad por medio de los parámetros antes establecidos.
La
letra d) del artículo 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos
establece la protección respecto de las marcas notoriamente conocidas. «No
podrá ser registrado ni usado como marca o como elemento de ella, un signo
cuando ello afecte a algún derecho de tercero, en los siguientes casos: d) Si
el signo constituyera una reproducción, imitación, traducción o transcripción,
total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido, perteneciente a
un tercero, cuando su uso fuera susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación
con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, con
relación a cualquier producto o servicio aunque no sea idéntico o similar a
aquellos identificados por el signo distintivo notoriamente conocido, siempre y
cuando exista una conexión entre dichos bienes y servicios».
En el presente
caso, la oposición interpuesta por PEPE (UK) LIMITED argumentó que la marca
PEPE es una marca famosa, es decir, un signo distintivo que es conocido por el
público en general, en el país o fuera de él. Bajo esa línea, el registrador
calificó a PEPE como una marca notoria y no famosa, calificación que a su vez
merece una calidad superior de protección frente a la inscripción de una marca
que ampare los mismos productos que la marca notoria.
El Registrador
de la Propiedad Industrial denotó la cualidad de notaria de la marca PEPE JEANS
basándose en la documentación agregada por la sociedad opositora, la cual
consistía en fotocopias de impresión de la pagina web htpp://www.pepejeans.com/aw05
site/spanish/spanish.html, fotocopias ilegibles y simples de facturas de
importación de productos PEPE por parte de una sociedad salvadoreña, detalles
de inscripción en otros países de la marca PEPE JEANS LONDON y PEPE JEANS y,
finalmente, una fotocopia simple de un reportaje plasmado el veintisiete de
diciembre de dos mil cinco en la página web http ://www. el-mundo-e s/magazine/m12/textos/bolsas1.html.
La notoriedad
interpretada por las autoridades demandadas no se apegó al principio
territorial del cual gozan las marcas notoriamente conocidas, debido a que la
documentación con la cual se pretende demostrar la notoriedad de la marca PEPE
no se circunscribe toda a nuestro país, folios 28 al 65 del expediente
administrativo que tramitó el Registro demandado. Además, las fotocopias de las
facturas presentadas son ilegibles y no acreditan la eficaz importación del
producto con la marca PEPE. En tal sentido, con dicha documentación no se puede
colegir que la marca opositora goza de la calidad de notoriamente conocida en El
Salvador, ni mucho menos famosa, como lo argumento PEPE (UK) LIMITED.
Es de notar la
importancia de internet como un medio de comunicación y difusión, el cual es
una herramienta que agiliza el conocimiento, para el presente caso, de una
marca o un distintivo. Con ello, se reconoce que la información de la web es un
elemento práctico y óptimo para la comprobación de hechos, registros e incluso
la difusión de noticias, eventos y publicidad. Siendo actualmente un canal de
comunicación esencial en cualquier parte del mundo. En tal sentido, por medio
de dicha herramienta se puede constatar, en el caso de autos, la notoriedad de
la marca opositora —PEPE—; sin embargo, la simple enunciación de la
investigación por internet no puede ser considerada objetivamente útil para
comprobar dicha situación. Siendo necesario que se relacione la fuente de la
cual se coligió lo anterior, es decir, las páginas web utilizadas, la
verificación de certificados de las mismas, para denotar la veracidad de lo
utilizado.
En el presente caso, la Dirección demandada, de acuerdo
con la documentación agregada por la sociedad opositora y una investigación
personal por internet, dedujo la notoriedad de la marca PEPE. No obstante,
faltó establecer, con la mención de las páginas web investigadas y la
procedencia de las mismas, la notoriedad de la marca; en tal sentido, dicha
investigación no puede ser considerada como insumo para la obtención de la
cualidad pretendida por PEPE (UK) LIMITED. Siendo que no se comprobó la
notoriedad en El Salvador de la marca PEPE, por ende, no goza de la protección
especial de una marca notoriamente conocida.”
PRINCIPIOS O REGLAS PARA ANALIZAR
LA SEMEJANZA ENTRE MARCAS
“2.3. Análisis de semejanza gráfica, fonética e
ideológica.
La doctrina
sobre la apreciación de la semejanza proporciona principios o reglas para
realizar tal comparación, tales como: a) la semejanza hay que apreciarla
considerando la marca en su conjunto; b) la imitación debe apreciarse por
imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una
al lado de la otra; y, c) debe, además, apreciarse suponiendo que la confusión
puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio,
y que preste la atención común y ordinaria.
Acorde con estas
reglas, de particular importancia en el caso que se analiza, se afirma que para
calificar la semejanza debe tenerse en cuenta que la marca, como un todo, la
imprime en la mente del consumidor; y para decidir si dos marcas pueden ser
confundidas, es preciso juzgar ante todo la impresión de conjunto que los
distintivos comerciales dejan después de una revisión superficial. Es así
que, en términos generales, la marca debe apreciarse sin particularizar en las
diferencias que pudieran ofrecer sus distintivos, aspectos o detalles considerados
de manera aislada o separada, sino atendiendo a la semejanza que resulte de su
examen global, para determinar los elementos primordiales que le dan su propio
carácter distintivo.
Con la finalidad
de determinar si dos marcas son semejantes entre sí, es necesario realizar un
análisis comparativo en los aspectos gráfico, fonético e ideológico. Con estos
antecedentes, a efecto de controlar la legalidad de las resoluciones
impugnadas, esta Sala realizará un examen de ambas marcas, bajo los parámetros
establecidos en la ley, y podrá, de esa forma, fijar la existencia o no de la
semejanza entre las marcas P PEPE JEANS REVOLUTION y diseño y PEPE, y verificar
si los productos que amparan ambas marcas son iguales.
Previo a la
realización de los análisis respectivos es necesario aclarar que la palabra
JEANS indica la naturaleza del producto, en tal sentido, no puede ser
considerado exclusivo de la marca PEPE JEANS y, por ende, el análisis deberá
circunscribirse a las semejanzas entre las marcas P PEPE JEANS REVOLUTION y
diseño y PEPE.”
ASPECTOS
GRÁFICOS Y DECORATIVOS DEBEN SER SUFICIENTEMENTE DISTINTIVOS PARA EVITAR LA
CONFUSIÓN EN EL CONSUMIDOR MEDIO
“Análisis Gráfico
El doctrinario
argentino Jorge Otamendi, en su obra Derecho de Marcas, asevera que: «la
confusión visual o gráfica es la confusión causada por la identidad o similitud
de los signos, sean estos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier
otro, por su simple observación (...) la confusión visual puede ser causada por
semejanzas ortográficas o gráficas». Derecho de Marcas, Abeledo Perrot,
3ª edición, Buenos Aires, 1999, pág. 173-174.
La similitud
visual ortográfica se presenta cuando coinciden las letras en los nombres
comerciales en confrontación, influye la secuencia de vocales, la longitud y
cantidad de sílabas, las radicales o terminaciones comunes. Debe decirse que la
apreciación de una marca, como un todo, significa que la persona que la aprecia
debe imponerse de ella al verla junto a otras marcas, sin compararlas, y sin
particularizar las diferencias que entre ellas existan, de manera que la
impresión de conjunto que queda en su mente sea determinante para no confundirla
con otra.
Para el caso,
las marcas a cotejar son: a) P PEPE JEANS REVOLUTION y diseño, y b) PEPE. Según
se aprecia, las dos coinciden en la palabra PEPE, pero se encuentran escritos
de forma diferente, los colores y la forma que presentan son evidentemente
distintos, aunado que la marca P PEPE JEANS REVOLUTION y diseño tiene una
presentación mixta. Consecuentemente, de la apreciación de ambas marcas, el
impacto que producen, de conformidad a sus aspectos gráficos y decorativos, es
suficientemente distintivo para evitar la confusión en el consumidor medio. En
el mismo orden de ideas, la doctrina expone que no debe juzgarse la posibilidad
de confusión con referencia a la figura en sí misma, prescindiendo de la
forma en que está representada; así, una figura puede coincidir con otra, pero
debe apreciarse si concurren especiales características que excluyan una
posible confusión. Por simple inspección se puede concluir que, bajo el
análisis gráfico efectuado, ambas marcas se diferencian.”
CONFUSIÓN FONÉTICA O AUDITIVA SE PRODUCE CUANDO LA
PRONUNCIACIÓN DE LAS PALABRAS QUE LA CONFORMAN TIENEN UNA FONÉTICA SIMILAR
“Análisis Fonético
La confusión
fonética o auditiva se produce cuando la pronunciación de las palabras que
conforman la marca o distintivo tiene una fonética similar. Las marcas en
cuestión poseen una palabra común. Pero tienen una pronunciación y vocalización
diferente P PEPE JEANS REVOLUTION y PEPE. En atención a lo anterior, debe
concluirse que existe una diferencia fonética necesaria entre ambas marcas
comerciales que no genera confusión auditiva.”
AUSENCIA DE
LAS ILEGALIDADES ARGÜIDAS AL NO EXISTIR SEMEJANZA QUE INDUZCA AL ERROR AL PÚBLICO
CONSUMIDOR MEDIO RESPECTO DE LA MARCA A INSCRIBIR Y LA QUE PRESENTA OPOSICIÓN
“Análisis Ideológico
La confusión de
naturaleza ideológica o conceptual es la que deviene del parecido contenido
conceptual de las marcas o distintivos, al respecto Jorge Otamendi señala lo
siguiente: «Es la representación o evocación a una misma cosa, característica o
idea que impide al consumidor distinguir una de otra». En el presente caso,
ambas marcas amparan productos de la misma naturaleza, sin embargo no evocan
una idea o característica especial, por lo que no es posible efectuar el
análisis ideológico de las mismas y, por ende, plasmar la similitud ideológica
entre las marcas cotejadas.
Es así que en
términos generales la marca P PEPE JEANS REVOLUTION y diseño debe apreciarse
sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintivos,
aspectos o detalles considerados de manera aislada o separada, sino atendiendo
a la semejanza que resulte de su examen global, para determinar los elementos
primordiales que le dan su propio carácter distintivo. En conclusión, no existe
semejanza que induzca al error al público consumidor medio respecto de las
marcas PEPE y P PEPE JEANS REVOLUTION y diseño.”