REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,
DEPARTAMENTO DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS
REGISTRO
AUTOMÁTICO DE UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN A FAVOR DE UN PAÍS, CUANDO YA EXISTE
DICHA DENOMINACIÓN A FAVOR DE OTRO PAÍS, ACARREA NULIDAD DE PLENO DERECHO
"5. DE LO ACONTECIDO EN SEDE
ADMINISTRATIVA.
Consta en el expediente administrativo número
2002026662, lo siguiente:
a) Que el día diecisiete de julio del año dos
mil dos, la República de Perú, por medio de su apoderado especial doctor
Roberto Romero Pineda, inició diligencias para registrar a su nombre la
denominación de origen PISCO. (Folio […]).
b) Con
fecha tres de diciembre del año dos mil tres, la licenciada Morena Guadalupe
Zavaleta Nova, actuando como gestor oficioso de la República de Chile,
interpuso oposición al registro de la denominación de origen PISCO, que
pretendía registrar la República de Perú. (Folio […]).
c) Por
medio de la resolución de las dieciséis horas y treinta y seis minutos del día
diez de junio de dos mil cuatro, la Dirección de Propiedad Intelectual,
Registro de la Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos
Distintivos, rechazó la oposición presentada por la República de Chile. (Folio
[…]).
d) Por
medio de la resolución de las quince horas y doce minutos del día primero de
julio de dos mil cinco, la Dirección de Propiedad Intelectual, Registro de la
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos,
concedió el registro de la denominación de origen PISCO, a favor de la
República de Perú, sin perjuicio de los derechos que sobre esa denominación de
origen le correspondan a la República de Chile, de conformidad al Tratado de
Libre Comercio celebrado entre ésta República y Centroamérica y demás Leyes
aplicables. (Folio […]).
Consta
en el expediente administrativo número 2004041973, lo siguiente:
a) Que
el día veinte de julio del ario dos mil cuatro, la República de Chile, por
medio de su apoderada especial licenciada Morena Guadalupe Zavaleta Nova,
inició diligencias para registrar a su nombre la denominación de origen PISCO.
(Folio […]).
b) Con
fecha siete de enero del ario dos mil cinco, el doctor Roberto Romero Pineda,
actuando como apoderado especial de la República de Perú, interpuso oposición
al registro de la denominación de origen PISCO, que pretendía registrar la
República de Chile. (Folio […]).
c) Por
medio de la resolución de las diez horas y treinta y ocho minutos del día seis
de marzo de dos mil seis, la Dirección de Propiedad Intelectual, Registro de la
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos,
rechazó la oposición presentada por la República de Perú. (Folio […]).
d) Por
medio de la resolución de las siete horas y cincuenta y cinco minutos del día
tres de julio de dos mil siete, la Dirección de Propiedad Intelectual, confirmó
la resolución por medio de la cual se rechazó la oposición presentada a nombre
de la República de Perú. (Folio […]).
e) Por
medio de la resolución de las dieciséis horas y un minuto del día dieciséis de
enero de dos mil ocho, la Dirección de Propiedad Intelectual, Registro de la
Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos,
inscribió a favor de la República de Chile, la denominación de origen,
consistente en la expresión "PISCO". (Folio […]).
6.
DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN.
Al
delimitar conceptualmente la figura de denominación de origen, debemos partir
señalando que se trata de un signo distintivo, es decir, un elemento que -al
igual que la marca, nombre comercial, entre otros-, es utilizado por los empresarios
en el tráfico mercantil.
La
peculiaridad de la denominación de origen frente a los demás signos
distintivos, está en que a) se trata de un signo distintivo que
incluye en su conformación el nombre de un lugar geográfico, y b) que se aplica a aquellos productos que
tienen características especiales debidas precisamente al hecho de haber sido
extraídos o producidos en ese lugar geográfico.
En el
caso de la denominación de origen estamos frente a un signo distintivo que
refleja la estrecha conexión que existe entre el producto y el lugar geográfico
de producción o extracción; conexión que está dada por el hecho de que las
características del producto se deben esencialmente al lugar de producción o
extracción, y por ello a su vez, el nombre del lugar geográfico
correspondiente, es utilizado para designar al producto.
Se
puede advertir además que no todo signo que incluya el nombre de un lugar
geográfico puede ser considerado como denominación de origen. Se tiene que
presentar como requisito inexcusable el vínculo ya señalado, entre el producto
y el referido lugar geográfico.
Ahora
bien, no se debe olvidar que, como en el caso de los demás signos distintivos
estamos frente a una figura cuya delimitación conceptual y alcances están
definidos legalmente. En el caso que nos ocupa, a continuación se explicara cómo
está regulada la figura de la denominación de origen en la normativa vigente en
El Salvador.
Definición
y elementos.
En el
artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos se establece la
definición de denominación de origen así: "Una
indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región
o de un lugar determinado, usada para designar un producto originario de ellos,
cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio
geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y los
factores humanos; también se consideran como denominación de origen la
constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un
lugar determinado, se refiere a un área geográfica determinada cuando es usada
en relación con productos originarios de tal área".
De la
norma citada podemos extraer cuáles son los elementos para que, según nuestra
legislación, se configure una denominación de origen. Estos elementos son:
- Lugar
geográfico.
El
signo que pretenda ser protegido como denominación de origen debe incluir en su
conformación el nombre de un lugar geográfico. El legislador, sin embargo, es
flexible al señalar que este nombre puede ser el que corresponde según la
cartografía nacional del país del que se trate, o el nombre que sin ser el
oficial es utilizado para referirse a un lugar determinado.
Cabe
notar además que, nuestra legislación incluye la posibilidad de que la
denominación de origen esté conformada por el nombre de un país, y no sólo por
el nombre de una región o área al interior del país.
- El
nombre geográfico es utilizado para identificar un producto.
La
denominación de origen es un signo distintivo que identifica productos, a
diferencia de los demás signos distintivos que pueden estar referidos tanto a
productos, como a servicios.
Resulta
pertinente precisar además que, según la legislación vigente en nuestro país,
la denominación de origen puede ser aplicada a cualquier tipo de productos. A
lo señalado cabe agregar que para hablar de una denominación de origen, el
producto en cuestión debe ser conocido o designado con el nombre del lugar
geográfico de extracción o producción. Es decir, se debe acreditar que en el
tráfico mercantil del sector correspondiente, el nombre del lugar geográfico se
emplea para designar ese producto.
- El
producto tiene características especiales que se deben a la zona.
Ahora
bien, no basta con que el nombre del lugar geográfico se utilice para hacer
referencia al producto, sino que además se debe verificar que el producto en
cuestión tiene características especiales que lo diferencian de los demás de su
especie; y que estas características se deben "exclusiva o
esencialmente" a esa zona geográfica —incluidos factores naturales y humanos-
de la cual se extraen, cultivan o producen.
Es
decir el producto que identifica la denominación de origen debe ser un producto
único, con características no susceptibles de ser replicadas si el producto se
extrajera o produjera en otro lugar.
Así,
podemos concluir que para establecer si estamos, o no, frente a una posible
denominación de origen, no basta con que el producto sea conocido o designado
con el nombre de un lugar geográfico, sino que debe existir un vínculo estrecho
entre el producto y el lugar geográfico.
7.
SOBRE LA VIOLACION AL DEBIDO PROCESO, AL APLICAR ERRONEAMENTE EL ARTÍCULO 3.12
DEL TRATADO DE LIBRE COMERICO ENTRE CENTROAMERICA Y CHILE Y DE LA FALTA DE
APLICACIÓN DE LOS ARTICULOS 9, 14 Y 70 DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS
DISTINTIVOS.
a)
Sobre el Debido Proceso.
En cuanto al Debido Proceso, éste es entendido
como un conjunto de principios o garantías inherentes a todo ser humano, a
efecto de ser juzgado por un juez natural y competente, mediante la
sustanciación de un procedimiento preestablecido por la Ley, el cual debe ser
público y en el que tiene derecho a exponer sus razones, las cuales deben ser
oídas a efecto de obtener una legal y justa aplicación del derecho. Esta Sala
ha expresado en repetidas ocasiones que, en sede administrativa el debido
proceso se enfoca primariamente, en el derecho a ser oído durante el
procedimiento administrativo. El debido proceso se presenta cuando los
administrados plantean sus argumentos de descargo, tienen oportunidad de
probarlos y, posteriormente, son retornados por la Administración Pública, la
cual en el acto administrativo debe hacer palpable el juicio lógico que
fundamenta el mismo.
El
Debido Proceso ha sido entendido como un proceso en el que se respetan a las
partes todos los derechos de naturaleza procesal constitucional que le asisten,
entre los que destacan el Derecho de Audiencia, la Igualdad Procesal y la
Presunción de Inocencia. Para considerar la existencia del Debido Proceso, es
necesario que éste haya sido sustanciado conforme a la Constitución y además
que se respete íntegramente el Derecho de Audiencia, ya que éste es un elemento
esencial y contigurativo para la protección de los derechos de los gobernados.
Puede decirse entonces, que existe violación del Derecho de Audiencia, cuando el
administrado no ha tenido oportunidad real de defensa, privándosele de un
derecho sin el procedimiento judicial o administrativo que lo garantice, o
cuando en el mismo no se cumple las formalidades esenciales -procesales o
procedimentales- establecidas en las leyes.
En sede
administrativa el debido proceso se enfoca en el derecho a ser oído en el
procedimiento administrativo.
b)
Artículo 3.12 del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile.
El
artículo 3.12 del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile reza
así:
1. "Cada Parte reconocerá y protegerá
las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de otra Parte, conforme
a lo dispuesto en este artículo.
2. Cada parte no permitirá la importación,
fabricación o venta de una mercancía que utilice una indicación geográfica o
denominación de origen protegida en otra Parte, a menos que haya sido elaborada
y certificada en ésta, de conformidad con su legislación aplicable a esa
mercancía.
3. Lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 sólo
producirá efectos respecto de aquellas indicaciones geográficas y
denominaciones de origen protegidas por la legislación de cada Parte que
reclama la protección y cuya definición concuerde con el párrafo I del Artículo
22 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio, que forma parte del Acuerdo sobre la OMC.
Asimismo para acceder a la protección, cada Parte deberá notificar a otra Parte
las indicaciones geográficas o denominaciones de origen que, cumpliendo con los
requisitos antes señalados, deben ser consideradas dentro del ámbito de la
protección.
4. Todo lo anterior se entenderá sin
perjuicio del reconocimiento que las Partes puedan otorgarle a las indicaciones
geográficas y denominaciones de origen homónimas que legítimamente puedan
pertenecer a un país no Parte".
De la
lectura del artículo anterior, es necesario delimitar esta nueva forma de
protección nacional para las denominaciones de origen homónimas:
1) No
se configura como una concesión que pueda ser directamente otorgada por la mera
solicitud, sino que se comporta como un sistema de excepción dentro de la
regulación nacional que prioriza en el artículo 64 de la Ley de Marcas y Otros
Signos Distintivos, un sistema represivo contra las indicaciones geográficas
falsas -incluidas las denominaciones de origen como especie de indicación
geográfica-. Tal artículo refiere lo siguiente: "Una indicación geográfica no
podrá utilizarse en el comercio con un producto o un servicio cuando tal
indicación fuese falsa o engañosa con respecto al origen geográfico del
producto o servicio, o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con
respecto del origen, procedencia, características o cualidades del producto o
servicio".
Del
mismo modo el numeral 2 del Artículo 22 del Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, establece: "En relación con las
indicaciones geográficas, los Miembros arbitrarán los medios legales para que
las partes interesadas puedan impedir: a) la utilización de cualquier medio
que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el
producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del
verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al
origen geográfico del producto; b) cualquier otra utilización que constituya un
acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10 bis del Convenio de
París (1967).
Es
decir, para la concesión de una denominación de origen que deba coexistir
homónimamente con otra, se requiere de una calificación, esto es, de una
valoración previa por parte del Registro de Propiedad Industrial, Departamento
de Marcas y Otros Signos Distintivos, para verificar que se cumplan con todos
los requisitos de forma y fondo, con el objetivo de no violentar los valores
tutelados por el artículo 64 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y
por el artículo 22 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual Relacionados con el Comercio; y que además, se da garantía de que
los "...productos interesados reciban un trato equitativo y los
consumidores no sean inducidos a error...".
Es de
la superación de ese proceso de calificación ejercido por el Registrador del
Registro de Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos
Distintivos, que deriva la legitimación de una denominación de origen para su
coexistencia con otra.
2) La
posibilidad de coexistencia en el mercado de dos denominaciones de origen
homónimas, procede si se garantiza que tal coexistencia no permitirá la
promoción de indicaciones falsas, engañosas o que en su uso puedan inducir a
confusión sobre el origen, características o cualidades de los productos;
evitando situaciones de competencia desleal entre productores, y protegiendo a
los consumidores; todo lo cual es acorde con los objetivos tutelados por el
artículo 1 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que a la letra
prescribe: "La presente
Ley tiene por objeto regular la adquisición, mantenimiento, protección,
modificación y licencias de marcas, expresiones o señales de publicidad
comercial, nombres comerciales, emblemas, indicaciones geográficas y
denominaciones de origen, así como la prohibición de la competencia desleal en
tales materias".
Es
importante destacar, que el tratado comercial entre Centroamérica - Chile, no
es un compromiso de El Salvador para la protección concreta de la denominación
"PISCO" en favor de Chile, sino un compromiso de carácter general
para la protección en El Salvador de las denominaciones de origen de ese país,
lo cual debe realizarse conforme los requisitos que exige la normativa interna
salvadoreña, tal y como lo regula el artículo 103 inciso segundo de nuestra
Constitución -norma de rango superior a los tratados- al decir: "Se
reconoce asimismo la propiedad intelectual y artística, por el tiempo y en la
forma determinados por la Ley".
Es
decir, no basta que la República de Chile haya solicitado la inscripción de la
denominación de origen "PISCO", y tampoco es suficiente que el
tratado comercial entre Centroamérica — Chile considerara la posibilidad de la
homonimia, lo que -por si solo- no es vinculante en contra de una inscripción
previa a favor de un Estado no parte, en este caso Perú.
c)
Artículos 9, 14 y 70 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.
Los
artículos en comento establecen lo siguiente:
Artículo
70.- (...) Los procedimientos relativos al examen y al registro de la
denominación de origen se regirán por las disposiciones sobre el registro de
las marcas, con la sola excepción que en este caso no se extenderá título
alguno.
Artículo
14.- El Registro examinará si la marca incurre en alguna de las prohibiciones
previstas en los Artículos 8 y 9 de la presente Ley, con base en las
informaciones y elementos a su disposición. (...).
Artículo
9.- No podrá ser registrado ni usado como marca o como elemento de ella, un
signo cuando ello afecte a algún derecho de tercero, en los siguientes casos:
a) Si
el signo fuere idéntico a una marca u otro distintivo ya registrado o en
trámite de registro a favor de un tercero desde una fecha anterior, que
distinguiera productos o servicios comprendidos en una misma clase. (...).
Alega
la parte actora que las autoridades demandadas no aplicaron los artículos 9, 14
y 70 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; lo que fue confirmado de
algún modo por las autoridades demandadas (folio [...] del expediente
judicial), al decir que el artículo 70 en comento se refiere a la forma en que
debe realizarse, más no a las prohibiciones que deben aplicarse. Además las
autoridades demandadas expresaron que la base o fundamento para registrar la
denominación de origen PISCO a favor de la República de Chile era el Tratado de
Libre Comercio entre Centroamérica y Chile.
Como ya
se estableció, en el literal anterior, el registro de la denominación de origen
PISCO a favor de la República de Chile, no debió operar automáticamente,
teniendo en cuenta que esa denominación de origen ya había sido registrada con
anterioridad a favor de la República de Perú, por lo que el Registrador tuvo
que haber aplicado el artículo 70 de la Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos y por ende los artículos 14 y 9 de la misma Ley.
Con la
incorporación de la posibilidad de protección en los casos de homonimia de
denominaciones de origen, lo que existe a partir de la entrada en vigencia del
Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile, es una ampliación de la
protección de tales signos, donde, tomando en cuenta el compromiso que adquirió
El Salvador desde que suscribió el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, se debe de decidir en
beneficio de los consumidores -tutelando el principio de libre elección-, y de
los productores -manteniendo la protección en contra de usos ilegales y falsos
de denominaciones de origen, así como de situaciones de competencia desleal-,
ampliar el acceso a otros tipo de indicaciones geográficas que en un ámbito de
legalidad y libre competencia garanticen el fortalecimiento y transparencia del
mercado.
CONCLUSIÓN.
En
conclusión y siguiendo con el anterior orden de ideas, el Registrador no debió
registrar de manera automática la denominación de origen PISCO a favor de la
República de Chile, debido a que ya existía esta denominación registrada a
favor de la República de Perú, y al reconocer a ambas Repúblicas la misma
denominación de origen, el Registrador está creando una situación que es
atentatoria para ambas, ya que, como ya ha quedado claro, en la situación
actual no se están creando las condiciones para que los consumidores no sean
inducidos a error y los productores sean tratados equitativamente,
transgrediendo lo establecido en los artículos 3.12 del Tratado de Libre
Comercio entre Centroamérica y Chile y en los artículos 9, 14 y 70 de la Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el derecho al debido proceso
contemplado en el artículo 11 de la Constitución de la República. Por lo que,
los actos administrativos emitidos por el Registro de la Propiedad Industrial,
Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos, de la Dirección de Propiedad
Intelectual, mediante los cuales se rechazó la oposición presentada por la República
de Perú y se concedió a la República de Chile la denominación de origen de la
palabra PISCO, son nulas de pleno derecho.
Habiéndose
establecido la nulidad de pleno derecho de los actos impugnados por las razones
apuntadas, resulta inoficioso entrar a conocer los demás puntos alegados por la
parte demandante, pues en nada variaría el resultado de la presente sentencia.
8.
MEDIDA PARA REESTABLECER EL DERECHO VIOLADO.
Reconocida
por esta Sala la existencia de un agravio en la esfera jurídica de la parte actora,
la consecuencia natural y lógica es la de reparar el daño, restaurando las
cosas al estado en que se encontraban hasta antes de la emisión de la
resolución pronunciada a las diez horas treinta y ocho minutos del seis de
marzo de dos mil seis, emitida por el Registro de la Propiedad Industrial,
Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos, Dirección de Propiedad
Intelectual, mediante la cual rechazó la oposición presentada por la República
de Perú, contra la inscripción de la denominación de origen de la palabra
PISCO, solicitada por la República de Chile. Además es necesario dejar claro,
que debido a la posibilidad de protección en los casos de homonimia de
denominaciones de origen, el funcionario al que se le solicite deberá de
garantizar que tal coexistencia no permita la promoción de indicaciones falsas,
engañosas o que en su uso puedan inducir confusión sobre el origen,
características o cualidades de los productos; evitando situaciones de
competencia desleal entre productores, y protegiendo a los consumidores.”