INSCRIPCIÓN DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

TÉRMINO SEMEJANZA, ES UN CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO AL QUE HAY QUE DOTAR DE CONTENIDO EN EL MOMENTO DE EVALUAR DOS NOMBRES COMERCIALES O UNA MARCA, O DE CUANDO LOS PRODUCTOS, MERCANCÍAS O SERVICIOS SON SIMILARES A OTROS

“d) Control de Conceptos Jurídicos Indeterminados.

En el procedimiento de calificación de novedad de una marca, la ley prescribe que el registrador debe abstenerse de inscribir una marca cuando sea semejante a otra y genere confusión, previamente inscrita.

El término "semejanza" es un concepto jurídico indeterminado, porque los límites del referido vocablo no se encuentran delimitados por el ordenamiento jurídico.

Los doctrinarios Eduardo García de Enterria y Tomas Ramón Fernández, en su obra Curso de Derecho Administrativo, al tratar el tema de los conceptos jurídicos indeterminados expresan que: "por su referencia a la realidad, los conceptos utilizados por las leyes pueden ser determinados o indeterminados. Los conceptos utilizados por las leyes pueden ser determinados o indeterminados. Los conceptos determinados delimitan el ámbito de realidad al que se refieren de una manera precisa e inequívoca; en cambio, con la técnica del concepto jurídico indeterminado la ley refiere una esfera de realidad cuyos límites no aparecen bien precisados en su enunciado, no obstante lo cual es claro que se intenta delimitar un supuesto concreto. La Ley no determina con exactitud los límites de esos conceptos porque se trata de conceptos que no admiten una cuantificación o determinación rigurosa, pero en todo caso es manifiesto que se está refiriendo a un supuesto de la realidad que, no obstante la indeterminación del concepto, admite ser precisado en el momento de la aplicación. Pero al estar refriéndose a supuestos concretos y no a vaguedades imprecisas o contradictorias, es claro que la aplicación de tales conceptos o la calificación de circunstancias concretas no admite más que una solución a diferencia de la potestad discrecional, en el ámbito de los conceptos jurídicos indeterminados solo una única solución será la justa, con exclusión de toda. -Siendo la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados un caso de aplicación e interpretación de la Ley que ha creado el concepto, el juez puede fiscalizar sin esfuerzo alguno tal aplicación, valorando si la situación a que con ella se ha llegado es la única solución justa que la ley permite (....)".

En relación a los conceptos empleados en las disposiciones transcritas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, esta Sala ha manifestado que: "el termino IDENTICO delimita de una manera precisa e inequívoca al área de la realidad a que hace referencia (...) por su parte los conceptos SEMEJANTES Y SIMILARES, se refieren a esferas de realidad cuyos límites no aparecen bien precisados en su enunciado, situaciones que por su naturaleza no admiten una determinación rigurosa, pero que, presentadas en los casos concretos, deben ser analizadas al margen de la discrecionalidad para establecer su concurrencia; es decir, encajan en la categoría de conceptos jurídicos indeterminados a que se ha hecho referencia. En virtud de lo anterior, la determinación de cuando existe semejanza entre dos nombres comerciales o una marca, o de cuando los productos, mercancías o servicios son similares a otros, admite una única solución justa, para cuya determinación la ley otorga una potestad a la Administración, que como se ha señalado es juridicialmente revisable. El ejercicio de tal potestad supone para la Administración una labor cognoscitiva e interpretativa de la Ley en su aplicación en el supuesto que se le presenta" (Sentencia dictada a las catorce horas veintisiete minutos del veintidós de julio de mil novecientos noventa y nueve, referencia 80-R-96).

De acuerdo al artículo 9 literales b), d) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos la semejanza entre dos marcas puede ser gráfica, fonética o ideológica. Este artículo pretende evitar la utilización de marcas que creen confusión en los consumidores particulares.”

REGLAS PARA REALIZAR LA COMPARACIÓN DE SEMEJANZA GRÁFICA, FONÉTICA O IDEOLÓGICA DE LA MARCA A INSCRIBIR CON AQUELLA QUE PRESENTA OPOSICIÓN

“e) Sobre la doctrina de la apreciación de la semejanza.

La doctrina sobre la apreciación de la semejanza nos dota de principios o reglas para su apreciación. La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto; la imitación debe apreciarse por imposición, es decir viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una al lado de la otra, y debe además apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria.

Acorde a estas reglas, de particular importancia en su aplicación en el caso que se analiza, se afirma que para calificar la semejanza debe tenerse en cuenta que es la marca como un todo la que se imprime en la mente del consumidor; y para decidir si dos marcas pueden ser confundidas, es preciso juzgar ante todo la impresión de conjunto que los distintivos comerciales dejan después de una revisión superficial.

Es así que en términos generales la marca debe apreciarse sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintivos, aspectos o detalles considerados de manera aislada o separada, sino atendiendo a la semejanza que resulte de su examen global, para determinar los elementos primordiales que le dan su propio carácter distintivo.

A continuación, se procederá a realizar, conforme a los parámetros anteriores, si existe semejanza entre la marca RED BULL y la marca PINTO y DISEÑO.

e.1. ANÁLISIS GRÁFICO.

En el presente caso, de la revisión gráfica, y del expediente administrativo, realizando un análisis en la forma antes señalada entre las marcas RED BULL y PINTO y DISEÑO, como un todo único, se advierte que en sus características existen diferencias.

Para el caso, su impresión visual RED BULL y PINTO y DISEÑO se encuentran escritos de forma diferente, los colores y la forma que presentan son evidentemente distintos, aunado que la marca PINTO y DISEÑO tiene una presentación mixta. Consecuentemente, de la apreciación de ambas marcas, el impacto que producen de conformidad a sus aspectos gráficos y decorativos, son suficientemente distintivos para evitar la confusión en el consumidor medio.

En el mismo orden de ideas, la doctrina expone que no debe juzgarse la posibilidad de confusión con referencia a la figura en sí misma, prescindiendo de la forma en que está representada; así, una figura puede coincidir con otra, pero debe apreciarse si concurren especiales características que excluyan una posible confusión.

En este sentido este Tribunal no comparte el criterio de la autoridad demandada cuando establece que ambas marcas son proclives de confundir al consumidor medio, ya que no existe diferencia gráfica y fonética. Por consiguiente su impresión grafica como un todo si puede provocar error en el consumidor medianamente inteligente.

e.2. ANALISIS FONÉTICO.

La sociedad demandante establece que los elementos comunes entre ambas marcas no pueden inducir a un error o confusión en el público consumidor, pues la marca PINTO y DISEÑO no es idéntica a la marca inscrita RED BULL que es propiedad de la sociedad Red Bull GmbH. Pero al realizar una vocalización de ambas marcas, se puede determinar que su sonido es diferente, ya que la palabra difiere en su sonido global así: RED BULL y PINTO, esta última termina de forma totalmente distinta, tienen una pronunciación y vocalización diferente. Aun fonéticamente no son coincidentes con la marca ya inscrita (RED BULL), su especial pronunciación resalta el carácter diferenciador entre las mismas.

Cierto es que la marca PINTO y diseño que se pretendía inscribir es evidentemente conforme las letras de la marca ya inscrita RED BULL, sobre los parámetros de apreciación antes mencionados, esta Sala ha expresado que si dos términos que totalmente son diferentes en la parte inicial o como radical, habrá que determinar si ese elemento común es verdaderamente significativo, al grado de generar confusión. Al respecto, se constata que tal semejanza no es determinante para la generación de confusión, ya que existen más elementos gráficos -como se determinó con anterioridad- que resaltan la magnitud de la diferenciación, que hacen a las marcas desiguales.

Por consiguiente, se establece, en base a las anteriores consideraciones, que no existe semejanza fonética tal, que pueda inducir a error, entre las marcas en estudio.

e.3. ANALISIS IDEOLÓGICO.

Finalmente, sobre la similitud ideológica, entendida como la expresión de un mismo concepto o idea, la argumentación central de la autoridad demandada radica en que entre ambas marcas guarda similitud ya que ambos distintivos utilizan la figura de un toro en un caso y de dos en otro. No existe semejanza ya que como podemos constatar que RED BULL se encuentra en idioma inglés y que por lo tanto el consumidor medio quien por lo general no habla inglés. Y que el distintivo PINTO y Diseño, vaya acompañado de una figura de un toro, no por ello puede decirse que la marca es TORO PINTO. Es una palabra de fantasía. Entre las marcas RED BULL y PINTO y DISEÑO, no hay duda alguna que son totalmente diferentes entre sí.

En tal sentido resulta imposible efectuar un análisis ideológico de las mismas, y por consiguiente, no se puede plasmar similitud ideológica entre las marcas cotejadas.

De todo lo relacionado anteriormente se concluye que en el caso de estudio se efectuó una correcta particularización del término semejanza, quedando demostrado que entre las marcas RED BULL y PINTO y DISEÑO no existe semejanza tal que pueda inducir en error al público consumidor medio, por lo que, respecto de este punto, se afirma que no existe la ilegalidad señalada por la sociedad Red Bull GmbH, en consecuencia, no se ha violentado lo prescrito en el artículo 9 literales b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que estas disposiciones establecen una esfera de protección para las marcas que se encuentren inscritas o en trámite y que exista similitud en los parámetros indicados en ellos.

Establecido en los párrafos procedentes que no hay semejanza fonética, grafica ni ideología tal como lo señala la Directora del Registro de la Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros, en la resolución objeto de estudio de esta Sentencia, se determina que no se ha violentado lo establecido en el artículo relacionado.

Es así que en términos generales la marca RED BULL y PINTO y DISEÑO debe apreciarse sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintivos, aspectos o detalles considerados de manera aislada o separada, sino atendiendo a la semejanza que resulte de su examen global, para determinar los elementos primordiales que le dan a su propio carácter distintivo.”

SEMEJANZA DE UNA MARCA DEBE APRECIARSE SIN PARTICULARIZAR EN LAS DIFERENCIAS QUE PUDIERAN OFRECER SUS DISTINTIVOS, ASPECTOS O DETALLES CONSIDERADOS DE MANERA AISLADA O SEPARADA, SINO ATENDIENDO A LA SEMEJANZA QUE RESULTE DE SU EXAMEN GLOBAL

“i) De la marca PINTO y DISEÑO.

En el presente caso la marca que se pretende registrar por el señor Rogelio Alberto Gallardo Solís es PINTO y DISEÑO.

Según Diccionario de la Lengua Española - Real Academia Española- El significado de Pinto es estar medio borracho. Estar indeciso, vacilante. Dicho de animales y cosas, de diversos colores.

La palabra RED BULL en idioma ingles significa TORO ROJO.

Partiendo del análisis de las palabras que conforman la marca que se pretende registrar se comprueba que está conformada por términos comunes y descriptivos de los productos que se pretende amparar para la clase 33 de la clasificación Internacional de marcas. Se entiende que, la marca es descriptiva de una especie de bebidas.

En el orden expuesto de razonamientos debe entenderse que el señor Rogelio Alberto Gallardo Solís, no es la única persona que distribuye productos que ampara la clase 33, sino que también, hay muchas empresas que comercializan esos productos y en base a la libre competencia que impera en nuestro ordenamiento jurídico consecuentemente, no se puede otorgar exclusividad a una marca que por esencia es de carácter descriptiva.

El hecho está que no se puede otorgar exclusividad sobre unos o un elemento evocativo o descriptivo de las cualidades de un producto o de su fabricación puesto que estos elementos no son monopolizados, por lo que se hace necesario para los titulares incorporar dentro del conjunto de elementos agregar otros componentes que sirvan para diferenciarlos claramente para su registro.

Este Tribunal entiende que la marca que se pretende registrar, no tiene un alto contenido descriptivo de los productos que ampara y que existen otras personas naturales, así como sociedades que distribuyen, producen y venden tanto que debe analizarse si la marca que se pretende incurre en las prohibiciones que establece el artículo 9 literales, b), d) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que considera que el acto impugnado es legal.”

5. CONCLUSIÓN.

En base a las consideraciones que se han realizado y, determinando en términos generales que la marca PINTO y DISEÑO debe apreciarse sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintivos, aspectos o detalles considerados de manera aislada o separada, sino atendiendo a la semejanza que resulte de su examen global, para determinar los elementos primordiales que le dan a su propio carácter distintivo. Por lo tanto el acto impugnado es legal.”