COMPETENCIA DESLEAL

IMPOSIBILIDAD DE CONSIDERAR DE MANERA AISLADA LA INCORPORACIÓN AL PROCESO DE LOS EMPAQUES DE LAS MARCAS EN CONTROVERSIA, CUANDO LOS MISMOS CONSTITUYEN PRECISAMENTE EL OBJETO DEL PROCESO

"Dentro de sus agravios manifestó el apelante que se admitió indebidamente como prueba los empaques primario y secundario de Blackz y Oreo, ya que no guarda relación con los hechos controvertidos dentro del proceso, al no haberse determinado cual era su objeto, siendo el juzgador el que le asignó el objeto.

Sobre ello, es oportuno hacer referencia a lo consignado en la demanda de mérito, específicamente en el Romano VI, 6.2, donde el licenciado [....], manifestó: “Con el fin de sustentar la obvia similitud existente entre los empaques de las marcas BLACKZ (Sociedad demandada) y OREO (mi mandante) presento prueba pericial emitida por la […] abogada especializada en la rama de propiedad intelectual, basándose para dicho cotejo en los principios, normas y demás criterios que regula le Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la Doctrina y los tratados aplicables a la materia. El peritaje ha versado sobre el cotejo marcario entre el empaque de la marca BLACKZ y el empaque de la marca registrada OREO (…)” […]. Asimismo, dentro de la audiencia preparatoria, el actor señaló que el peritaje ha versado sobre el cotejo de los empaques, de lo que indubitablemente aflora que los empaques primario y secundario son precisamente el objeto del proceso, pues sobre ellos versa el fondo del asunto, ya que a través de dichas muestras es que se podrá determinar si existe similitud y si hay posibilidad de confusión o no, de ahí que no se pueda ver de manera aislada la incorporación de los mismos como prueba, ni que su objeto no esté determinado, pues desde la demanda se estableció cual era su finalidad, en consecuencia, tampoco es posible acoger este agravio." […]

IMPOSIBILIDAD QUE SE MODIFIQUE EL OBJETO DEL PROCESO AL ANALIZAR LA SIMILITUD DE EMPAQUES, PUES RESULTA NECESARIO PARA ESTABLECER LA EXISTENCIA DE CONFUSIÓN O RIESGO DE ASOCIACIÓN ACERCA DE LA PROCEDENCIA EMPRESARIAL DEL PRODUCTO

"El apelante continúa expresando que el Juez unilateral e ilegalmente modificó el objeto del proceso, pues éste versó únicamente sobre la similitud de empaques.

Al respecto, es preciso aclararle al recurrente que la demanda se basó –según expresó el actor en la misma- en la infracción de marca registrada, por el uso de un empaque casi idéntico al de la marca OREO Y DISEÑO, lo que genera una confusión o riesgo de asociación entre los consumidores, con la agravante de que la imitación abarca la presentación (etiqueta y disposición de colores) de los productos amparados con la misma, lo que provoca que con su comercialización se realicen actos de competencia desleal; lo que significa que para poder determinar si existe confusión o riesgo de asociación acerca de la procedencia empresarial de las galletas Blackz y Oreo, es preciso determinar la similitud o no de los empaques, pues es a partir de ello que se podrá establecer si existe la infracción de marca y los actos de competencia desleal denunciados, por lo tanto, la semejanza de los empaques es un tema que está íntimamente vinculado con las pretensiones del actor, por lo que deberá rechazarse este agravio."[…]

VIOLACIÓN AL OBJETO DE LA PRUEBA PERICIAL CUANDO EL JUEZ PARA SU VALORACIÓN SE ARROGA CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS DE UNA TÉCNICA

"A. Argumentando el apelante que el cotejo de marcas para determinar si existe confusión o riesgo de asociación acerca de la procedencia empresarial de las galletas es complicado, por lo que es inconcebible que el Juez bajo el pretexto de ser un conocedor del derecho se haya abrogado indebidamente conocimientos e idoneidad técnica que no poseía, al haber elaborado un cotejo de marcas (empaques).

B. Sobre este punto es preciso determinar que no se acreditó a lo largo del proceso que “OREO Y DISEÑO”, fuera una marca notoria –entendida como, "la que ha adquirido un nivel de conocimiento tal, que está presente en la mayoría de las personas que componen el universo de consumidores del bien de que se trate, en cuanto referida a una fuente individuable. Este conocimiento implica la existencia de una publicidad que representa un esfuerzo y un riesgo financiero, además de su tiempo de planificación, y que debe ser tutelado por el Estado." (Víctor Bentata, "MARCA NOTORIA Y SUPERMARCA", Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas N° 110, Pág. 84) Asimismo, las disposiciones sugeridas por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) para la tutela de marcas notoriamente conocidas, preceptúan que, para determinar si una marca ha de protegerse como marca notoria, bastará con que sea notoriamente conocida en el sector pertinente del público y en el territorio en el que ha de protegerse como tal-, por lo tanto, no es válido que el Juez utilice su conocimiento privado para aplicarlo al proceso, ya que en este caso está sometido a las reglas generales del derecho procesal y a la prohibición de un juez de aplicar el conocimiento particular a los procesos; así como tampoco es válido que el juzgador se avoque el conocimiento especializado de una técnica, utilizándola sobre los objetos vertidos al proceso como pruebas, más aún, cuando existen sendos dictámenes periciales por personas con conocimientos especializados en esa disciplina, por estas razones, este Tribunal acepta los señalamientos realizados por el apelante, debiendo acoger este agravio.

C. No obstante lo antes expuesto, esta Cámara está llamada a analizar los dictámenes periciales, a fin de decidir el fondo de la pretensión, dividiendo su análisis así:

En relación al peritaje realizado por el licenciado […], es pertinente aclarar que en su dictamen […], fue categórico en concluir que: “a) Que respecto de los empaques cotejados, no existe infracción de marca alguna, ya que Nabisco no se reservó ni reivindicó características especiales del empaque, dado que la única reserva efectuada fue la de utilizar el empaque tal cual fue registrado; y b) Que ambos empaques cotejados, poseen claros elementos diferenciadores entre ellos, tales como: Procedencia Empresarial y marca denominativa completamente diferente, elementos que evitan la confusión entre ellos;” no obstante ello, en la realización de la audiencia probatoria donde fue interrogado por el [abogado demandado] y contrainterrogado por el [abogado demandante], no fue categórico en responder las preguntas que se le realizaron, mostrando -tal como lo dijo el Juez A quo- parcialidad en sus respuestas; además, se desprende de la lectura del acta […], que fue contradictorio al expresar en un primer momento que el envoltorio de la marca “Oreo y Diseño” no estaba protegido por el derecho marcario, y a repreguntas del licenciado [...], evadió responderla, pues contestaba algo diferente a lo que se preguntaba, por lo tanto, tal como manifestó el Juez A quo, su dictamen no merece fe."

IMPOSIBILIDAD DE EXIGÍRSELE A LOS PERITOS LA TENENCIA DE UN TÍTULO EN MATERIA DE COMPETENCIA DESLEAL, EN VIRTUD DE NO EXISTIR EN EL SALVADOR INSTITUCIONES QUE ACREDITEN CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN ES MATERIA

"Ahora bien, tenemos otro informe pericial elaborado por la licenciada […], quien concluyó en el mismo que:[...]. Asimismo en las declaraciones que dio dentro de la audiencia probatoria, fue conteste en sus respuestas, dando su conclusión en el mismo sentido que su informe escrito. No obstante ello, el juez de la causa le restó credibilidad, pues según dijo en su sentencia, fue desacreditada en relación a su idoneidad, en relación sobre este punto es oportuno referirnos a lo siguiente:

b.1. En El Salvador no puede exigirse la tenencia de un título en materia de competencia desleal, porque no existen instituciones que acrediten conocimientos especializados en esta materia. Las credenciales y certificados que presentó la [perito de parte demandante], son suficientes para acreditar la idoneidad de la perito, por lo tanto esa no es una razón válida para desacreditarla."

IMPOSIBILIDAD DE RESTARLE CREDIBILIDAD AL COTEJO SIMULTÁNEO DE PRODUCTOS, EN VIRTUD QUE LA TÉCNICA A APLICAR DEPENDERÁ DEL PRODUCTO QUE SE COTEJE

"b.2. En relación a la forma como se realizó el cotejo, pues lo hizo “simultáneo y no sucesivo”, ello representa dos técnicas diferentes de hacer una experticie, así algunos autores señalan que las marcas deben ser cotejadas en forma sucesiva y no simultánea. Esto resulta ser lógico en los casos en que el consumidor no tendrá frente a sí a las marcas en pugna, y que probablemente las verá separadas en el tiempo y en el espacio. No obstante ello, ésta técnica parece estar desfasada, pues, con las ventas de mostrador, que existen en los súper mercados y marketing, el consumidor tendrá a la vista una gama de productos entre los cuales podrá elegir, por lo tanto, la técnica del cotejo simultáneo parece ser más atinada en la actualidad. Sin embargo, ésta Cámara no se inclina con ninguna de las técnicas, pues dependerá del producto que se esté cotejando, cual técnica resulte ser más efectiva, y en ese sentido, siendo que la forma del cotejo se refiere a los métodos, éste no es un motivo para restarle credibilidad al cotejo realizado por la [perito de parte demandante]."

POSIBILIDAD QUE PARA REALIZAR EL COTEJO DE LOS EMPAQUES, SE PARTA DE LAS SIMILITUDES O SEMEJANZAS DE LOS MISMOS

"b.3. Además, se impugnó que la perito […], no incluyó en el peritaje las diferencias de los empaques, sino que partió de las similitudes. Sobre este punto, es preciso aclarar que del informe agregado […], se desprende que se señalaron tres diferencias, y que muy atinadamente partió de las similitudes para hacer el análisis, pues, el objetivo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles. Por ello, en el cotejo "debe estarse más a las semejanzas que a las diferencias", ya que éstas han de provocar la confusión. Como explica Breuer Moreno, "la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos". Por lo tanto, si el peritaje buscaba determinar si existía confusión entre una y otra marca, debía partirse precisamente de las similitudes; en consecuencia, este tampoco es un elemento que desacredite el cotejo realizado por la [perito de parte demandante]."

IMPOSIBILIDAD DE EXIGÍRSELE EL CONOCIMIENTO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO A UN PERITO CUYA EXPERTICIA VERSA SOBRE EL DERECHO MARCARIO COMO MEDIO DE COMPETENCIAL DESEAL

"b.4. Finalmente, el [abogado del demandado], dentro del examen de la perito […], realizó una serie de preguntas relacionadas con conceptos de mercado relevante, y sobre esa línea de interrogatorio que sirvió de fundamento para desacreditar a esta perito, esta Cámara quiere señalar que dichos conceptos se refieren al derecho de competencia, el cual se encuentra inserto en una rama especializada del derecho administrativo, y no al tema de competencia desleal, el cual es una institución del derecho privado, pudiendo señalar entre ellas las siguientes diferencias: “Las prácticas anticompetitivas se prohíben para proteger la competencia y los actos de competencia desleal para resguardar la lealtad comercial. (…) Las prácticas anticompetitivas son conductas que distorsionan a todo el mercado, mientras que los actos de competencia desleal, si bien perjudican a un comerciante, no llegan a afectar al mercado en conjunto. Por eso, mientras que la prohibición de las primeras se hace para proteger un interés público, los segundos se refieren a la afectación de intereses particulares. Es por eso que el Derecho de Competencia es una rama del Derecho Público y la competencia desleal se desarrolla en el Derecho Privado.” (“Competencia desleal y prácticas anticompetitivas”, Daniel Olmedo, Especialista en competencia.) Por lo tanto, no puede exigírsele el conocimiento del derecho administrativo especializado a un perito cuya experticia versa en el derecho marcario como medio para la competencia desleal."

CONFIGURACIÓN DE LAS CONDUCTAS DE COMPETENCIA DESLEAL, AL HABERSE ESTABLECIDO LA UTILIZACIÓN DE PARTE DE LA SOCIEDAD DEMANDA DE UN EMPAQUE SIMILAR AL DE PROPIEDAD DE LA DEMANDANTE

"En consecuencia, esta Cámara considera que no existen razones válidas que desacrediten la idoneidad de la perito […], asimismo dentro del contenido del dictamen, se desprende que se ha confirmado lo alegado por el actor en su demanda, y que es “la utilización de parte de la sociedad demandada de un empaque casi idéntico al de la marca OREO Y DISEÑO lo que genera una obvia confusión o riesgo de asociación entre los consumidores…”, en consecuencia y no obstante existir dos peritajes de parte, contradictorios entre sí, en base a lo establecido en el Art. 389 CPCM, el legislador adoptó un sistema que favorece la existencia de tales hechos, pues permite valorar los dictámenes periciales en base a la sana crítica, esto es, al convencimiento del juzgador, tomando en cuenta los criterios que se han adoptado en el presente análisis, a saber, idoneidad de la perito, el contenido del dictamen, que como ya se dijo acreditó lo alegado por el actor, y la declaración vertida en la audiencia probatoria, la cual fue coincidente con su informe escrito, por lo tanto, éste Tribunal se estará a las conclusiones vertidas por la [perito de parte demandante], en su informe escrito, […], y a las explicaciones en acta […], para resolver el fondo de la cuestión debatida, y ello implica reconocer conductas que propician una competencia no leal entre dos fabricantes de galletas, ya que se ha establecido a lo largo del proceso que dicha conducta es realizada por la sociedad [demandada] fabricante de galletas BLACKZ, en perjuicio de [sociedad demandante], fabricante de galletas OREO, además la infracción de marca registrada Oreo y Diseño.

CONCLUSIONES.

Esta Cámara concluye que en el caso de que se trata, la parte actora ha acreditado los extremos para acceder a las pretensiones incoadas en la demanda de mérito, pues se ha demostrado la similitud gráfica existente entre los empaques de las Galletas BLACKZ y OREO, lo que puede generar confusión a primera impresión del consumidor, lo que redunda en infracción de marca y actos de competencia desleal, resultando procedente confirmar la sentencia recurrida por encontrarse dictada a derecho en base a las razones expuestas en la presente."