MARCAS
CARACTERÍSTICAS DE UNA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA
“No es fácil definir lo qué es una marca notoria. En la búsqueda de una definición se pueden confundir las causas de la notoriedad con las características propias de esa notoriedad.
Para que haya notoriedad, la marca debe ser conocida por la mayor parte del público consumidor, sean eventuales o potenciales, pero también a aquellos que no lo son.
Hay distintos grados de notoriedad. Pueden distinguirse las marcas notorias de las de alto renombre. Aquéllas son conocidas por gran parte del público consumidor del servicio o producto que distinguen, y éstas, conocidas por gran parte del público, sean éstos sus consumidores actuales o potenciales. En la realidad sin duda estos grados de notoriedad se darán, y también habrá otros. No todas las marcas notorias serán igualmente notorias.
La marca notoria goza de un status especial en el derecho marcario. Hay normas y pautas jurisprudenciales que se aplican sólo frente a marcas notorias. Obviamente estas normas se aplican para defender la marca notoria frente a eventuales usurpaciones y por lo general en la ausencia de un registro.
Cuanto mayor sea la notoriedad de la marca, mayor podría ser la extensión de la protección a productos diferentes.
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en su Memorándum de fecha 18 de julio de 1995 al hablar sobre notoriedad de una marca estableció “Al examinar la cuestión de si una marca determinada puede ser considerada o no notoriamente conocida, un factor importante reside en la medida en que el público de un país en el cual se trata de obtener protección tiene conocimiento de la marca. En esto consistiría un enfoque cuantitativo. No obstante, se debe de tomar en cuenta que cada marca, normalmente, está dirigida a un grupo específico de clientes y comerciantes potenciales, será necesario definir el sector correspondiente del público para el cual la marca tiene que ser notoriamente conocida. Este enfoque ha sido elegido, por ejemplo, por el Art. 16.2 del Acuerdo sobre los ADPIC, el cual estipula que al determinar si una marca de fábrica y de comercio es notoriamente conocida, los miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público, inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca”.
El Art. 6 bis del Convenio de París EXPRESA: “1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una susceptible de crear confusión con ésta.
2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.”
El numeral segundo del Artículo 25 del citado Convenio señala: “2) Se entiende que, en el momento en que un país deposita un instrumento de ratificación o de adhesión, se halla en condiciones, conforme a su legislación interna, de aplicar las disposiciones del presente Convenio.”
IMPROCEDENCIA DE LA INEPTITUD DE LA PRETENSIÓN DE NULIDAD POR FALTA DE LEGÍTIMO CONTRADICTOR AL HABER SIDO DIRIGIDA CONTRA EL SUJETO PROCESAL CORRESPONDIENTE
"La sentencia de mérito se limita a los puntos apelados y de la forma que dispone el Art. 1026 Pr.C., el cual a su letra REZA: “Las sentencias definitivas del tribunal se circunscribirán precisamente a los puntos apelados y a aquellos que debieron haber sido decididos y no lo fueron en primera instancia, sin embargo de haber sido propuestos y ventilados por las partes.” […]
El recurrente al expresar agravios reclama la existencia de falta de legítimo contradictor por que el propietario de la marca […] inscrita originalmente al número […] del libro […] corresponde ahora a THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION de Panamá y no de [la sociedad demandada], como fue demandada y por ello pide que se revoque la sentencia recurrida.
A fin de probar la falta de legítimo contradictor que alega, el apoderado de la demandada presentó en esta instancia prueba documental consistente en:
Siendo que el apoderado de la sociedad demandada alega existencia de falta de legítimo contradictor por considerar que la demanda no debió dirigirse contra su representada [sociedad demandada], pues ésta ya traspasó la marca […] a THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, es necesario referir que aunque ahora se pretenda demostrar que la marca […] ya no pertenece a la sociedad demandada, es de señalar que la demanda contra […] se interpuso el catorce de enero de dos mil cinco, estando a esa fecha la marca […] inscrita a nombre de la referida sociedad, pues el traspaso a raíz del cual alega existencia de falta de legítimo contradictor se hizo hasta el catorce de marzo de dos mil ocho, por lo que la legítima contradictora a la fecha de interposición de la demanda de mérito era [la sociedad demandada], en razón de ello, la ineptitud de la pretensión por falta de legítimo contradictor alegada por el recurrente deviene en improcedente y así se declarará."
PROCEDENCIA DE LA DECLARATORIA DE NULIDAD DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA EN VIRTUD QUE NO OBSTANTE NO ESTAR INSCRITA EN EL TERRITORIO NACIONAL A FAVOR DE LA DEMANDANTE SE HA PROBADO QUE SU COMERCIALIZACIÓN LE HA DADO LA CALIDAD DE MARCA NOTORIA
"Habiéndose desestimado el agravio relacionado, pasaremos al análisis y resolución de la pretensión, así:
La parte actora promueve proceso sumario mercantil, a fin de que en sentencia definitiva se declare la nulidad de la inscripción número [...], de fecha catorce de enero de dos mil dos a favor de [la sociedad demandada], correspondiente a la marca […], la cual es propiedad de [la sociedad demandante], ya que aunque no se encuentre inscrita en el país a favor de dicha sociedad, la comercialización por ésta le ha dado la calidad de notoria, pues ha penetrado en el conocimiento y cultura del público consumidor.
A fin de probar sus pretensiones, la parte actora presentó la prueba DOCUMENTAL siguiente: […]
En relación a la prueba documental presentada por la parte actora a fin de acreditar que la marca […] originaria de Suiza pertenece a [la sociedad demandante], y gozar ésta de notoriedad en el sector pertinente del público de nuestro país, se presentaron constancias extendidas por diferentes empresas nacionales dedicadas a la comercialización o venta de productos dermatológicos, con las cuales tiene relación [la sociedad demandante], teniendo éstas conocimiento de la marca […], propiedad de [la sociedad demandante] de Suiza, circunstancia que en ningún momento ha sido contradicha por la demandada, por lo que hace plena prueba. De igual forma, con los certificados de registros de la marca […]en diferentes países, se demuestra que efectivamente la referida marca pertenece a [la sociedad demandante], originaria de Suiza. […]
Es de señalar que habiéndose interpuesto la demanda de mérito por parte de [la sociedad demandante] el catorce de enero de dos mil cinco, a fin de que se cancelara la inscripción hecha a favor de la sociedad demandada […] el catorce de enero de dos mil dos, petición que fue hecha en virtud de la facultad concedida en el Art. 6 bis numeral 2) del Convenio de París suscrito por nuestro país, y haber establecido la sociedad actora sus pretensiones, con los documentos que adjuntó a su demanda, prueba pertinente para establecer que la marca […] pertenece a [la sociedad demandante], pues aunque no se encuentre inscrita en nuestro país, la misma goza de notoriedad dentro del sector pertinente del público –distribuidores, dermatólogos, etc.-, pues [la demandante] comprobó con las constancias presentadas, extendidas por diferentes empresas, que la referida marca ha sido presentada en El Salvador a “Grupo Carpio”, “Rialsa, S.A. de C.V.” y “C. Imberton, S.A. de C.V.”, empresas que en nuestro país se dedican a la distribución y comercialización de productos de esta clase.
En ese orden de ideas, esta Cámara concluye que se han probado los extremos de las pretensiones contenidas en la demanda, por lo que, tomando en consideración los documentos presentados por [la sociedad demandante] se establece que efectivamente la marca […] goza de notoriedad en nuestro país a favor de dicha empresa, y que la inscripción que para tal efecto se hizo a favor de [la sociedad demandada]. el catorce de enero de dos mil dos, como consta con la certificación presentada y que obra a fs. […], lo fue en contravención a lo establecido por la ley, específicamente a lo preceptuado en el Art. 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que señala: “No podrá ser registrado ni usado como marca o como elemento de ella, un signo cuando ello afecte a algún derecho de tercero, en los siguientes casos: (…) i) Si el signo fuera susceptible de infringir un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero, salvo que medie su autorización expresa”; resultando procedente acceder a las pretensiones de la demandante, esto es, declarar la nulidad de la inscripción de la Marca […], inscrita al número […] de fecha catorce de enero de dos mil dos a favor de [la sociedad demandada]; y siendo que la sentencia venida en apelación se encuentra dictada en ese sentido, es procedente su confirmación.”