[MARCAS]

[INSCRIPCIÓN DE DOS O MÁS DISTINTIVOS COMERCIALES EN CUYOS NOMBRES EXISTE SEMEJANZA EN LA RAÍZ PERO QUE EN LA TERMINACIÓN HAY UN ELEMENTO DIFERENCIADOR, NO VIOLENTA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA]

“La parte actora impugna de ilegales los actos administrativos consistentes en: I) la resolución pronunciada por el Registrador del Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos del Registro de la Propiedad Industrial, Dirección de Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros, a las ocho horas y doce minutos del día nueve de agosto de dos mil seis, por medio del cual rechazó la oposición interpuesta ante el referido Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos, a la marca servicios MONEDERO DORIAN"S; y 2) La resolución proveída por la Directora del Registro de la Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros, a las nueve horas y cuarenta minutos del día seis de diciembre de dos mil seis, mediante la cual se confirmó la resolución anterior.

Delimitación de la controversia.

Dentro de los argumentos de ilegalidad planteados por ALMACENES SIMAN, S.A. DE C.V., este Tribunal advierte que la controversia del presente caso se circunscribe a determinar si existió violación a las disposiciones siguientes: 1) artículos 9 literal d), 14 y 16, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y 2) El Derecho a la Seguridad Jurídica cuyo postulado consagra el artículo 2 de la Constitución de la República.

NORMATIVA APLICABLE.

La Constitución de la República de El Salvador, Asamblea Constituyente, Número 38, del quince de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado en el Diario Oficial Número 234, Tomo 281, del dieciséis de diciembre de mil novecientos ochenta y tres.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Legislativo Número 868 de fecha seis de junio de dos mil dos, publicado en el Diario Oficial Número 125, Tomo 356, del ocho de julio de dos mil dos.

3. TRANSGRESIONES ALEGADAS.

3.1.- Principio de Seguridad Jurídica.

La Seguridad Jurídica es un principio universalmente reconocido del Derecho que se entiende como certeza práctica del Derecho, y representa la seguridad de que se conoce o puede conocer lo previsto como prohibido, mandado y permitido por el poder público respecto de uno para con los demás y de los demás para con uno.

La Seguridad Jurídica es la garantía dada al individuo, por el Estado, de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o que, si esto llegará a producirse, le serán asegurados por la sociedad, la protección y reparación. En resumen, la Seguridad Jurídica es la certeza que tiene el individuo de que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares, y conductos establecidos previamente.

3.2.- De las Disposiciones Legales Invocadas.

El artículo 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, objeto de análisis en el presente proceso, estatuye: No podrá ser registrado ni usado como marca o como elemento de ella, un signo cuando ello afecte a algún derecho de tercero, en los siguientes casos: (...).d) Si el signo constituyera una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido, perteneciente a un tercero, cuando su uso fuera susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, con relación a cualquier producto o servicio aunque no sea idéntico o similar a aquellos identificados por el signo distintivo notoriamente conocido, siempre y cuando exista una conexión entre dichos bienes y servicios.

En el mismo orden de ideas, el artículo 16 del referido cuerpo normativo, contempla la posibilidad de oposición al registro de una determinada marca, por considerar que el signo cuyo registro se solicita es igual o semejante a otro ya registrado, o en trámite de registro, de manera tal que pueda inducir al público en error.

Además, el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece: "El registro examinará si la marca incurriere en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 8 y 9 de la presente ley, con base en las informaciones y elementos a su disposición (...)". Con relación a lo que establece el artículo 8 literal c) del mismo cuerpo normativo: "No podrá ser registrado ni usado como marca o como elemento de ella, un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes: (...) c) Que consista exclusivamente en un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente, técnico o científico, o en la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o del servicio de que se trate".

La parte actora sostiene que la marca "MONEDERO DORIAN"S", es similar fonética, gráfica e ideológicamente a la marca "MONEDERO SIMAN", propiedad de la sociedad demandante, la cual ha sido utilizada con anterioridad por ALMACENES SIMAN, S.A. DE C.V.

4. ANÁLISIS DEL CASO.

Se plantea entonces ante este Tribunal, la posible confusión que generaría en el mercado la inscripción de la marca solicitada por la CORPORACIÓN DE TIENDAS INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE pues ambas sociedades se dedican a la misma actividad económica que es "la venta al detalle y almacenes por departamentos", y en ambos casos el propósito de uso de la marca es para distinguir servicios financieros relacionados con esas actividades. Además, que el registro de la marca "MONEDERO DORIAN"S" supondría un aprovechamiento del esfuerzo ajeno, ya que la sociedad demandante ha invertido tiempo, recursos intelectuales y económicos en lograr el reconocimiento de la marca "MONEDERO SIMAN" por el público consumidor, y resultaría injusto que un tercer competidor obtuviera beneficios en la utilización de una marca ya reconocida.

Por lo que este Tribunal procederá a valorar, conforme a los argumentos presentados por las partes y las disposiciones legales invocadas, si el acto controvertido adolece de las ilegalidades señaladas por la parte actora, ya que la sociedad demandante considera que existe semejanza entre la marca "MONEDERO DORIAN"S" y la marca "MONEDERO SIMAN". Consecuentemente, el núcleo de la problemática radica en establecer bajo que supuestos existe "semejanza" entre las marcas en disputa.

4.1) De los conceptos jurídicos determinados e indeterminados.

Esta Sala considera que debe distinguirse de las potestades discrecionales, el supuesto de la aplicación de los llamados "conceptos jurídicos indeterminados". La doctrina expresa que por su referencia a la realidad, los conceptos utilizados por las leyes pueden ser: determinados o indeterminados.

Los conceptos determinados delimitan el ámbito de realidad al que se refieren, de una manera precisa e inequívoca. La norma no reconoce -ni a la Administración ni al Juez- un margen de libertad de decisión en la aplicación del Derecho, condicionando la resolución a determinados criterios de actuación.

En cambio, con la técnica del concepto jurídico indeterminado la Ley refiere una esfera de realidad cuyos límites no aparecen bien precisados en su enunciado, no obstante lo cual es claro que se intenta delimitar un supuesto concreto.

La Ley no determina con exactitud los límites de esos conceptos porque se trata de conceptos que no admiten una cuantificación o determinación rigurosa, pero en todo caso es manifiesto que se está refiriendo a un supuesto de la realidad que, no obstante la indeterminación del concepto, admite ser precisado en el momento de la aplicación. Pero al estar refiriéndose a supuestos concretos y no a vaguedades imprecisas o contradictorias, es claro que la aplicación de tales conceptos o la calificación de circunstancias concretas no admite más que una solución. A diferencia de la potestad discrecional, en el ámbito de los conceptos jurídicos indeterminados sólo una única solución será la justa, con exclusión de toda otra.

Siendo la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados un caso de aplicación e interpretación de la Ley que ha creado el concepto, el juez puede fiscalizar sin esfuerzo alguno tal aplicación, valorando si la situación a que con ella se ha llegado es la única solución justa que la Ley permite.

Aplicando las anteriores premisas al caso de autos y tomando en consideración lo señalado en el artículo 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, observamos que en el mismo, el legislador ha utilizado los conceptos de "reproducción e imitación", conceptos que son sinónimos de "semejanza", que se refieren a esferas de realidad cuyos límites no aparecen bien precisados en el artículo antes trascrito, situación que por su naturaleza no admite una determinación rigurosa, pero que, presentada en los casos concretos, debe ser analizada al margen de la discrecionalidad para establecer su concurrencia; es decir, encaja en la categoría de conceptos jurídicos indeterminados a que se ha hecho referencia.

En virtud de lo anterior y entendida a la marca como aquella que sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio, la determinación de cuándo existe semejanza entre una y otra, admite una única solución justa, para cuya determinación la Ley otorga una potestad a la Administración, que es judicialmente revisable.

El ejercicio de tal potestad supone para la Administración una labor cognoscitiva e interpretativa de la Ley en su aplicación al caso concreto, a fin de determinar si el último reducto del concepto "semejanza" tiene aplicación en el supuesto que se le presenta.

4.2) Sobre la doctrina de la apreciación de la semejanza.

La doctrina sobre la apreciación de la semejanza nos dota de principios o reglas para su apreciación. La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto y debe además apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria.

Acorde a estas reglas, de particular importancia en su aplicación en el caso que se analiza, se afirma que para calificar la semejanza debe tenerse en cuenta que es la marca como un todo la que se imprime en la mente del consumidor; y para decidir si dos marcas pueden ser confundidas, es preciso juzgar ante todo la impresión de conjunto que los distintivos comerciales dejan después de una revisión superficial.

Es así que en términos generales la marca debe apreciarse sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintivos, aspectos o detalles considerados de manera aislada o separada, sino atendiendo a la semejanza que resulte de su examen global, para determinar los elementos primordiales que le dan su propio carácter distintivo.

A continuación, se procederá a realizar el análisis, conforme a los parámetros anteriores, a efecto de determinar si existe semejanza entre la marca que se pretende inscribir "MONEDERO DORIAN"S" y la marca ya inscrita "MONEDERO SIMAN".

Con la finalidad de lograr determinar si dos distintivos comerciales son semejantes entre sí, el Convenio Centroamericano para la Protección Industrial establece como herramienta un análisis tripartito: gráfico, fonético e ideológico. Con estos antecedentes y a efecto de controlar la legalidad de las resoluciones impugnadas, esta Sala realizará un examen pormenorizado de ambas marcas bajo los parámetros establecidos por la Ley, y podrá, de esa forma fijar la existencia o no de la semejanza enunciada por la parte actora.

4.3) Análisis gráfico.

El doctrinario argentino Jorge Otamendi, en su obra Derecho de Marcas, asevera que: "la confusión visual o gráfica es la confusión causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, por su simple observación (...) la confusión visual puede ser causada por semejanzas ortográficas o gráficas". (JORGE OTAMENDI, Derecho de Marcas, Editorial Abeledo Perrot, Tercera Edición, 1999, páginas 173-174).

La similitud visual ortográfica se presenta cuando coinciden las letras en los nombres comerciales en confrontación, influye la secuencia de vocales, la longitud y cantidad de sílabas, las radicales o terminaciones comunes.

Debe decirse que la apreciación de una marca como un todo significa que la persona que la aprecia debe imponerse de ella al verla junto a otras marcas, sin compararlas, y sin particularizar las diferencias que entre ellas existan, de manera que la impresión de conjunto que queda en su mente sea determinante para no confundirla con otra.

Para el caso las marcas a cotejar son: "MONEDERO SIMAN" y "MONEDERO DORIAN "S".

Según se aprecia, ambas poseen una raíz idéntica que es la palabra "MONEDERO", pero difieren en sus terminaciones, las terminaciones de los nombres en estudio son: "SIMAN", y "DORIAN"S", por lo que estos son elementos diferenciadores, ninguna de las dos terminaciones tienen según el Diccionario de la Real Academia Española, un significado propio.

Este Tribunal concluye, que si bien existe similitud visual entre ambas marcas en lo referente a su raíz, tal coincidencia no es causa suficiente para que el público relacione a ambas empresas, pues sus terminaciones son completamente distintas, cada terminación relaciona el nombre de la empresa comercial que amparan, cuyos establecimientos son notoriamente conocidos en el mercado, por lo que su impresión gráfica como un todo no puede provocar error en el consumidor medianamente inteligente.

4.4.) Análisis fonético.

Con respecto a la semejanza fonética, la sociedad demandante manifestó que se ha producido una confusión entre la marca de su propiedad con la que se ha solicitado la inscripción, pues producen un sonido similar, además al pronunciarse la marca solicitada y los distintivos de su mandante existe similitud fonética suficiente como para causar confusión en el público consumidor.

La confusión fonética o auditiva se produce cuando la pronunciación de las palabras que conforman la marca o distintivo, en éste caso el nombre comercial, tienen una fonética similar.

Las marcas "MONEDERO SIMAN" y "MONEDERO DORIAN"S" poseen como se determinó con anterioridad, una raíz común; sin embargo, las terminaciones SIMAN Y DORIAN"S tienen una impresión auditiva diferente y son las razones sociales de las dos tiendas por departamento en disputa.

Según lo expuesto por Emilio Alarcos Llorach, en su obra Gramática de la Lengua Española: "los rasgos distintivos que oponen entre si los fonemas consonánticos del español configuran un sistema de cinco series y de cuatro órdenes de localización, a saber: serie oclusiva, serie sonora, serie fricativa, serie nasal y serie líquida; orden labial, orden dental, orden palatal y orden velar".

Al realizar una vocalización de ambas marcas, podemos establecer que cada una está compuesta de dos palabras, y tal como se determinó su sonido es diferente en lo que respecta a sus terminaciones. Aunque fonéticamente sean coincidentes en la palabra "MONEDERO", la pronunciación de las marcas en su conjunto resalta el carácter diferenciador entre ellas.

Por lo tanto, se constata que tal semejanza no es determinante para la generación de confusión, ya que existen otros elementos -como se determinó con anterioridad- que resaltan la magnitud de la diferenciación, que hacen a las marcas diferentes.

En atención a lo anterior debe concluirse, que existe una diferencia fonética necesaria entre ambos nombres comerciales, para no generar confusión auditiva.

4.5) Análisis ideológico.

La confusión de naturaleza ideológica o conceptual es la que deviene del parecido contenido conceptual de las marcas o distintivos, al respecto Jorge Otamendi señala lo siguiente: "Es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea que impide al consumidor distinguir una de otra" (JORGE OTAMENDI, Derecho de Marcas, Editorial Abeledo Perrot, Tercera Edición, 1999, página 182).

Por otra parte, en la doctrina se reconoce la tendencia generalizada de los particulares a incluir radicales o terminaciones en las marcas, nombres comerciales y otros distintivos, como en este caso la palabra "MONEDERO", término cuyo significado según el Diccionario de la Real Academia Española significa: "Bolsa, saquillo u objeto pequeño de otra forma, en cuyo interior se lleva dinero en metálico". La razón es porque son radicales evocativos, pero su uso es tan generalizado, que hacen de dichas partículas elementos de utilización muy frecuente. Debido a que dichas partículas son de uso común, se ha llegado a la conclusión que no se debe permitir su empleo de forma monopolizada, en vista que no puede constituirse sobre ellas privilegio alguno a favor de una sola persona.

Si bien es cierto, en el presente caso ambas marcas amparan productos de la misma clase financiera, comprendidos específicamente en la clase 36 de la clasificación internacional, al respecto el artículo 85 inciso 3° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos regula lo siguiente: "Los productos o servicios no se considerarán necesariamente similares entre sí, solamente por figurar en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo". Por lo que, la similitud entre marcas es de analizarla en base al artículo 14 inciso final de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual estatuye: "Para efectos de examen de la marca, ésta deberá ser analizada, en su conjunto sin separar los elementos que la conforman".

Tal como se dijo anteriormente, la similitud entre ambas marcas es el término "MONEDERO", que como ya quedó establecido por ser una palabra de uso común en el ámbito financiero no puede monopolizarse a favor de una sola persona, ahora bien la distintividad radica en que tanto los términos "SIMAN" y "DORIAN"S" son marcas reconocidas en el mercado, las cuales pertenecen a los nombres de dos tiendas por departamentos de mucha fama en el público consumidor, por lo que la notoriedad de ambas marcas es el elemento diferenciador entre ellas, lo cual evita a que exista riesgo de error o confusión en los consumidores.

En consecuencia, el examen encaminado a determinar el carácter genérico de una marca no se deberá limitar "al mero análisis gramatical de la palabra o las palabras que la componen". En las marcas compuestas por un conjunto de palabras, puede darse el caso de que el carácter genérico de las palabras — cuando se les considera aisladamente — desaparezca porque el conjunto formado por ellas se traduce en una expresión con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrada como marca.

6) CONCLUSIÓN.

De todo lo relacionado se concluye que en el caso de estudio se efectuó una correcta particularización del término "semejanza", quedando demostrado que entre las marcas "MONEDERO SIMAN" y "MONEDERO DORIAN"S" no existe semejanza tal que pueda inducir en error al público consumidor medio. Por lo que, respecto de este punto, se afirma que no existen las ilegalidades señaladas por la sociedad demandante, en consecuencia, no se han violentado el Derecho a la Seguridad Jurídica, así como los artículos 2, 9 literal d), 14 y 16 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. En consecuencia, deberá emitirse un fallo en el que se declare la legalidad de los actos emitidos por las autoridades demandadas”.