[INSCRIPCIÓN DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS]

[POSIBILIDAD DE REGISTRAR SIGNOS GENÉRICOS O DE USO COMÚN EN LOS QUE SE AGREGUEN ELEMENTOS DISTINTIVOS, PARA DIFERENCIAR UNA MARCA DE OTRA]

“Acto impugnado y autoridad demandada

Resolución pronunciada por la Directora del Registro de la Propiedad Intelectual, el tres de marzo de dos mil ocho, por medio de la cual se revocó la resolución en la que se acogió la oposición presentada por la sociedad demandante a la inscripción de la marca de fábrica y de comercio XTRA-CAL a favor de Herbalife Internacional Inc.

Delimitación de la controversia.

La parte actora fundamenta su pretensión en el hecho que las marca "XTRA" y "X-TRA" son expresiones originales acuñadas por ella, las cuales no constituyen una expresión o uso común o evocativa, pues la palabra EXTRA, que es el vocablo común es distinto a la forma original de sus marcas. Que al permitir el uso de su marca notoriamente conocida XTRA se le violan derechos. Además considera que la resolución impugnada es violatoria de los artículos 421 y 422 del Código de Procedimientos Civiles, debido a que la parte dispositiva no es congruente con el fallo.

Por su parte la autoridad demandada señaló que el grado de protección que recibe la marca XTRA es limitado por considerarse una marca evocativa gozando en consecuencia de una mínima protección, ya que las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, sumado a ello la marca XTRA—CAL contiene otro elemento que impide la confusión entre los consumidores.

Se plantea entonces ante este Tribunal por parte de la sociedad demandante, la posible confusión que generaría la inscripción de la marca solicitada por Herbalife Internacional, Inc., al haberse revocado la admisión de la oposición a la inscripción de la misma.

Por lo anterior, el presente caso se limitara a establecer si el acto administrativo objeto del proceso, fue dictado conforme a lo establecido en el art. 9 letras a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y si existe la nulidad por el error en el fallo.

3. Análisis del caso

De la disposición legal invocada

La parte actora ha manifestado que se ha violentado lo establecido en el letras a) y b) del artículo 9 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los que establecen: "No podrá ser registrado ni usado como marca o como elemento de ella, un signo cuando ello afecte a algún derecho de tercero, en los siguientes casos: (...) a) Si el signo fuera idéntico o similar a una marca u otro signo distintivo ya registrado o en trámite de registro a favor de un tercero desde una fecha anterior, para mercancías o servicios relacionados con las mercancías y servicios protegidos por una marca registrada o en trámite, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión; (1)

Si el signo por semejanza gráfica, fonética, olfativa o ideológica con otras marcas y demás signos distintivos ya registrados o en trámite de registro a favor de un tercero desde una fecha anterior, para mercancías o servicios relacionados con productos o servicios protegidos por una marca registrada o en trámite de registro, dé a probabilidad de confusión; (...)".

b) De las marcas

Sirven para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio, los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Según la Real Academia de la Lengua Española, marca es el distintivo o señal que el fabricante pone a los productos de su industria, y cuyo uso le pertenece exclusivamente.

Asimismo, el art. 4 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece que "Las marcas podrán consistir, entre otros, en palabras o conjuntos de palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas, sonidos, olores o combinaciones y disposiciones de colores. Pueden asimismo consistir, entre otros, en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos, o de sus envases o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes. Las marcas también podrán consistir en indicaciones geográficas"

Doctrinariamente se ha sostenido que las marcas son susceptibles de clasificación de acuerdo a determinados parámetros y características.

i) Marcas fuertes: entendidas como aquellas marcas que cuanto mayor sea la capacidad distintiva y diferenciadora, mayor será su fortaleza, es decir, cuanto mayor sea el grado de fantasía de la marca mayor será su grado de exclusividad. Situación que favorecerá su protección legal; y,

ii) Marcas débiles: Los adjetivos calificativos son aceptados como marcas cuando no tienen relación cercana con los bienes o servicios que pretenden designar. Estos signos tienen menor capacidad distintiva por lo que pueden convertirse en signos débiles. La doctrina indica que es débil la marca que está conformada por signos de utilización libre o de uso común, por lo que se tendrá menos fuerza para impedir que otros escojan signos cercanos también de libre uso. Es decir, que no se puede tener derecho de exclusión sobre una locución genérica o sobre raíces, terminaciones, sufijos, prefijos de uso común.

Al respecto Bertone asevera que marcas débiles son: "(...)aquellas que se encuentran solamente protegidas contra la imitación total, y a las fuertes como aquellas que son protegidas mucho más intensamente, llegando a prohibirse todas las marcas que incluyan modificaciones y variaciones que dejan persistir la identidad de la marca que se desea tutelar". BERTONE Luis Eduardo. "Derecho de Marcas" Tomo 1. Editorial Eliasta. S.R.L Pág. 247.

En el mismo orden de ideas, en relación a la utilización de signos comunes o usuales se ha manifestado que determinado vocablo puede ser común para varias marcas, no siendo posible apropiársele en exclusividad, en dicho sentido cuando de una locución común se trata su protección legal no es sencilla, ya que no se podrá evitar que los competidores registren o usen marcas similares.

Los vocablos que son considerados como de uso común para identificar productos o servicios carecen de distintividad propia, por lo que ninguna persona puede apropiarse de ellos. No obstante, si en la creación de una marca se utiliza una palabra de uso común y se le combina con otro vocablo, también de uso común, puede obtenerse un conjunto marcario distintivo, por lo que es factible obtener el registro de ello.

La consideración de débiles de los vocablos comunes deviene debido a que si uno registra una marca genérica, para una determinada clase de productos o servicios, no se podrá oponer a que otros usen la "misma" marca para registrarla como suya en otros productos o servicios cuando haya un signo o vocablo que la diferencia. Puesto que tratándose de productos de una misma Clase su protección se entiende a la totalidad o reproducción exacta de la marca.

En este contexto es preciso advertir que como lo sostiene el demandante el vocablo XTRA no existe como tal ni en inglés ni en español puesto que lo correcto es "EXTRA", no obstante este Tribunal considera tal como lo señalan los doctrinarios que no se puede tener derecho de exclusión sobre una locución genérica o sobre raíces, terminaciones, sufijos, prefijos de uso común. Para el caso analizado la expresión XTRA, puede considerarse como una terminación genérica del vocablo "EXTRA" que además fonéticamente hablando suena igual. Ello nos conlleva a que el mismo puede ser catalogado como de uso o conocimiento común en cuanto transmite la idea de "extraordinario" "superior".

En dicho sentido, "XTRA" puede considerarse como marca débil, lo cual implica que no tiene per se vocación de oponerse al registro que de la misma haga otra persona, claro está siempre y cuando dicha marca débil sea complementada con otro signo que le impregne distinción. Y es que como se ha mencionado supra quien obtiene el registro de una marca que contiene signos o expresiones genéricas se expone a tener una marca débil, pues legalmente no existe impedimento para que dichas expresiones sean adoptadas por otras personas para formar una marca, siempre que se complementen con otras palabras.

En este caso, esta Sala estima que el elemento CAL hace la distinción entre las marcas en disputa. Y es que no se debe perder de vista que como se ha mencionado anteriormente y tal como lo prescribe la ley de la materia, al elaborarse una marca, se pueden utilizar indistintamente prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, o palabras, que por ser tales, no pueden ser objeto de monopolio absoluto por persona alguna.

De lo anterior se concluye que tal como ha quedado dicho una raíz, terminación, palabra, de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de otros interesados, pues de hacerlo así se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz, terminación o palabra de uso general.

En el presente caso ha quedado demostrado que la marca que pretende protegerse se forma de un elemento de uso común, por lo que no le asiste a la demandante razón para privar a terceros del derecho a emplearla, ni fundamentar en el riesgo de confusión, visual, fonética e ideológicamente entre los signos en disputa, su pretensión.

Desde esta perspectiva, y en base a los argumentos planteados por el apoderado de la demandante relativa a la violación del artículo 9 letras a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos no se debe declarar la ilegalidad del acto impugnado.

[ACTO ADMINISTRATIVO]

[error material en el fallo no constituye nulidad de lo actuado, siempre que éste no sea capaz de afectar gravemente LA esencia propia del acto]

c) Respecto de la ilegalidad en el fallo por incurrir en error

Señaló además el demandante que la resolución impugnada es violatoria de los artículos 421 y 422 del Código de Procedimientos Civiles, debido a que la parte dispositiva no es congruente con el fallo, ya que en este se resolvió revocar la resolución por medio de la cual se acogió la oposición presentada nombre de Herbalife Internacional, Inc., y esta empresa no ha presentado ninguna oposición.

Para doctrinarios como Boquera, "el error material es más bien una errata, una mera equivocación, al ser la consecuencia de una equivocada manipulación de unos datos, obteniéndose con ello un resultado contrario a una regla no jurídica (...)" José María Boquera Oliver, Estudios sobre el acto administrativo. Editorial Civitas Madrid, 1982.

Ahora bien este Tribunal considera pertinente hacer la aclaración que en materia de Derecho Administrativo la teoría del error tiene características propias, las cuales conllevan a que se apliquen reglas distintas a las empleadas en materia civil, ya que en este último ámbito a diferencia del administrativo no media la voluntad de una sola parte, mientras que en el derecho administrativo el acto contiene la declaración unilateral de voluntad de la Administración Pública y su consecuente sujeción al principio de legalidad.

Así, reiterada jurisprudencia de esta Sala ha negado el carácter de nulidad invalidante de un acto administrativo a la concurrencia de un error material, cuando este no sea capaz de afectar gravemente la esencia propia del acto administrativo. De modo que, aunque en efecto en el caso en estudio el acto administrativo impugnado, en la parte del fallo la Administración Pública señaló que se revocaba "el acto administrativo de las diez horas y once minutos del catorce de septiembre de dos mil seis, por medio del cual se acogió la oposición presentada a nombre de Herbalife International, Inc." siendo lo correcto "oposición presentada a nombre de Unilever N.V". Del contenido del acto en su conjunto y no solamente de la parte del fallo, queda clara la voluntad de la Administración Pública, máxime cuando al revisar el expediente administrativo del Centro Nacional de Registros a folios […] consta el acto de las diez horas y once minutos del catorce de septiembre de dos mil seis, en el que se acogió la oposición presentada por el apoderado de Unilever N.V. sumado a ello, a folios once del expediente administrativo de la Dirección de Propiedad Intelectual, consta auto del veinticinco de junio del año dos mil ocho en el que la Administración Pública rectificó el error.

En el dicho contexto es oportuno traer a cuenta lo expuesto por Cassagne relativo a los vicios de la voluntad, quien en cuanto al error plantea lo siguiente: "En principio el criterio para apreciar el error debe basarse en la gravedad del vicio, en relación con la manera e intensidad con que se afecten todos o algún elemento esencial del acto administrativo. El error, para que configure la invalidez del acto, debe ser de tal naturaleza y entidad, que si la Administración Pública lo hubiera conocido no habría emitido el acto o lo habría dictado con un contenido esencialmente diverso, siendo este el sentido que cabe asignar a la expresión "error esencial o sustancial" en el Derecho Administrativo. De lo contrario, si el error no reúne tales características, (...) se configuran solo meras irregularidades, que carecen de trascendencia para invalidar el acto". Juan Carlos Cassagne, Derecho Administrativo Tomo II, Abeledo Perrot, pg. 279.

En conclusión de lo anterior esta Sala concluye que el error material en que incurrió en el fallo la Administración Pública no es un vicio capaz de acarrear la invalidez o ilegalidad del acto.”