[MARCAS]

[DISPOSICIONES RELATIVAS A LA TUTELA DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS]

Sub-motivo alegado: a) Interpretación errónea de ley respecto del Art. 2 de la "Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos"

Alega el recurrente que la infracción cometida respecto del Art. 2 de la "Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos" consiste en haber considerado la propiedad de las marcas a partir del uso del uso de los signos "El Sembrador", "Victoria", y "El Nuevo Sembrador", en el comercio por un tiempo determinado al afirmar el Tribunal de Segunda Instancia que son ampliamente conocidas en El Salvador, cuando debió interpretarse correctamente que calificación de notoriedad a la que alude las disposiciones legales conculcadas, requiere que la marca haya sido registrada para demostrar su propiedad.

La Cámara ad-quem señaló al respecto lo siguiente: "No es el simple registro el que el que eleva a la categoría de notoria a una marca sino la difusión que de ella se haga en los diferentes mercados; y es el distribuidor o consumidor el que va reconociendo la característica de notoria gracias al esfuerzo del titular o usuario de la marca, para desplazarla de categoría de marca común u ordinaria a la de notoria [...]""""

CONSIDERACIONES DE LA SALA.

Previo al análisis de la infracción respecto del sub-motivo señalado como infringido, La Sala considera necesario primeramente señalar que se considerar algunos aspectos generales de las marcas y que se entiende como Signo Distintivo Notoriamente Conocido.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos define en el Art. 2 que se entiende por "Marca", esto es: "cualquier signo o combinación de signos visualmente perceptibles que por sus características especiales, sirva para distinguir claramente los productos o servicios de una persona natural o jurídica, de los productos o servicios de la misma clase o naturaleza, pero de diferente titular."

Así también definió lo que se entiende por "signo distintivo" y "Signos distintivo notoriamente conocido"; el primero, la referida ley lo define como: "Cualquier signo que constituya marca una expresión o señal de publicidad comercial, un emblema o una denominación de origen". Los segundos se definen como: "Un signo distintivo conocido por el sector idóneo del público o en los círculos empresariales afines al mismo, como perteneciente a un tercero que ha adquirido que ha adquirido dicha calidad por su uso en el país o como consecuencia de la promoción del mismo.

El Art. 5 de la referida ley regula la adquisición de derecho sobre la Marca, en su inciso primero dice: "La propiedad de las marcas y el derecho de uso exclusivo se adquiere mediante su registro de conformidad con esta ley [...]"

El inciso 4° del referido artículo reza: "El titular de una marca protegida en un país extranjero gozará de los derechos y de las garantías que esta ley otorga siempre que las mismas hayan sido registradas en El Salvador, sin perjuicio de la protección de los signos notoriamente conocidos o famosos"

Hay que señalar además que el "Convenio de París" señala en su Art. 6 bis N° 3 lo siguiente: "[...] no se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición del uso de marcas registradas o utilizadas de mala fe"

[CRITERIOS PARA DETERMINAR SI UNA MARCA ES NOTORIAMENTE CONOCIDA]

Pues bien para hablar de la notoriedad de una marca debemos de señalar que doctrinariamente (Fernández Novoa) se establece las características que debe reunir todo signo distintivo para la obtención del grado de notorio, en ese orden de ideas Fernández Novoa dice lo siguiente: "Marca Notoria es la que goza de difusión o (...) es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca. Además del uso, la notoriedad implica una determinada actitud de los consumidores frente a la marca: el público ha de contemplar en la marca el signo que distingue una clase de productos en atención a su origen empresarial."

De la citada manifestación doctrinal, se desprende que la notoriedad sigue un proceso, que no se encuentra reglado, sino que es una consecuencia del desarrollo comercial de la marca. No es el simple registro el que eleva a la categoría de notoria a una marca, sino la difusión que de ella se haga en los diferentes mercados; y es el distribuidor o consumidor el que va reconociendo la característica de notoria, gracias al esfuerzo del titular o el usuario de la marca, para desplazarla de la categoría de una marca común u ordinaria, a la de notoria, característica que adquiere, entre otras razones, por la intensidad de uso, por el prestigio en el mercado y por la divulgación.

Así, para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordado; b) La intensidad y el ámbito de la difusión o publicidad de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; y, d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

En el caso en análisis, el impetrante señala que la infracción cometida por la Cámara ad-quem es que el referido tribunal de segunda instancia hizo una errónea interpretación de lo que se considera como signo distintivo notoriamente conocido, al considerar que la notoriedad de las marcas depende de uso en el comercio por determinado periodo cuando a consideración del impetrante depende de la inscripción que se haya hecho en el territorio en que ha de protegerse como tal.

Por su parte la Cámara de segunda Instancia señalo entre otras lo siguiente: "[..] en ese sentido la notoriedad tiene una estrecha relación con la naturaleza del producto que amparan las marcas, para el caso de autos, el tipo de libro y la manera de comercializarlos que se escoge para su distribución, siendo las librerías las elegidas para poder a través de ellas, mercadear el producto. De la lectura del proceso, podemos advertir que existe una presencia de gran trayectoria en el mercado centroamericano, relación comercial que data desde antes de la inscripción de las marcas en mil novecientos noventa y uno, tal como se desprende del cruce de correspondencia y de los libros presentados. Adelantamos criterio de que la marcas estudiadas en el sub-lite son notorias [...]""""

La Sala considera que lo expresado por el tribunal ad-quem para definir lo que se considera signo distintivo notoriamente conocido es acertado y es acorde con lo anteriormente referido consideraciones que se adecua a lo que reiteradamente ha señalado este Tribunal Casacional al respecto, es decir y como ya se señaló, para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordado; b) La intensidad y el ámbito de la difusión o publicidad de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; y, d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. Consecuentemente no existiendo a juicio de este Tribunal la infracción señala es dable declarar no ha lugar a casar la sentencia por este sub-motivo.

[IMPOSIBILIDAD QUE EL SIMPLE REGISTRO ELEVE A UNA MARCA A LA CATEGORÍA DE NOTORIA]

b) Interpretación errónea de Ley respecto del Art. 6 bis del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial.

El impetrante sostiene fundamentalmente el mismo argumento del precepto anterior en el sentido de señalar que tribunal de segunda instancia hizo una errónea interpretación de lo que se considera como signo distintivo notoriamente conocido, al considerar que el referido artículo señalado como infringido establece que la notoriedad de las marcas depende de uso en el comercio por determinado periodo cuando a consideración del impetrante depende de la inscripción que se haya hecho en el territorio en que ha de protegerse como tal.

La Cámara ad-quem por su parte enuncia el artículo señalado como infringido exponiendo la protección que proporciona el referido artículo, la cual consiste en invalidar el registro de una marca notoriamente conocida que constituya la reproducción, imitación o traducción susceptibles de crear confusión y señala que la protección del referido artículo se extiende a las marcas que sean notoriamente conocidas en un país aun y cuando estas no hayan sido registradas

En base a lo señalado anteriormente podemos decir que lo manifestado por el tribunal ad-quem se encuentra en sintonía con lo señalado reiteradamente por la Sala, esto es, como ya se señaló anteriormente. No es el simple registro el que eleva a la categoría de notoria a una marca, sino la difusión que de ella se haga en los diferentes mercados; y es el distribuidor o consumidor el que va reconociendo la característica de notoria, gracias al esfuerzo del titular o el usuario de la marca, para desplazarla de la categoría de una marca común u ordinaria, a la de notoria, característica que adquiere, entre otras razones, por la intensidad de uso, por el prestigio en el mercado y por la divulgación.

Así, para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordado; b) La intensidad y el ámbito de la difusión o publicidad de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; y, d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. Consecuentemente la Sala considera que no existe la infracción señalada por el recurrente, razón por la cual es acertado señalar no ha lugar a casar la sentencia por el sub-motivo en análisis y así deberá declararse.

[FACULTAD DEL JUZGADOR PARA REALIZAR EL ANÁLISIS DETERMINATIVO Y ESTABLECER SI ÉSTE SE ENCUENTRA DENTRO DEL SUPUESTO HIPOTÉTICO NORMADO PARA DESCALIFICAR O NO A UN TESTIGO]

c) sub-motivo alegado: "Interpretación Errónea de ley, respecto del Art. 332 Inc.1° Pr.C.

El Art. 332 inciso 1° Pr.C. reza: "Podrán ser tachados: 1° Los parientes o deudos dentro del cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de afinidad de la parte que los presenta; sin embargo, sobre pleitos en razón de parentesco o de edad, no podrán ser tachados los ascendientes ni los parientes o deudos referidos, siendo el pleito entre ellos y a falta de otras pruebas;

El impetrante considera que en que la palabra podrán contenida en la disposición mencionada no se refiere a la facultad discrecional y prudencial del juzgador para admitir las causales de tachas, sino que tienen como verdadero significado el derecho potestativo de las partes procesales para tachar a los testigos que consideran que podrían declarar inadecuadamente en el juicio, según el principio de libre disposición del proceso civil y mercantil y no la consideración, que a juicio del recurrente hace la Cámara ad quem, al considerar que al Juez le corresponde el análisis determinativo para establecer si este se encuentra dentro de lo que señala la norma para descalificar o no a un determinado testigo.

Consideraciones de la Sala:

El tribunal ad-quem consideró que en el Art. 332 Pr.C. se emplea el vocablo "podrán", el cual hace referencia a que la aplicación de la disposición es meramente discrecional y prudencial lo cual hace a cada juzgador, deba antes de aplicar de forma automática dicho artículo, discernir en su calidad director del proceso, si se encuentran dentro del supuesto hipotético normado para descalificar o no un determinado testigo.

Al revisar el contenido del artículo señalado como infringido puede decirse que éste artículo regula el derecho que tienen las partes para tachar a los testigos que puedan considerarse no adecuados el juicio, pero ciertamente, lo señalado por el Tribunal ad-quem no riñe con señalado anteriormente puesto que el mencionado artículo regula el derecho que tienen las partes para tachar testigos considerados como no adecuados en el juicio; sin embargo, al Juez le corresponde ciertamente realizar ese análisis determinativo para establecer si este se encuentra dentro de lo que señala la norma, por tal motivo, la Sala considera que no existe una errónea interpretación por parte de lo señalado por la Cámara ad-quem en relación al señalamiento hecho por el impetrante, eso sin perjuicio que la referida infracción tiene como enfoque la tacha de testigos dos testigos y la valoración que estos aportan como prueba situación que no se enmarca en el sub-motivo invocado como infringido, consecuentemente al no existir la infracción alegada como infringida es dable declarar no ha lugar a casar la sentencia por el sub-motivo en comento.

 d) Sub-motivo alegado: "Violación de ley", respecto del Art. 56 Inc. 1° de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual"

Manifiesta el recurrente, que la norma señalada como infringida señala que los contratos de cesión deben de hacerse en escritura pública y no a través de simple documento privado; en consecuencia al celebrar el contrato de cesión temporal entre las señoras […], representadas por su padre […] e Imprenta [...] al no haberse extendido el contrato en escritura pública sino que en documento privado autenticado se produjo la violación del artículo señalado.

CONSIDERACIONES DE LA SALA:

Esta Sala ha sostenido reiteradamente que la violación de ley consiste en la inaplicación de una norma vigente que era aplicable al caso concreto, por lo que tampoco puede alegarse con éxito este motivo, si aquella norma no era la que debió utilizarse. En ese orden de ideas La violación de ley implica que la norma que ha dejado de aplicarse, sea la que el Juez debía elegir para la decisión del caso. La Sala considera que el Art. 56 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual. que se señala como violado no tiene aplicación para resolver el caso en referencia ni ha sido utilizado el referido artículo para resolver respecto de la situación planteada; y es que el Art. 3 de Ley de Fomento y Propiedad Intelectual establece el ámbito de aplicación de la referida norma, descartando su aplicación en lo referente al caso de mérito. Explícitamente el Art. 3. De la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual reza: "La presente ley no se aplicará a las marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda [...]" Por lo señalado anteriormente es evidente que no existe la infracción señalada por el recurrente ya que en ningún momento el referido artículo ni siquiera ha sido analizado por la Cámara ad-quem no pudiendo en forma alguna considerarse alguna infracción; consecuentemente y en base a lo anteriormente señalado es dable declarar que no ha lugar a casar la sentencia por este motivo.

[AUSENCIA DE FACULTADES DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PARA CONSIDERAR SI LA MALA FE EN LA INSCRIPCIÓN DE LAS MARCAS ESTÁ PROBADA O NO EN JUICIO A MENOS QUE SE INVOQUE ERROR EN LA APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS]

e) Sub-motivo alegado: "Violación de ley", respecto del Art. 39 Inc. 3° de la "Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos".

Manifiesta el recurrente, que la infracción fue cometida por la Cámara Ad-quem en cuanto dejó de aplicar la norma al caso concreto.

Manifiesta el recurrente, que la infracción fue cometida por la Cámara ad-quem en cuanto dejó de aplicar la norma antes mencionada que dispone la prescripción de acción de nulidad transcurridos cinco años posteriores a la fecha de la inscripción de las marcas, señalando que en el presente caso la salvedad de imprescriptibilidad de la acción no pudo aplicarse al caso concreto debido a que la referida mala fe no se probó es decir no se acreditó fehacientemente a través de la prueba instrumental presentada.

La Cámara ad-quem por su parte señaló que en fundamento su sentencia base a la prueba vertida, testimonial e instrumental con lo cual atribuyo la calidad de notorias a las marcas Libro de Lectura "el Sembrador", Libro de Lectura y Escritura "Victoria" y Libro de Lectura "El Nuevo Sembrador "se les atribuye la calidad de notorias y que tales marcas se encuentran amparadas por el Convenio de Paris, por tal razón al haber inscrito las marcas por quien no tenía derecho a hacerlo, violentan el principio de buena fe.

El impetrante manifiesta que la salvedad de imprescriptibilidad de la acción no pudo aplicarse al caso concreto debido a que la referida mala fe no se probó es decir no se acreditó fehacientemente a través de la prueba instrumental presentada. Sin embargo es necesario señalar categóricamente y de forma indubitable lo que reiteradamente se ha señalado por la Sala, y es que ésta carece facultades legales para considerar si un hecho está o no probado en juicio a menos que se invoque la casación por error en la apreciación de las pruebas, situación que no acontece en el caso de que se trata; por tal razón deberá declararse no ha lugar a casar la sentencia por el sub-motivo en disputa.

[IDONEIDAD DE LA PRUEBA TESTIMONIAL PARA ESTABLECER LA NOTORIEDAD DE UNA MARCA]

f) Sub-motivo alegado error de derecho en la apreciación de la prueba testimonial en relación al Art.318 Pr.C.

El Art. 318 Pr.C. reza: No hará fe la declaración de testigo que depone por creencia sin dar razón concluyente de ella [...]""

Alega el recurrente que existe error de derecho en la apreciación de la prueba testimonial por parte del testigo [...] al considerar que depone su creencia en relación a la pregunta seis realizada en el interrogatorio y la repregunta de la misma, por lo que depone por creencia y su declaración no hace fe.

La Cámara ad-que por su parte considera que los testigos con sus deposiciones lograron establecer el volumen de distribución de los libros por parte del señor […] así como la antigüedad de tal uso y la comercialización de los libros que amparan las mismas en el sector pertinente al público consumidor, por lo que consideró a los testigos unánimes y contestes en sus deposiciones.

Al analizar la pregunta seis del interrogatorio y las repreguntas establecidas no puede determinarse en forma alguna que el testigo tenga algún defecto por el cual no deba considerarse como unánimes puesto que acertadamente a consideración de la Sala lograron establecer los requisitos necesarios para probar la notoriedad de una marca a través del volumen de distribución de los libros por parte del señor […], así como la antigüedad de tal uso y su comercialización que amparan las mismas en el sector pertinente al público consumidor Es decir que la prueba testimonial para el caso que nos ocupa, si puede considerarse ya que los testigos están en el medio como comercializadores, de libros además de establecerse que los mismos forman parte de un círculo comercial interesado, conocedores de la promoción efectiva de la marca de que se trata, quienes depondrían, con conocimiento de causa, sobre la notoriedad de una marca. Consecuentemente, dicho tribunal sí efectuó —a criterio de la Sala- un correcto análisis de la prueba testimonial, por lo que no es posible la configuración de la infracción alegada. En tal virtud, pues, por el sub-motivo error de derecho en la apreciación de la prueba, no procede casar la sentencia de que se ha hecho mérito.

[IMPOSIBILIDAD DE PRESUMIR LA MALA FE AL MOMENTO DE INSCRIBIR LAS MARCAS EN DISPUTA AL  CARECER LA FOTOCOPIA DEL CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE DISTRIBUCIÓN DE LA RAZÓN DE HABER SIDO CONFRONTADA CON SU ORIGINAL]

g) Sub-motivo Alegado: Error de hecho en la apreciación de la prueba respecto del Art. 270 inciso 2° Pr.C.

Alega el recurrente que en el proceso consta una fotocopia de un contrato privado de Cesión de los derechos de de distribución no obstante el impetrante señala que el referido contrato no contiene razón alguna de haber sido confrontada con su original de conformidad con el Art. 270 Inc. 2° Pr.C. el cual señala que la sola presentación y agregación material al expediente de dicha fotocopia no confrontada debidamente por el tribunal con su original, no constituye prueba de nada, y no se tiene como incorporado al proceso y aun así la Cámara tienen comprobado el reconocimiento por parte del señor […] en calidad de representante legal de [sociedad demandada] respecto al dominio que sobre las marcas tenia inicialmente el señor […] y posteriormente la sociedad demandante, considerando que dicha fotocopia de contrato que no ha sido debidamente confrontada, razón por lo cual no constituye prueba en forma alguna.

La Cámara ad-quem por su parte señaló que para acceder a la pretensión de la actora se ha comprobado en base a la diversidad de prueba vertida en el proceso, es decir, lo dicho por los testigos, la prueba documental, actas notariales debidamente apostilladas; determinando que el dominio de las marcas que son objeto del presente caso pertenecen a la ahora recurrente, señalando que el señor […] en el carácter referido [representante legal de la sociedad demandada] jamás pudo demostrar el origen de las marcas en referencia ni desvirtuar las pruebas presentadas por los ahora recurrentes.

CONSIDERACIONES DE LA SALA:

Es necesario señalar que las consideraciones por parte de la Cámara ad-quem en relación a la valoración que se hace de la fotocopia del Contrato de Cesión, el cual con la sola vista de autos […] se puede determinar que efectivamente tal y como lo señala en el inciso segundo del Art. 270 Pr.C. las referidas copias no están debidamente confrontadas, siendo el referido contrato el fundamento para determinar si existe o no mala fe a la hora de inscribir las referidas marcas y que por tanto al no estar introducida no puede en forma alguna valorar algún tipo de prueba si no la hay por tal motivo al referirse la Cámara ad-quem a estas fotocopias de contrato el cual no se incorporaron al juicio existe por parte del tribunal el vicio que se señala por lo que deberá casarse la sentencia por ese motivo. De lo anterior se infiere que al quedar la Sala constituida como tribunal de instancia, se debe pronunciar la sentencia que fuere legal de conformidad al Art. 18 Ley de Casación.

JUSTIFICACION DE LA SENTENCIA

Habiéndose casado la sentencia recurrida por el sub-motivo relacionado - Error de hecho en la apreciación de la prueba - conforme a lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley de Casación, se impone pronunciar la que fuere legal

El Art. 270 Los instrumentos deben presentarse con la demanda o con la contestación, y caso de no tenerlos la parte a su disposición, podrá presentarlos en cualquier estado del juicio, antes de la sentencia y en cualquiera de las instancias.

En todos estos casos la sola presentación y agregación material al expediente de los documentos originales o de sus fotocopias, debidamente confrontadas por el tribunal, bastará para que se tengan por incorporados al proceso los referidos documentos, quedando la parte contraria habilitada para su impugnación."

Claramente el precepto señalado como infringido establece que la sola presentación de los documentos originales o de sus fotocopias debidamente confrontadas por el tribunal bastará para tener por incorporados los referidos documentos, de modo que en este caso por carecer la fotocopia del contrato de cesión de la razón de haber sido confrontada con el documento original en base al artículo en comento dicha prueba no se tiene incorporado al proceso situación que nos lleva además a determinar que no puede presumirse la mala fe por parte del señor […] a la hora de inscribir la marcas objeto de disputa en el presente caso.

[PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE NULIDAD AL NO COMPROBARSE LA MALA FE AL MOMENTO DE INSCRIBIR LAS MARCAS EN DISPUTA]

 asimismo lo anterior tiene una fuerte implicación con el plazo de prescripción de la acción intentada en el presente caso; y es que el inciso tercero del Art. 39 de la "Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos" señala: " Un pedido de nulidad fundado en una contravención del Art.9 deberá iniciarse dentro de los cinco años posteriores a la fecha del registro.

La acción de nulidad no prescribirá cuando el registro impugnado se hubiese efectuado de mala fe."

En el presente caso al no poder demostrar de forma alguna la mala fe la hora de inscribir las marcas en disputa por el señor […] por no encontrarse agregado en el proceso las fotocopias del contrato de Cesión y distribución de la marcas en disputa no existe la salvedad de imprescriptibilidad contenida en el artículo señalado anteriormente, de forma que al faltar el elemento de mala fe al momento de efectuarse el registro de las marcas, la acción de nulidad prescribió por haber transcurrido más de cinco años posteriores a la fecha del registro de las marcas, el cual se realizo el diez de julio de mil novecientos noventa y uno. Y la demanda se interpuso el veintinueve de marzo de dos mil cinco. Consecuentemente declárase prescrita la acción de nulidad intentada contra el señor […] y la sociedad [...].”