[INSCRIPCIÓN DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS]

[OPOSICIÓN  REQUIERE PARA SU PROCEDENCIA QUE ENTRE LA MARCA A INSCRIBIR Y LA PREVIAMENTE INSCRITA EXISTA UNA SEMEJANZA QUE PUEDA INDUCIR EN ERROR AL PÚBLICO CONSUMIDOR]

“De la demanda se determina que, el objeto del litigio es la pretensión de ilegalidad de la resolución dictada por la Directora del Registro de Propiedad Intelectual, a las once horas veintisiete minutos del seis de junio de dos mil ocho, en la que se revoca la decisión del Registrador de la Propiedad Intelectual que acogió la oposición presentada a la solicitud de registro de la marca TORCI-TOTIS y diseño en clase internacional 30.

Dentro de los argumentos de ilegalidad planteados por las partes intervinientes, este Tribunal advierte que la controversia del presente caso se circunscribe esencialmente a determinar si la marca que se pretende inscribir: TORCI-TOTIS Y DISEÑO DE UN CONEJO, es semejante gráfica, fonética o ideológicamente con la marca protegida, al grado de inducir confusión al público consumidor, y, determinar si la marca propiedad del demandante, es una marca denominada por la doctrina como "fuerte", para concluir si la autoridad demandada violó el art. 9 letra b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,

NORMATIVA APLICABLE

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

ANÁLISIS DEL CASO

Se plantea entonces ante este Tribunal por parte de la sociedad demandante, la posible confusión que generaría la inscripción de la marca solicitada por FRITOS TOTIS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en el público consumidor, pues la misma ampararía productos que pertenecen a una misma clase, género y materia, presentándose una similitud fonética, gráfica e ideológica. Afirmación de la cual la Administración Pública disiente.

En consecuencia, se procede a verificar si el acto administrativo objeto del proceso, fue dictado conforme a lo establecido en el art. 9 literal b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Haciéndose necesario para ello determinar la naturaleza de la marca en cuestión a efecto de establecer si tal inscripción encaja en la prohibición de la disposición en comento.

3.1 De la disposición legal invocada

La parte actora ha manifestado que se ha violentado lo establecido en la letra b) del artículo 9 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual en lo pertinente establece: "No podrá ser registrado ni usado como marca o como elemento de ella, un signo cuando ello afecte a algún derecho de tercero, en los siguientes casos: (...) b) Si el signo por semejanza gráfica, fonética, olfativa o ideológica con otras marcas y demás signos distintivos ya registrados o en trámite de registro a favor de un tercero desde una fecha anterior, para mercancías o servicios relacionados con productos o servicios protegidos por una marca registrada o en trámite de registro, dé a probabilidad de confusión; (...)".

La parte actora sostiene que la marca TORCI-TOTIS y diseño, tuvo que ser sometida a lo que dispone el referido artículo 9 letra b).

3.2. De las marcas

Las marcas sirven para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio, los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Según la Real Academia de la Lengua Española, marca es el distintivo o señal que el fabricante pone a los productos de su industria, y cuyo uso le pertenece exclusivamente. Asimismo, el art. 4 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece que "Las marcas podrán consistir, entre otros, en palabras o conjuntos de palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas, sonidos, olores o combinaciones y disposiciones de colores. Pueden asimismo consistir, entre otros, en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos, o de sus envases o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes. Las marcas también podrán consistir en indicaciones geográficas".

Doctrinariamente se ha sostenido que las marcas son susceptibles de clasificación de acuerdo a determinados parámetros y características, así: (i) Marcas fuertes: entendidas como aquellas marcas que cuanto mayor sea la capacidad distintiva y diferenciadora, mayor será su fortaleza, es decir, cuanto mayor sea el grado de fantasía de la marca mayor será su grado de exclusividad. Situación que favorecerá su protección legal; y, (ii) Marcas débiles: Los adjetivos calificativos son aceptados como marcas cuando no tienen relación cercana con los bienes o servicios que pretenden designar. Estos signos tienen menor capacidad distintiva por lo que pueden convenirse en signos débiles. La doctrina indica que es débil la marca que está conformada por signos de utilización libre o de uso común, por lo que se tendrá menos fuerza para impedir que otros escojan signos cercanos también de libre uso. Es decir, que no se puede tener derecho de exclusión sobre una locución genérica o sobre raíces, terminaciones, sufijos, prefijos de uso común.

Al respecto Bertone asevera que marcas débiles son: "(..)aquellas que se encuentran solamente protegidas contra la imitación total, y a las fuertes como aquellas que son protegidas mucho más intensamente, llegando a prohibirse todas las marcas que incluyan modificaciones y variaciones que dejan persistir la identidad de la marca que se desea tutelar". BERTONE, Luis E., "Derecho de Marcas", Tomo I, Editorial Eliasta, S.R.L p. 247.

En el mismo orden de ideas, en relación a la utilización de signos comunes o usuales se ha manifestado que determinado vocablo o figura puede ser común para varias marcas, no siendo posible apropiársele en exclusividad. Así, los vocablos o signos que pasan a constituirse como de uso común para identificar productos o servicios, carecen de distintividad y ninguna persona puede apropiarse de ellos. No obstante, al usar una palabra de uso común combinado con otro vocablo, también de uso común, sí se obtiene un conjunto marcario distintivo y su registro puede ser concedido.

La consideración de débiles de los vocablos o signos comunes deviene en el sentido que si uno registra una determinada marca genérica, para una determinada clase, no se podrá oponer a que otros usen los términos o figuras comunes para registrarla como marca de otros productos o servicios en otras clases que no estén relacionadas con el primer registro. En cuanto a la misma clase, su protección se entiende a la totalidad o reproducción "exacta".

En el presente caso, una de las marca ya registrada a favor de la parte actora, es una marca figurativa, puesto que su énfasis radica en la figura de la liebre o conejo (fs. […] del presente proceso), siendo los rasgos más característicos del conejo previamente inscrito: una cara sonriente, su oreja derecha doblada hacia delante, su brazo izquierdo levantado haciendo un gesto y su postura humana; mismos que afirma la demandante, coinciden con el conejo que se pretende registrar con la marca TORCE-TOTIS.

Por otro lado, se encuentra la marca mixta ya inscrita MILO Y DISEÑO —de un conejo—; mientras que la que se pretende inscribir es una marca mixta: TORCI­TOTIS Y DISEÑO que es el de una liebre o conejo.

3.3. Confrontación de las marcas en disputa.

Como se determinó con anterioridad, el núcleo de la problemática radica en establecer, bajo qué supuestos existe "semejanza" entre la marca que se pretende inscribir, y las ya inscritas a favor de la sociedad demandante, en consecuencia, es pertinente proceder al cotejo —bajo los parámetros legales y doctrinarios— de las marcas en conflicto.

a) De los conceptos jurídicos determinados e indeterminados.

Esta Sala considera que debe distinguirse de las potestades discrecionales, el supuesto de la aplicación de los llamados "conceptos jurídicos indeterminados". La doctrina expresa que por su referencia a la realidad, los conceptos utilizados por las leyes pueden ser: determinados o indeterminados.

Los conceptos determinados delimitan el ámbito de realidad al que se refieren, de una manera precisa e inequívoca. La norma no reconoce —ni a la Administración ni al Juez— un margen de libertad de decisión en la aplicación del Derecho, condicionando la resolución a determinados criterios de actuación.

En cambio, con la técnica del concepto jurídico indeterminado la ley refiere una esfera de realidad cuyos limites no aparecen bien precisados en su enunciado, no obstante lo cual es claro que se intenta delimitar un supuesto concreto.

La ley no determina con exactitud los límites de esos conceptos porque se trata de conceptos que no admiten una cuantificación o determinación rigurosa, pero en todo caso es manifiesto que se está refiriendo a un supuesto de la realidad que, no obstante la indeterminación del concepto, admite ser precisado en el momento de la aplicación. Pero al estar refiriéndose a supuestos concretos y no a vaguedades imprecisas o contradictorias, es claro que la aplicación de tales conceptos o la calificación de circunstancias concretas no admite más que una solución. A diferencia de la potestad discrecional, en el ámbito de los conceptos jurídicos indeterminados sólo una única solución será la justa, con exclusión de toda otra.

Siendo la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados un caso de aplicación e interpretación de la ley que ha creado el concepto, el juez puede fiscalizar sin esfuerzo alguno tal aplicación, valorando si la situación a que con ella se ha llegado es la única solución justa que la ley permite.

Aplicando las anteriores premisas al caso de autos y tomando en consideración lo señalado en el artículo 9 letra b) de la Ley de Marcas, observamos que en el mismo, el legislador ha utilizado el concepto "semejanza", que se refiere a esferas de realidad cuyos limites no aparecen bien precisados en el artículo antes trascrito, situación que por su naturaleza no admite una determinación rigurosa, pero que, presentada en los casos concretos, debe ser analizada al margen de la discrecionalidad para establecer su concurrencia; es decir, encaja en la categoría de conceptos jurídicos indeterminados a que se ha hecho referencia.

En virtud de lo anterior y entendida a la marca como aquella que sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio, la determinación de cuándo existe semejanza entre una y otra, admite una única solución justa, para cuya determinación la ley otorga una potestad a la Administración, que es judicialmente revisable.

El ejercicio de tal potestad supone para la Administración una labor cognoscitiva e interpretativa de la ley en su aplicación al caso concreto, a fin de determinar si el último reducto del concepto "semejanza" tiene aplicación en el supuesto que se le presenta.

b) Sobre la doctrina de la apreciación de la semejanza.

La doctrina sobre la apreciación de la semejanza nos dota de principios o reglas para su apreciación. La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto; la imitación debe apreciarse por imposición, es decir viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una al lado de la otra, y debe además apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria.

Acorde a estas reglas, de particular importancia en su aplicación en el caso que se analiza, se afirma que para calificar la semejanza debe tenerse en cuenta que es la marca como un todo la que se imprime en la mente del consumidor; y para decidir si dos marcas pueden ser confundidas, es preciso juzgar ante todo la impresión de conjunto que los distintivos comerciales dejan después de una revisión superficial.

Es así que en términos generales la marca debe apreciarse sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintivos, aspectos o detalles considerados de manera aislada o separada, sino atendiendo a la semejanza que resulte de su examen global, para determinar los elementos primordiales que le dan su propio carácter distintivo.

A continuación, se procederá a verificar, conforme a los parámetros anteriores, si existe semejanza entre la marca que se pretende inscribir "TORCI­TOTIS y diseño" y las marcas ya inscritas a favor de la demandante "DISEÑO DE CONEJO y "MILO Y DISEÑO".

b.1) Análisis ideológico y fonético.

Sobre la similitud ideológica y fonética entre las marcas a cotejar, no existe controversia alguna, debido a que es evidente que la denominación de las marcas no tienen ninguna semejanza entre si: "TORCI-TOTIS" y "MILO"; y no hay duda que se trata de conceptualizar a un conejo.

b.2.) Análisis gráfico.

En el caso de autos, el análisis gráfico es el que toma relevancia. Así, de la revisión de las mencionadas gráficas, las cuales corren agregadas tanto en el expediente judicial como los respectivos expedientes administrativos, se procede a realizar el análisis en la forma antes indicada.

En primer lugar, de la impresión visual de las denominaciones "TORCI­TOTIS" y "MILO", se aprecia que las mismas tienen una composición gráfica diferente entre sí, lo que consecuentemente origina una diferencia que no da lugar a confusión, aunado al hecho que se encuentran escritas una en letras minúsculas estilizadas y, la otra en letras mayúsculas, los colores y la forma que presentan son evidentemente distintos, agregado a que la marca "TORCI-TOTIS" tiene una presentación mixta.

Por lo que, de la apreciación de ambas marcas, se concluye que el impacto que producen de conformidad a sus aspectos gráficos y decorativos, son suficientemente distintivos para evitar la confusión en el consumidor medio.

Aunado a lo anterior, expone la doctrina que no debe juzgarse la posibilidad de confusión con referencia a la figura en sí misma, prescindiendo de la forma en que está representada; así, una figura puede coincidir con otra, pero debe apreciarse si concurren especiales características que excluyan una posible confusión.

En este sentido, este Tribunal comparte el criterio de la autoridad demandada cuando establece que ambas marcas no son proclives de confundir al consumidor medio, ya que existe una diferencia de grafía, pues una es meramente denominativa y la otra es mixta.

Ahora bien, con relación a la figura gráfica del conejo, en cuanto a las características que se han detallado en el transcurso del proceso, es preciso tener en cuenta su significado y, según la Real Academia de la Lengua Española, éste se entiende como un: "Mamífero del orden de los Lagomorfos, de unos cuatro decímetros de largo, comprendida la cola. Tiene pelo espeso de color ordinariamente gris, orejas tan largas como la cabeza, patas posteriores más largas que las anteriores, aquellas con cuatro dedos y estas con cinco, y cola muy corta".

En dicho sentido, la figura de un "conejo" no es susceptible de apropiación particular per se con carácter exclusivo, respecto de los elementos comunes de conformidad al concepto antes detallado. Pero los signos genéricos o de uso común pueden registrarse si se agregan elementos distintivos, ya que un signo registrado como marca, por circunstancias emergentes de su origen o dependientes de su uso generalizado, es susceptible de convertirse en marca débil.

En efecto si alguno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, de uso común, o se ha tornado insustancial por el crecido número de registros marcados que lo contienen, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva, el titular de este tipo de marcas no puede impedir su inclusión en signos de terceros, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa, su protección legal se entiende en la totalidad o integridad de la figura, con sus rasgos propios que le han caracterizado y que han mantenido el prestigio de los productos que amparan, como lo son el color, el estilo, entre otros.

En el presente caso ha quedado demostrado que la marca que pretende protegerse se forma con un elemento de uso común —liebre o conejo--, por lo que no le asiste a la demandante razón para privar a terceros del derecho a emplearla, ni fundamentar en el riesgo de confusión, visual, fonética e ideológicamente entre los signos en disputa, su pretensión. Aunado a lo anterior, se ha comprobado que la impresión que causa el cotejar ambas marcas, no es capaz de confundir al consumidor intermedio o medianamente inteligente, según quedó plasmado en el cotejo realizado con anterioridad.

b.3) Conclusión.

De todo lo relacionado se concluye que en el caso de estudio se efectuó una correcta particularización del término "semejanza", quedando demostrado que entre las marcas "TORCI-TOTIS", "MILO Y DISEÑO" y, "el diseño de conejo", no existe semejanza tal que pueda inducir en error al público consumidor medio, por lo que, se afirma que no existen las ilegalidades señaladas por la sociedad demandante. En consecuencia, no se ha violentado el artículo 9 letra b) de la Ley de Marcas, pues no existe semejanza gráfica, fonética, olfativa, ni ideológica entre las marcas relacionadas en el presente proceso que sea capaz de causar error o confusión en el consumidor medio.

Expuesto lo anterior, este Tribunal concluye que no existen los vicios de ilegalidad invocados por la sociedad demandante, por lo que, procede declarar la legalidad del acto pronunciado por la Directora del Registro de Propiedad Intelectual.”