[MARCAS]

[DIFUSIÓN CONSTITUYE ELEMENTO DETERMINANTE PARA ESTABLECER LA NOTORIEDAD DE UNA MARCA]

“Respecto a los argumentos señalados tanto por el recurrente como por el tribunal sentenciador, la Sala hace las siguientes consideraciones:

Establece el Art. 6 Bis del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial: "" """ Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya una marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una susceptible de crear confusión con ésta."""""

El punto medular del submotivo que se estudia, radica en la interpretación que el tribunal Ad Quem hace respecto a lo que debe entenderse por "marca notoria", punto que pasaremos a evaluar, a fin de determinar si existe o no la infracción señalada.

El alegato del recurrente en relación a la interpretación errónea, se enfoca en dos puntos esenciales a evaluar; el primero se refiere a que el tribunal sentenciador limita el concepto de lo que es una marca notoria, al hecho que el consumidor no sea sujeto de confusión respecto de la procedencia, calidad y precio, en base a la información distorsionada que pueda haber recibido; existiendo otros elementos que deben tomarse en cuenta al definir la notoriedad de una marca, remitiéndonos a las disposiciones sugeridas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI; las cuales estipulan que para determinar si una marca ha de protegerse como marca notoria, bastará con que sea notoriamente conocida en el sector pertinente del público en el territorio en el que ha de protegerse como tal; criterios que según el recurrente han sido suficientemente probados en el proceso con los testigos presentados; enfocándose en la valoración que de la prueba testimonial ha hecho el tribunal Ad Quem.

Al respecto, se aclara al recurrente que el submotivo alegado se limita a la norma jurídica y no a través del examen de los hechos, los cuales no han de ser tomados en cuenta para valorar si existe o no la infracción señalada; en ese sentido, no son válidos los argumentos del recurrente en cuanto pretende hacer recaer la interpretación errónea en el hecho que el tribunal sentenciador no consideró probada la notoriedad de la marca con la prueba testimonial existente, lo cual se desenfoca del submotivo alegado y se centra al examen de la prueba lo cual es objeto de estudio de otro submotivo casacional mas no del que ahora se analiza; por lo que, respecto al primero de los puntos señalados no es posible analizar una interpretación errónea; no obstante lo anterior, es importante dejar establecido, que consta en la sentencia de mérito, que los puntos que sugiere al OMPI para determinar si una marca ha de considerarse como marca notoria si fueron evaluados por el tribunal Ad Quem, quien determinó que los mismos no fueron establecidos en el proceso, lo cual como se dijo anteriormente no es objeto de una interpretación errónea.

El segundo punto en el cual el impetrante hace recaer la interpretación errónea del artículo citado, radica en el hecho que la Cámara sentenciadora exige como única condición esencial para que una marca se considere notoria la difusión y el conocimiento general por parte del consumidor, lo cual contraría los preceptos de las recomendaciones de la OMPI, según las cuales un Estado miembro no exigirá como condición para determinar si una marca es notoriamente conocida que la marca haya sido utilizada y que la marca es notoriamente conocida por el público en general en el estado miembro.

Al respecto la Sala hace las siguientes consideraciones:

En lo que a marcas notorias se refiere, la difusión, constituye un elemento indispensable a evaluar para quien corresponde determinar esta categoría; tanto la doctrina como la jurisprudencia al establecer este concepto, parten de la premisa que "la marca notoria es aquella que goza de difusión en el sector pertinente del mercado al cual van destinados sus productos o servicios", En tal virtud, constituyendo la difusión un elemento determinante para establecer la notoriedad de una marca, bajo ninguna perspectiva puede considerarse erróneo el exigir y evaluar dicho elemento para determinar la notoriedad de la marca que se discute; pues, aún en el caso que hubiese sido el único elemento que se haya considerado, faltando este grado de conocimiento que pueda tener el consumidor al que va dirigida la marca, ésta no puede considerarse notoria; no obstante lo anterior, consta en la sentencia de mérito, que el tribunal Ad Quem si consideró otros elementos sin que éstos produjeran en él en convencimiento de la notoriedad que se intentaba probar.

Por otra parte, es importante acotar, que a diferencia de lo que afirma el recurrente en cuanto a que se ha exigido un "conocimiento general por parte del consumidor", el tribunal Ad Quem, ha dejado claramente establecido en la sentencia que lo evaluado ha sido la difusión o el conocimiento de la marca en el sector pertinente del público, exponiendo que lo constituyen, los consumidores reales o potenciales del tipo de producto que ampara la marca "EL GRÁFICO", por lo que respecto a este punto, no siendo los ciertos los hechos en los que fundamenta el recurrente su infracción, no es válido evaluar una posible interpretación errónea sustentada en argumentos que no han sido sostenidos por el tribunal Ad Quem en la sentencia.

De lo expuesto se colige, que los argumentos en los que el recurrente fundamenta el submotivo analizado no configuran la interpretación errónea alegada. por lo tanto, no es procedente casar la sentencia recurrida por este submotivo.-

[IMPOSIBILIDAD QUE LA PRUEBA TESTIMONIAL SEA EL MEDIO IDÓNEO PARA DEMOSTRAR LA NOTORIEDAD DE UNA MARCA CUANDO LOS TESTIGOS REPRESENTAN UNA MINORÍA DEL SECTOR PERTINENTE DEL PÚBLICO A QUIEN VA DIRIGIDA LA MARCA]

b) SUBMOTIVO: "Error de Derecho en la Apreciación de la Prueba"

PRECEPTOS INFRINGIDOS: Art. 320 y 321 C. Pr. C.

El submotivo alegado se comete cuando al apreciar las pruebas, es decir al estimar el valor o mérito que conforme a la ley tiene, se les aplica equivocadamente las normas establecidas para ello, infringiéndose esos preceptos sobre valorización de cada uno de los medios de prueba que la ley admite; en ese sentido, es indispensable que al señalar el precepto que se considere infringido se trate de aquellos que contengan normas valorativas de prueba.

El impetrarte alega como uno de los preceptos infringidos respecto al submotivo analizado el Art. 320 Pr. C. el cual establece:

"Las partes no pueden presentar testigos con calidad de estar solo a lo favorable de sus deposiciones".

Como se observa, la norma citada por el recurrente no es de aquellas objeto de infracción respecto de este submotivo, pues no constituye una norma valorativa de prueba, razón por la cual no será objeto de análisis respecto del submotivo alegado, por lo que el estudio de la infracción que se señala se limitará al error de derecho respecto del Art. 321 Pr. C.

Dispone el Art. 321 Pr. C. (en la parte pertinente): "Dos testigos mayores de toda excepción o sin tacha, conformes y contestes en personas y hechos, tiempos y lugares y circunstancias esenciales, hacen plena prueba."-

Alega el recurrente, que la infracción se comete por parte del tribunal sentenciador, al negarle el valor de plena prueba que contiene la prueba testimonial presentada en el proceso, ya que """los dos testigos presentados por la parte actora y tres de los cuatro testigos presentados por la misma demandada conocían la marca el gráfico y sabían que era una marca de hace muchos años. Ese conocimiento manifestado ante Juez competente es, sin lugar a dudas, otro elemento que reitera la existencia y conocimiento de la revista amparada por la marca EL GRÁFICO. ---- Es obvio que la Honorable Cámara al apreciar la prueba en la forma que lo hizo y negarle el valor de plena prueba a la testimonial rendida, ha cometido error de derecho en la apreciación de dicha prueba, y ha infringido el Art. 321 citado""""

El tribunal sentenciador respecto al punto señalado expuso en la sentencia de mérito: """ en cuanto a que con la prueba que consta en autos, y especialmente con la prueba testimonial, no se ha establecido la notoriedad de la marca EL GRAFICO, pues si bien, una marca para ser notoria no debe ser conocida por la población en general, sino por un sector definido al cual van dirigidos los productos que ampara la marca; sobre ello, esta Cámara comparte el criterio de la Juez A quo en cuanto a que para que una marca se considere notoriamente conocida, esta debe gozar de difusión dentro del sector pertinente, que para el caso, lo constituyen los consumidores reales y/o potenciales del tipo de producto que ampara la marca EL GRAFICO, en este caso una revista de deportes, es un producto de consumo masificado, es decir que no se dirige únicamente a periodistas y gente del gremio del deporte, minoría a la que pertenecen los testigos tanto de la parte actora, como de la demandada; sino el público en general de gusto por el deporte y este tipo de publicaciones, respecto del cual no se ha establecido en autos que conozca notoriamente la marca Argentina EL GRAFICO, ya que la prueba testimonial en este caso no es idónea para establecer la difusión de una marca, como lo sería copias de publicidad impresas o en cualquier otro medio de comunicación masivo, para establecer el nivel de difusión de la marca Argentina en nuestro país.""""

En relación al error de derecho en la apreciación de la prueba testimonial, y considerando los puntos expuestos tanto por el recurrente, como por el tribunal sentenciador, esta Sala establece:

En el caso de autos, consta en la sentencia de mérito, que el tribunal sentenciador al evaluar la prueba testimonial consideró dos puntos esenciales: a) Que los testigos presentados tanto por la parte actora como por la demandada, representan una minoría, y no el sector pertinente a quien está enfocada la marca, como lo son el público en general de gusto por el deporte y este tipo de publicaciones; y b) Que la prueba testimonial en este caso no era la idónea para establecer la difusión de una marca. Puntos que restaron eficacia probatoria a las declaraciones de los testigos respecto a la notoriedad de la marca.

Esta Sala respecto a la valoración de la prueba testimonial considera, que los puntos evaluados por el tribunal sentenciador, a partir de los cuales considera que las declaraciones de testigos no constituyen la prueba idónea ni pertinente para probar la existencia del hecho controvertido como lo es la notoriedad de la marca, fueron atinados, ya que en efecto, los testigos presentados no conforman el sector pertinente del público a quien va dirigida la marca, sino una minoría de éste, quien por su profesión u oficio, se ven obligados o conocer de este tipo de publicaciones, por lo tanto no son representativos del sector a quien se enfoca la marca que se pretende tener por notoriamente conocida; a su vez, el segundo de los puntos considerados también fue certero; pues, como se dijo en los considerandos anteriores, para que una marca se considere notoria es indispensable evaluar el grado de difusión que la misma hubiese tenido tanto en los consumidores como en el territorio en el cual se pretende hacer valer, punto que no fue probado con la prueba testimonial presentada por no constituir el medio idóneo para demostrarlo.

En suma pues, es importante destacar que no se trata de descartar la prueba testimonial porque con ella no sea posible probar la notoriedad de una marca, sino mas bien, lo que se evalúa a través del error de derecho en la apreciación de la prueba, es la certeza o convicción que para cada caso en particular ésta haya producido en el juzgador, demostrando la existencia o inexistencia de los hechos que se pretenden establecer, lo cual como ha quedado expuesto no ha ocurrido en el caso que nos ocupa.-

De lo expuesto se colige que no ha existido en el caso de autos error de derecho en la apreciación de la prueba testimonial, lejos de ellos la misma ha sido correctamente valorada, por lo que no es procedente casar la sentencia recurrida por este submotivo, lo cual así se declarará.”