[INSCRIPCIÓN DE MARCAS DÉBILES]

"La parte actora ha manifestado que se ha violentado lo establecido en el literal b) del artículo 9 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual en lo pertinente establece: "No podrá ser registrado ni usado como marca o como elemento de ella, un signo cuando ello afecte a algún derecho de tercero, en los siguientes casos: (...) b) Si el signo por semejanza gráfica, fonética, olfativa o ideológica con otras marcas y demás signos distintivos ya registrados o en trámite de registro a favor de un tercero desde una fecha anterior, para mercancías o servicios relacionados con productos o servicios protegidos por una marca registrada o en trámite de registro, dé a probabilidad de confusión; (...)".

La parte actora sostiene que la marca "MONEDERO SANBORNS", tuvo que ser sometida a lo que dispone el referido artículo 9 letra b).

b) De las marcas

Sirven para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio, los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Según la Real Academia de la Lengua Española, marca es el distintivo o señal que el fabricante pone a los productos de su industria, y cuyo uso le pertenece exclusivamente.

Asimismo, el art. 4 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece que "Las marcas podrán consistir, entre otros, en palabras o conjuntos de palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas, sonidos, olores o combinaciones y disposiciones de colores. Pueden asimismo consistir, entre otros, en la firma, presentación o acondicionamiento de los productos, o de sus envases o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes. Las marcas también podrán consistir en indicaciones geográficas”

Doctrinariamente se ha sostenido que las marcas son susceptibles de clasificación de acuerdo a determinados parámetros y características.

i) Marcas fuertes: entendidas como aquellas marcas que cuanto mayor sea la capacidad distintiva y diferenciadora, mayor será su fortaleza, es decir, cuanto mayor sea el grado de fantasía de la marca mayor será su grado de exclusividad. Situación que favorecerá su protección legal; y,

ii) Marcas débiles: Los adjetivos calificativos son aceptados como marcas cuando no tienen relación cercana con los bienes o servicios que pretenden designar. Estos signos tienen menor capacidad distintiva por lo que pueden convertirse en signos débiles. La doctrina indica que es débil la marca que está conformada por signos de utilización libre o de uso común, por lo que se tendrá menos fuerza para impedir que otros escojan signos cercanos también de libre uso. Es decir, que no se puede tener derecho de exclusión sobre una locución genérica o sobre raíces, terminaciones, sufijos, prefijos de uso común.

Al respecto Bertone asevera que marcas débiles son: "(...)aquellas que se encuentran solamente protegidas contra la imitación total, y a las fuertes como aquellas que son protegidas mucho más intensamente, llegando a prohibirse todas las marcas que incluyan modificaciones y variaciones que dejan persistir la identidad de la marca que se desea tutelar". BERTONE Luis Eduardo. "Derecho de Marcas" Tomo I. Editorial Eliasta. S.R.L Pág. 247.

En el mismo orden de ideas, en relación a la utilización de signos comunes o usuales se ha manifestado que determinado vocablo puede ser común para varias marcas, no siendo posible apropiársele en exclusividad, en dicho sentido cuando de una locución común se trata su protección legal no es sencilla, ya que no se podrá evitar que los competidores registren o usen marcas similares.

Los vocablos que pasan a constituirse como de uso común para identificar productos o servicios carecen de distintividad, y ninguna persona puede apropiarse de ellos. No obstante, al utilizar una palabra de uso común combinado con otro vocablo, también de uso común, si se obtiene un conjunto marcario distintivo, podría ser concedido el registro.

La consideración de débiles de los vocablos comunes deviene en el sentido que si uno registra una determinada marca genérica, para una determinada clase, no se podrá oponer a que otros usen la "misma" marca nominativa para registrarla como marca de otros productos o servicios en otras clases que no estén relacionadas con el primer registro. En cuanto a la misma clase, su protección se entiende a la totalidad o reproducción exacta.

En el caso bajo análisis, es preciso tener en cuenta que el significado de la expresión MONEDERO que hace parte de los signos enfrentados, según la Real Academia de la Lengua Española significa: "Bolsa, saquillo u objeto pequeño de otra forma, en cuyo interior se lleva dinero en metálico". En dicho sentido, la expresión MONEDERO no es susceptible de apropiación particular con carácter exclusivo, con tal que la misma se asocie a otros elementos que no sean los del previamente registrado es decir "SIMAN" de modo que cualquier empresario puede emplearla para sugerir al consumidor que el servicio que ofrece es de índole financiera, como ocurre en el presente caso al acompañarse del elemento denominativo "SANBORNS".

En conclusión los signos genéricos o de uso común pueden registrarse si se agregan elementos distintivos, ya que un signo registrado como marca, por circunstancias emergentes de su origen o dependientes de su uso generalizado, es susceptible de convertirse en marca débil.

En efecto si alguno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, de uso común, o se ha tornado insustancial por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva, el titular de este tipo de marcas no puede impedir su inclusión en signos de terceros, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa.

En el presente caso ha quedado demostrado que la marca que pretende protegerse se forma con un elemento de uso común, por lo que no le asiste a la demandante razón para privar a terceros del derecho a emplearla, ni fundamentar en el riesgo de confusión, visual, fonética e ideológicamente entre los signos en disputa, su pretensión.

Desde esta perspectiva, las expresiones "MONEDERO SAMBORNS" resulta registrable pese a la existencia del registro previo de la marca formada con la expresión "MONEDERO SIMAN" pues, se reitera, tratándose de una marca débil que se forma con la expresión que en el lenguaje corriente se relaciona a finanzas, debe permitirse que cualquier empresario la emplee para evocar un servicio financiero de la Clase treinta y seis 36."