[INSCRIPCIÓN DE MARCAS DE FÁBRICA O COMERCIO]
[DISTINTIVIDAD COMO ELEMENTO ESENCIAL DE UNA MARCA]
"El artículo 2 de
De acuerdo con el anterior concepto, es elemento esencial de una marca la distintividad; es decir, la capacidad del signo o signos para distinguir un producto o servicio de otro idéntico, similar o diferente, según se trate, aludiendo a las características intrínsecas o extrínsecas de estos. De esta manera, el objeto primordial de una marca y su registro es la plena y real distinción entre productos de diferentes sujetos.
Con el fin de mantener un nivel de control con respecto a la distinción de las marcas inscritas y las sujetas a inscribir, el legislador estableció, por medio del artículo 14 de
[OPOSICIÓN POR AFECTACIÓN A DERECHOS DE TERCEROS]
Para el caso en comento, la oposición es presentada por [...] y el fundamento de la revocatoria impugnada es la letra b) del artículo 9 de la ley mencionada, disposición que se analizara conforme la pretensión planteada, que establece: "No podrá ser registrado ni usado como marca o como elemento de ella, un signo cuando ello afecte a algún derecho de tercero, en los siguientes casos:
b) Si el signo por semejanza gráfica, fonética, olfativa o ideológica con otras marcas y demás signos distintivos ya registrados o en trámite de registro a favor de un tercero desde una fecha anterior, para mercancías o servicios relacionados con productos o servicios protegidos por una marca registrada o en trámite de registro, dé a probabilidad de confusión".
De acuerdo con tal precepto, es necesario verificar un estudio tanto de las semejanzas gráficas, fonéticas, olfativas o ideológicas de las marcas que se cotejan, como de los productos que amparan cada una de ellas, con el fin de resguardar los derechos que el Derecho Marcario genera a quien posee registrado o quien tiene en proceso de registrar un distintivo comercial. De ahí que el núcleo de la problemática radica en establecer las semejanzas existentes entre la marca que se pretende inscribir (ActiCol y diseño) y la ya inscrita (ACTIKAL).
1.1) De los conceptos jurídicos determinados e indeterminados.
Esta Sala considera que debe distinguirse de las potestades discrecionales la aplicación de los llamados conceptos jurídicos indeterminados. La doctrina expresa que por su referencia a la realidad, los conceptos utilizados por las leyes pueden ser: determinados o indeterminados.
Los conceptos determinados delimitan el ámbito de realidad al que se refieren, de una manera precisa e inequívoca. La norma no reconoce —ni a
En cambio, con la técnica del concepto jurídico indeterminado la ley refiere una esfera de realidad cuyos límites no aparecen bien precisados en su enunciado, no obstante hay una labor de delimitar el supuesto concreto.
La ley no determina con exactitud los límites de estos últimos conceptos porque no admiten una cuantificación o determinación rigurosa, pero en todo caso es manifiesto que se está refiriendo a un supuesto de la realidad que, no obstante la indeterminación del concepto, admite ser precisado en el momento de la aplicación. Al estar refiriéndose a supuestos concretos y no a vaguedades imprecisas o contradictorias, es claro que la aplicación de tales conceptos o la calificación de circunstancias concretas no admite más que una solución. A diferencia de la potestad discrecional, en el ámbito de los conceptos jurídicos indeterminados sólo una solución será la justa, con exclusión de toda otra.
Siendo la utilización de los conceptos jurídicos indeterminados un caso de aplicación e interpretación de la ley que los ha creado, el juez puede fiscalizar tal aplicación, valorando si la única solución a que se ha llegado es justa, según la ley lo permite.
Aplicando las anteriores premisas al caso de autos y tomando en consideración lo señalado en el artículo 9 letra b) de
En virtud de lo anterior y entendida la marca como aquella que sirve para identificar y distinguir en el mercado productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio, la determinación de cuándo existe semejanza entre una marca y otra admite una única solución justa, cuya potestad la ley otorga a
El ejercicio de tal potestad supone para
1.2) Sobre la doctrina de la apreciación de la semejanza.
La doctrina sobre la apreciación de la semejanza nos dota de ciertos principios o reglas que son útiles. La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto; la imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una al lado de la otra, y debe además apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria.
Acorde a estas reglas, de particular importancia en el caso que se analiza, se afirma que para calificar la semejanza debe tenerse en cuenta que es la marca como un todo la que se imprime en la mente del consumidor; y para decidir si dos marcas pueden ser confundidas, es preciso juzgar ante todo la impresión de conjunto que los distintivos comerciales dejan después de una revisión superficial.
Es así que en términos generales la marca debe apreciarse sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintivos, aspectos o detalles considerados de manera aislada o separada, sino atendiendo a la semejanza que resulte de su examen global, para determinar los elementos primordiales que le dan su propio carácter distintivo.
Con la finalidad de determinar si dos distintivos comerciales son semejantes entre sí, el artículo ya referido establece como aspectos de análisis el gráfico, el fonético, el olfativo y el ideológico. Con estos antecedentes y a efecto de controlar la legalidad de la resolución impugnada, esta Sala realizará un examen pormenorizado de ambas marcas, bajo los parámetros establecidos en
A continuación, se procederá a realizar el análisis, conforme los parámetros anteriores, a efecto de determinar si existe semejanza entre la marca que se pretende inscribir (ActiCol y diseño) y la marca ya inscrita (ACTIKAL).
a) Análisis gráfico.
El doctrinario argentino Jorge Otamendi, en su obra Derecho de Marcas, asevera que: "la confusión visual o gráfica es la confusión causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, por su simple observación (...) la confusión visual puede ser causada por semejanzas ortográficas o gráficas". (Derecho de Marcas, editorial Abeledo Perrot, tercera edición, 1999, páginas 173-174).
La similitud visual ortográfica se presenta cuando coinciden las letras en los nombres comerciales en confrontación, influye la secuencia de vocales, la longitud y cantidad de sílabas, las radicales o terminaciones comunes.
Debe decirse que la apreciación de una marca como un todo significa que la persona que la aprecia debe imponerse de ella al verla junto a otras marcas, sin compararlas, y sin particularizar las diferencias que entre ellas existan, de manera que la impresión de conjunto que queda en su mente sea determinante para no confundirla con otra.
Para el caso, los nombres comerciales a cotejar son: a) ActiCol y diseño y b) ACTIKAL.
Según se aprecia, una de las dos se encuentra conformada por una palabra y la otra por dos palabras conexas; sin -embargo, visualmente, ambas se constituyen por una sola palabra. En ambos casos, la palabra tiene tres sílabas, pero difieren en la última de ellas, a saber: "COL" y "KAL", siendo desiguales en dos de las últimas tres letras, por lo que estos son elementos diferenciadores.
La marca ActiCol, denota cierto grado de fantasía, el cual versa en el tipo de letra, el contexto en el cual se encuentra la palabra, encontrándose situada en medio de un óvalo con borde azul y con fondo celeste, junto con una línea ondulada que crea un efecto parecido a una C al inicio de la palabra, la cual finaliza en una aparente hoja de una planta; por lo contrario, la marca ACTIKAL carece de algún tipo de grado de fantasía, siendo simplemente la palabra en un tipo de letra común. Por lo tanto, gráficamente generan una impresión diferente en el consumidor, a pesar que comparten el término ACTI, el cual hace alusión a la característica de los productos que cada una de las empresas ofrecen.
Siguiendo el anterior orden de ideas, este Tribunal concluye que no existe similitud visual entre ambos nombres comerciales. Esto por el grado de fantasía que existe en uno de ellos y los símbolos a registrar, así como la diferencia en las letras utilizadas; ello a pesar que poseen una raíz común que indica la característica de los productos a ofrecer, por lo que su impresión gráfica como un todo no puede provocar error en el consumidor medianamente inteligente.
b) Análisis fonético.
La confusión fonética o auditiva se produce cuando la pronunciación de las palabras que conforman la marca o distintivo, tienen una fonética similar.
Las marcas ActiCol y ACTIKAL poseen, como se determinó con anterioridad, una raíz común; sin embargo, las terminaciones COL Y KAL muestra una impresión auditiva diferente.
Según lo expuesto por Emilio Alarcos Llorach, en su obra Gramática de
Al realizar una vocalización de ambas marcas, se puede determinar que su sonido es diferente, ya que la parte final de las mismas difiere en su sonido, así: ActiCol y ACTIKAL, por lo tanto tienen una pronunciación y vocalización diferente. Aunque fonéticamente sean coincidentes en el prefijo, su pronunciación total resalta el carácter diferenciador entre las mismas.
En atención a lo anterior, debe concluirse que existe una diferencia fonética necesaria entre ambos nombres comerciales que no genera confusión auditiva.
c) Análisis olfativo.
Se entiende que este análisis va enmarcado a aquellos registros de marcas que consisten en un aroma, olor o perfume que distingue un producto o servicio. No nos referimos a la percepción olfativa típica que pueda tener determinado producto o servicio, sino a un signo olfativo con función marcaria, sea publicitaria o distintiva. Es decir, un signo perceptible por el olfato y que estará sometido a toda la normativa correspondiente a las marcas para poder desplegar a favor de su titular la totalidad de derechos correspondientes.
Para el presente proceso, este análisis no se debe realizar, ya que, para que sea considerado un aroma, olor o perfume como parte íntegra de la marca, este debe de ser invocado al momento de la solicitud de inscripción, por ser un elemento especial del producto, y siendo que no fue invocado al momento de la solicitud de cada uno de las marcas a cotejar, no es menester realizarlo.
d) Análisis Ideológico
La confusión de naturaleza ideológica o conceptual es la que deviene del parecido contenido conceptual de las marcas o distintivos, al respecto Jorge Otamendi señala lo siguiente: "Es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea que impide al consumidor distinguir una de otra" (Derecho de Marcas, editorial Abeledo Perrot, tercera edición, 1999, página 182).
Por otra parte, en la doctrina se reconoce la tendencia generalizada de los particulares a incluir radicales o terminaciones en las marcas, nombres comerciales y otros distintivos, cómo en este caso el radical ACTI, el cual evoca al calificativo activo. La razón es porque son radicales evocativos, pero su uso es tan generalizado, que hacen de dichas partículas elementos de utilización muy frecuente. Debido a que dichas partículas son de uso común, se ha llegado a la conclusión que no se debe permitir su empleo de forma monopolizada, en vista que no puede constituirse sobre ellas privilegio alguno a favor de una sola persona.
Si bien es cierto los productos de las marcas en discusión tanto de la sociedad demandante como la sociedad oponente pertenecen a la clase 5 internacional, es evidente que ambas marcas amparan productos totalmente diferentes, la marca a inscribir ActiCol, ampara productos destinados a alimentos dietéticos y substancias para uso médico y clínico, alimentos y substancias alimenticias para bebes, niños y enfermos, alimentos y substancias alimenticias para mujeres que amamantan, suplementos dietéticos y nutricionales; en cambio, la marca ya inscrita ACTIKAL, ampara productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos.
Es importante hacer notar que, aunque ambos productos se encuentran dentro de la misma clasificación internacional, ActiCol está contemplada para usos médicos clínicos exclusivamente para el uso de personas y, en cambio, ACTIKAL determina productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, es decir, productos destinados para el uso, inclusive, de animales. En tal sentido, no puede existir riesgo a la hora de asociar los productos, debido que ambos productos están orientados a diferentes necesidades que tienen los consumidores.
De todo lo relacionado se concluye que entre las marcas ActiCol y diseño y ACTIKAL no existen semejanzas tales que pueda inducir en error al público consumidor medio. Por lo que debe declararse ilegal el acto impugnado.
2) Violación al derecho de motivación
Este Tribunal ha considerado en anteriores resoluciones "que la motivación del acto administrativo exige que
La doctrina coincide en que la motivación consiste en la explicación de los motivos que indujeron a
Con ello, la motivación también incide en el control jurisdiccional, en tanto posibilita el análisis del criterio de decisión que indujo a
Se ha expuesto que la motivación del acto constituye una garantía para el administrado. Esto se materializa en que una de sus finalidades: "(...) es la de facilitar a los interesados el conocimiento de las razones por las que se legitima su derecho y permitir asimismo la posterior fiscalización de la legitimidad del (acto por los tribunales de justicia (...) la motivación cumple, por tanto, una función informativa, consistente en identificar inequívocamente, y trasladar al interesado y potencial recurrente, el fundamento jurídico y fáctico de la decisión, a fin de que pueda ser oportunamente contestado (...)" (Marcos M. Fernando Pablo, La motivación del Acto Administrativo. Editorial Tecnos S.A., Madrid, 1993).
En el presente proceso, el actuar del Director Registral demandado, que revoca la resolución que rechaza la oposición planteada, toma en cuenta que las marcas guardan semejanzas gráficas y fonéticas; sin embargo, sólo se limita a mencionar su existencia pero no demuestra metódicamente en que consisten tales semejanzas. Agrega únicamente que entre las marcas a cotejar existen semejanzas que limitan el grado de tolerancia y que no desvirtúa el error o confusión o asociación entre ellas, sin tomar en cuenta, como ya se manifestó anteriormente, que los productos ofrecidos por ambas marcas son dirigidas a diferentes necesidades de los consumidores Por consiguiente, el acto impugnado no está suficientemente motivado."