[INSCRIPCIÓN DE MARCAS DESCRIPTIVAS]

    "C) DE LAS MARCAS.

    Determinado lo anterior, se analizara si la marca GRANDE no es registrable por estar contemplada dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 8 literal d) de la Ley antes mencionada.

    Para establecer dicha situación, es necesario revisar la disposición legal relativa al caso en discusión. El artículo 8 de la norma en análisis preceptúa que: "No podrá ser registrado ni usado como marca o como elemento de ella, un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes: (...) d) Que consista exclusivamente en un signo o una  indicación que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica  del producto o del servicio de que se trate; e) (...)".

    Atendiendo a tal premisa es pertinente establecer la naturaleza de la marca en cuestión. Se entiende que las marcas sirven para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros, idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

    Para Jorge Otamendi la "marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro" (Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, pág. 7).

    Según la Real Academia de la Lengua Española, marca es el distintivo o señal que el fabricante pone a los productos de su industria, y cuyo uso le pertenece exclusivamente. Asimismo, el artículo 4 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece que, las marcas podrán consistir entre otros, en palabras o conjuntos de palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, etc.

    C.1) Clasificación.

    Las marcas son susceptibles de clasificación —y así lo entiende la doctrina—, de acuerdo a determinados parámetros y características. Para el caso de autos, resulta necesario tener en cuenta que las marcas, según su capacidad de protección legal, pueden dividirse en:

    i) Marcas fuertes: entendidas como aquellas marcas que cuanto mayor sea la capacidad distintiva y diferenciadora, mayor será su fortaleza, es decir, cuanto mayor sea el grado de fantasía de la marca mayor será su grado de exclusividad. Situación que favorecerá a su respectiva inscripción y por ende a su protección legal.

    Para diferenciar productos o servicios y ejercer la función distintiva de éstos, la marca tiene que concretarse en algo material apreciable por los sentidos. La perceptibilidad nace de la concepción y del objeto de la marca como es el de diferenciar, distinguir y ser distintivo. La concepción imaginativa del signo tiene que ser traducida en algo perceptible ya sea por palabras, gráficos, colores, etc., para que pueda ser apreciable por parte del consumidor.

    Es de entender entonces que si la marca sirve a los empresarios para asignar a sus servicios y productos, éstas deben de poseer un distintivo que les permita diferenciarse en el mercado ante otros de la misma clase o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. El consumidor asocia una clase o categoría de bienes y productos con una marca determinada, produciéndose por la asociación directa entre la marca como signo externo de diferenciación, y los productos a que la marca va adherida.

    Si una marca llega a confundirse con el nombre o las características del producto o servicio o con signos iguales de otro productor, tampoco cumpliría el objetivo que persigue el titular de la misma, cual es, que su producto tenga en el mercado una individualización propia, de manera que al leer, ver o escuchar la marca pueda asociarla con el producto que desea adquirir el consumidor; e,

    ii) Marcas débiles: A este tipo de categoría pertenecen las marcas muy evocativas y descriptivas, es decir, cuando la marca que se pretende inscribir tiene una indicación o evocación al producto o servicio que representa.

    Respecto a éstas, su protección legal no es sencilla, ya que no se podrá evitar que los competidores registren o usen marcas similares. También se consideran marcas débiles las formadas por letras, números o siglas. Su consideración de débiles deviene en el sentido que si uno registra una determinada marca genérica, para una determinada clase, no se podrá oponer a que otros usen la "misma" marca nominativa para registrarla como marca de otros productos o servicios en otras clases, que no estén relacionadas con el primer registro. En cuanto a la misma clase, su protección se entiende a la totalidad o reproducción exacta. Por otro lado, y siguiendo la clasificación a que se encuentran sujetas las marcas, en especial las ya mencionadas marcas débiles, es necesario tomar en consideración a las marcas descriptivas, que como su nombre lo indica, son las que describen directamente al producto o servicio que identifican o a sus características y atributos.

    Los signos descriptivos son los que de alguna manera "informan" a los consumidores o usuarios acerca de las características, ingredientes, calidad, funciones, tamaño, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger. En este sentido, no podemos obviar, que también existen marcas que tienen un alto componente de descripción, pero que aún conservan cierto grado de fantasía que les permite mantener su capacidad marcaria.

    Se entiende que las razones de importancia para adoptar la posición de declarar nulas las marcas descriptivas, es porque la apropiación de éstas impediría a los competidores de quien así actúa, utilizar ciertos signos necesarios para comunicar al público las características de sus bienes y servicios, creando así un obstáculo a la competencia, una monopolización de términos comerciales y un beneficio para el titular de la marca.

    C.2) De la marca "GRANDE".

En el caso de autos, la marca que se pretende proteger, perteneciente a la sociedad demandante es "GRANDE". El significado de dicha palabra, según la Real Academia de la Lengua Española es "que supera en tamaño, importancia, dotes, intensidad, etc., a lo común y regular".

    En ese sentido GRANDE, puede interpretarse de dos formas, primero el tamaño que puede tener la botella o el envase que contiene el producto, entiéndase éste como alto, voluminoso, corpulento, enorme, vasto, superior, inmenso; y segundo, puede relacionarse con el sabor del producto.

    Entonces, si la marca GRANDE, sirve para amparar productos pertenecientes a la clase treinta y dos —en especial aguas, gaseosas— se entiende que, la marca mencionada, describe las cualidades del producto que ampara e informa a los consumidores o usuarios acerca de las características o calidad de los productos que ofrece.

    Gran parte de la doctrina entiende como marcas descriptivas aquéllas que consisten en la definición del producto a que se aplican o que evocan la idea del mismo, sea porque el vocablo o locución guarda relación directa con la naturaleza del producto, con su composición física o química, con sus propiedades; bien porque el vocablo expresa el tipo, peso, medida, función o destino del producto.

    Por lo que este Tribunal considera, que de otorgar la exclusividad de una palabra descriptiva para el caso la marca "GRANDE", produciría una ventaja competitiva ilegítima, ya que si bien son de libre utilización, el monopolio excluiría a los demás competidores de su uso. En ese orden de ideas debe de entenderse que la sociedad [demandante], no es la única que distribuye productos pertenecientes a la clase treinta y dos, sino que también existen otras empresas que lo hacen; y consecuentemente en base a la libre competencia que impera en nuestro ordenamiento jurídico, no se puede dotar de exclusividad absoluta a una marca que, por esencia es de carácter descriptiva. Agregado a ello, el hecho que la marca en mención no cuenta con elementos adicionales que permitan definirla como poco habitual o con un grado mayor de fantasía que facilite su monopolización, simplemente nos referimos a la marca "GRANDE".

    Es importante recalcar el hecho de que no se puede solicitar exclusividad sobre un elemento evocativo o descriptivo de cualidades de un producto o de su fabricación, pues se ha entendido que tales elementos no son monopolizables y por lo tanto es deber de sus titulares incorporar dentro del conjunto términos u otros componentes que sirvan para diferenciarlo claramente de registros previos o futuros.

    Al referirse a las marcas débiles, este Tribunal entiende que su protección se encuentra limitada, protegiéndose únicamente contra la imitación total de las mismas. La marca que se pretende registrar, "Grande", contiene un significado genérico, en el que se encuentra una descripción que ampara a los productos que ambas sociedades producen, distribuyen y venden.

    Por otro lado, la Seguridad Jurídica, esencia del derecho marcario y el sentido de su registro, no se pierde, pues existe la posibilidad de inscribir una marca con grandes características de fantasía que le permitan tener un alto grado de exclusividad, ya que en la medida que los usuarios del registro inscriban una marca descriptiva, saben que son términos comunes sobre los cuales no se puede pretender el dominio total de los mismos, pues existen otros comerciantes que pueden pretender amparar sus productos con términos igualmente distintivos o descriptivos, lo cual no puede ser negado.

    En cuanto a la violación del Derecho a la Propiedad, contemplado en el artículo 2 de la Constitución de la República, este Tribunal advierte que no existe violación al mismo, debido a que el Derecho de Propiedad se entiende como la facultad que tiene una persona para disponer libremente de sus bienes, en el uso, goce y disfrute de ellos, sin ninguna limitación que no sea generada o devenida por la Constitución o la Ley. Al respecto el artículo 5 inciso 1° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos regula: "La propiedad de las marcas y el derecho a su uso exclusivo se adquiere mediante su registro de conformidad con esta Ley".

    Por lo que debido a que la marca Grande aún no había sido inscrita, la sociedad demandante no tenía dominio sobre la misma, por lo tanto no puede habérsele vulnerado su Derecho de Propiedad."